PROCESO 102-IP-2015

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 102-IP-2015

Interpretación prejudicial del artículo 83 literales a), d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y, de oficio, del artículo 84 de la misma normativa; con fundamento en la consulta solicitada por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo Nº 1 de Quito, de la República del Ecuador. Actor: THE PRUDENTIAL INSURANCE COMPANY OF AMERICA. Marca: PRUDENTIAL SEGURO (denominativa). Expediente Interno: 17811-2013-3336.

Magistrado Ponente: Luis José Diez Canseco Núñez

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los 20 días del mes de julio del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo Nº 1 de Quito, de la República del Ecuador.

VISTOS:

El Oficio 5656-S-TDCA-Nº1 de 5 de febrero de 2015, recibido personalmente el 6 de febrero del mismo año, mediante el cual el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo N° 1 de Quito de la República del Ecuador solicita interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 17811-2013-3336.

El Auto de 10 de abril de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

1. Antecedentes

   1. Partes en el proceso interno:

      Demandante: THE PRUDENTIAL INSURANCE COMPANY OF AMERICA

      Demandado: Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Industrial, Director Nacional de Propiedad Industrial, Procurador General del Estado, República del Ecuador

      Tercero interesado: TEXTILES NACIONALES S.A. - TENASA

   1. Hechos:

   1. El 18 de abril de 1997, TEXTILES NACIONALES S.A. - TENASA solicitó ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (en adelante, IEPI) el registro del signo PRUDENTIAL SEGURO (denominativa) para proteger especialmente salas de belleza, restaurantes, hoteles y casas de alojamiento, servicios médicos, de higiene, veterinarios y agrícolas de la Clase 42 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).

   2. Dicha solicitud fue publicada en la Gaceta Oficial de la Propiedad Industrial 387 correspondiente al mes de abril de 1997.

   3. El 19 de mayo de 1998, THE PRUDENTIAL INSURANCE COMPANY OF AMÉRICA, en calidad de titular de las marcas de servicios PRUDENTIAL (denominativa), THE PRUDENTIAL (denominativa) y THE PRUDENTIAL (mixta), presentó observaciones contra la solicitud de Textiles Nacionales S.A. - TENASA, debido a que el signo solicitado consistía en una denominación semejante a las marcas registradas a su favor. Dicha identidad junto al hecho que las marcas registradas gozan de notoriedad y fama causaría riesgo de confusión en el público consumidor, además de generar un acto de competencia desleal.

   4. Mediante Resolución 974762 de 16 de diciembre de 1999, el Director Nacional de Propiedad Industrial rechazó la observación y concedió el registro de la marca PRUDENTIAL SEGURO (denominativa) para distinguir servicios de la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza.

   5. El 17 de mayo de 2000, THE PRUDENTIAL INSURANCE COMPANY OF AMERICA presentó recurso subjetivo o de plena jurisdicción ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo, a fin de impugnar la Resolución 974762.

   6. El 17 de septiembre de 2014, el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Quito cumple con suspender el proceso y solicita la interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

   2. Argumentos de la demanda:

   7. THE PRUDENTIAL INSURANCE COMPANY OF AMERICA sustentó su demanda sobre la base de los siguientes argumentos:

      - Que registró las marcas PRUDENTIAL SECURITIES (denominativa) y PRUDENTIAL BACHE (denominativa) para proteger servicios financieros de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza. Asimismo, registró las marcas de servicios PRUDENTIAL (denominativa), THE PRUDENTIAL (denominativa) y THE PRUDENTIAL (mixta) para proteger servicios comprendidos en la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, como son los seguros de salud.

      - Las marcas de la que es titular son prestigiosas y notoriamente conocidas en el Ecuador y en varios países del mundo.

      - El signo solicitado PRUDENTIAL SEGURO (denominativo) es semejante en el aspecto gramático y fonético. Por lo tanto, es confundible con los signos registrados a su favor, pues, constituye una imitación de la marca PRUDENTIAL SECURITIES. En ese sentido, el signo solicitado podría inducir a error en el público consumidor respecto al origen, procedencia, cualidades o características de los servicios para los que se usan las marcas.

      - Que la confusión entre dos marcas puede darse no únicamente por las denominaciones o signos, sino también por los servicios o productos similares aunque no estén ubicados en el mismo grupo de clasificación. Sobre la base de dicho presupuesto, el IEPI debió denegar el registro de la marca PRUDENTIAL SEGURO (denominativa).

   3. Argumentos de las contestaciones a la demanda:

   8. El Presidente del IEPI señaló que niega los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda. Ratifica lo decidido en la Resolución 974762, pues, guarda conformidad con la legislación nacional. Solicita que cuando se dicte sentencia se acojan sus excepciones.

   9. El Director Nacional de Propiedad Industrial propone las siguientes excepciones: negativa pura, simple y llana de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda. Alegó la legitimidad del acto administrativo impugnado por provenir de autoridad competente y haber sido expedido observando las formalidades previstas en la ley de la materia. Refirió que la demanda debe ser declarada improcedente por carecer de fundamento legal las pretensiones de la parte actora. Adujo caducidad del derecho y prescripción de la acción, así como falta de derecho del actor.

   10. El Procurador General del Estado sostuvo que corresponde al representante legal del IEPI comparecer directamente a juicio en defensa de los intereses de la institución demandada.

   11. TEXTILES NACIONALES S.A. TENASA no compareció ni contestó la demanda.

2. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

   1. El Juez consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Del análisis de los antecedentes del presente proceso, no procede la interpretación de los artículos 81 y 82 de la Decisión 344, ni de los artículos 135 y 136 de la Decisión 486.

   2. Este Tribunal considera que sí procede la interpretación del artículo 83 literales a), d) y e)[1] de la Decisión 344 y de oficio se interpretará el artículo 84[2] de la norma en mención.

3. CUESTIONES A INTERPRETAR

   1. La normativa comunitaria en el tiempo.

   2. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión. Reglas de cotejo de signos.

   3. Comparación entre marcas denominativas. Comparación entre marcas mixtas y denominativas.

   4. Marcas notorias. Su prueba.

   5. Conexión competitiva entre los servicios de las Clases 36 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza.

   6. La familia de marcas.

4. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR

   1. LA NORMATIVA COMUNITARIA EN EL TIEMPO.

   1. La solicitud para el registro del signo PRUDENTIAL SEGURO se realizó el 18 de abril de 1997, es decir, al amparo de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. En este marco, es necesario abordar el tema de la aplicación de la norma comunitaria en el tiempo.

   2. Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable al caso es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia. Es decir, que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad. Pero es claro que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior.

   3. El Tribunal en sus pronunciamientos ha garantizado la seguridad jurídica y en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquellos de naturaleza procesal contenidos en las normas, señalando de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor. Así pues, la norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos.

   4. El Tribunal ha manifestado al respecto:

      Un derecho de propiedad industrial válidamente concedido es un derecho adquirido y en razón de la seguridad jurídica, una norma posterior no debe modificar una situación jurídica anterior

      . (Proceso 114-IP 2003. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1028 de 14 de enero de 2004).

   5. Por ello, en el ámbito de la propiedad industrial, de conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 y en razón de la ultra actividad de la ley, la norma anterior, aunque derogada, continúa regulando los hechos ocurridos cuando se encontraba en vigor; lo que quiere decir que la eficacia de la ley derogada continúa hacia el futuro para regular situaciones jurídicas anteriores que tuvieron lugar bajo su imperio, aunque los efectos de tales situaciones como las relacionadas con el uso, renovación, licencias, prórrogas y plazo de vigencia se rijan por la nueva ley.

   6. Contrariamente, las normas de carácter adjetivo o procesal se caracterizan por tener efecto general inmediato, es decir, que su aplicación procede sobre los hechos ocurridos con posterioridad a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas del procedimiento que se...