PROCESO 102-IP-2009

• Jurisdicción: Comunidad Andina
• Número de Gaceta: 1864
• Número de registro: 102-IP-2009
• Fecha de publicación: 13 Agosto 2010
• Sección: Procesos
• Año: 2010
• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

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PROCESO 102-IP-2009

Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, y 122 y 123 de la Decisión 500 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta solicitada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Expediente Interno Nº 0003-2009. Actor: MERCK KGaA. Marca: HEPATOBION (denominativa).

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los cinco días del mes de mayo del año dos mil diez, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú.

VISTOS:

Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que, su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 29 de abril de 2010.

I. Antecedentes.

El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

2. Las partes.

Demandante: MERCK KGa A

Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - INDECOPI.

Tercera interesada: FARMINDUSTRIA S.A.

iii. DATOS RELEVANTES

A. HECHOS.

Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

1. La sociedad FARMINDUSTRIA S.A., solicitó el 9 de junio de 2005 el registro como marca del signo HEPATOBION, para amparar productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

2. Una vez publicado el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial, la sociedad MERCK KGaA, presentó oposición al registro solicitado con base en las siguientes marcas:

• Marca denominativa HEPABIONTA, registrada en Perú bajo el certificado No. 10796, para amparar productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

• Marca denominativa CEBION, registrada en Perú bajo el certificado No 10357, para amparar productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

• Marca denominativa DIABON, registrada en Perú bajo el certificado No. 77222, para amparar productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

3. La Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI, mediante Resolución N° 1267-2006/OSD-INDECOPI de 3 de febrero de 2006, resolvió declarar infundada la oposicióny conceder el registro solicitado.

4. La sociedad MERCK KGaA, presentó recurso de apelación contra el anterior acto administrativo.

7. El Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, mediante Resolución 0910-2006/TPI-INDECOPI de 6 de julio de 2006, resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar el acto impugnado.

8. La sociedad MERCK KGaA, interpuso ante la Corte Superior de Lima, Sala de lo Contencioso Administrativo, República del Perú, acción contencioso administrativa en relación con los anteriores actos administrativos.

8. La Primera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante sentencia de 4 de septiembre de 2009, decidió declarar infundada la demanda.

8. La sociedad MERCK KGaA, interpuso recurso de apelación contra la providencia mencionada anteriormente.

8. La Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia, mediante la sentencia de 23 de septiembre de 2008, confirmó la sentencia.

8. La sociedad MERCK KGaA, presentó recurso de casación contra la providencia mencionada anteriormente.

B. FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA.

La parte demandante soporta la demanda en los siguientes argumentos:

1. Aduce, que los signos en conflicto son confundibles desde el punto de vista gramatical y fonético.

2. Manifiesta, que el signo solicitado podría generar confusión directa e indirecta en el público consumidor.

3. Sostiene, que los productos amparados por los signos en conflicto están dentro de la misma clasificación internacional.

4. Afirma, que la marca denominativa HEPABIONTA es notoriamente conocida a nivel nacional e internacional. Por lo tanto, se estaría generando un aprovechamiento injusto de su reputación.

5. Agrega, que se deben atender antecedentes jurisprudenciales donde se resolvieron casos similares.

3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

1. Por parte del INDECOPI.

• Argumenta, que los signos en conflicto no son confundibles en el aspecto gramatical y fonético.

• Manifiesta, que los antecedentes jurisprudenciales citados por el demandante se refiere a un conflicto marcario totalmente diferente.

• Afirma, que la notoriedad de la marca HEPABIONTA no fue materia de discusión en el trámite administrativo.

2. Por parte de la tercera interesada en las resultas del proceso.

• Afirma, que el signo solicitado para registro es perceptible, distintivo y susceptible de representación gráfica.

• Sostiene, que los signos en conflicto no son confundibles.

• Alega, que la partícula HEPA es evocativa y de uso frecuente para productos destinados al tratamiento de afecciones hepáticas. Por lo tanto, no debe ser tenida en cuenta al realizar el cotejo de los signos.

IV. Competencia del Tribunal.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es competente para interpretar por la vía prejudicial, las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

V. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a ser interpretadas.

La norma cuya interpretación se solicita es el artículo 136, literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

No se atenderá esta solicitud de interpretación de la norma solicitada, pues no es pertinente en esta oportunidad procesal proceder a su examen; sin embargo, el Tribunal, de oficio, interpretará los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, y el 122 y 123 de la Decisión 500 (Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina).

A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas:

TRATADO DE CREACIÓN DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

“Artículo 32.- Corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

Artículo 33.- Los Jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso.

En todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal”.

ESTATUTO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

“Artículo 122.- Consulta facultativa

Los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico...