PROCESO 101-IP-2014

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 101-IP-2014

Interpretación prejudicial del artículo 135 literal d) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, de los artículos 134 literal f) y 172 de la misma normativa; formulada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Asunto: Nulidad de marca tridimensional. Expediente interno: 5128-2012-0-1801-JR-CA-13

Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 23 días del mes de septiembre del año dos mil catorce.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú.

VISTOS:

El Oficio 5128-2012-0/8va SECA-CSJL-PJ de 11 de agosto de 2014, recibido vía correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima suspende el proceso, a fin de solicitar la interpretación prejudicial del artículo 135 inciso d) de la Decisión 486.

El Auto de 26 de agosto de 2014, mediante el cual se admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

Partes en el proceso interno:

Demandante: Cauchos y Poliuretanos S.A.C.

Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la

Propiedad Intelectual (Indecopi), República del Perú

Tercero interesado: Heinke, Luders y Carr y Cía. Ltda.

1. Determinación de los hechos relevantes:

   1. El 10 de marzo de 2009, Heinke, Luders y Carr y Cía. Ltda. solicitó la nulidad del registro de la marca constituida por la forma tridimensional de un envase de materiales, de forma ovalada, que presenta dos ranuras superiores de forma cónica curva, con una cavidad central inferior opuesta de forma cónica plana, con orificio en la parte frontal (Certificado 124837), que distingue “recipiente para explosivo, explosivos, armas de fuego, municiones y proyectiles, fuego de artificio” de la Clase 13 de la Clasificación de Niza a favor de Cauchos y Poliuretanos S.A.C.

   2. El 26 de mayo de 2009, Cauchos y Poliuretanos S.A.C. absolvió el traslado de la nulidad interpuesta.

   3. Mediante Memorándum 1029-2010/DSD-Com de 6 de abril de 2010, la Secretaría Técnica de la Comisión de Signos Distintivos solicitó a la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías que informe si el signo tridimensional adjuntado al documento cuenta con registro a nombre de Cauchos y Poliuretanos S.A.C. y si éste presenta alguna ventaja funcional respecto de los siguientes productos “recipiente para explosivo, explosivos, armas de fuego, municiones y proyectiles, fuegos de artificio”.

   4. Mediante Informe 9-2010 de 3 de mayo de 2010, la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías indicó que:

      - Se ha verificado que la empresa Cauchos y Poliuretanos S.A.C. solicitó un modelo de utilidad mediante Expediente 1470-2006/DIN, el cual fue denegado en virtud a la Resolución 1204-2008/DIN-INDECOPI, toa vez que dicho modelo carecía de novedad.

   5. Considerando que las características del modelo de utilidad bajo análisis son similares a las figuras presentadas en el Memorándum 9-2010/DSD-Com, se han encontrado características técnicas que le proporcionan una utilidad (ventaja técnica) que antes no tenía.

   6. Mediante Resolución 1208-2011/CSD-INDECOPI de 30 de mayo de 2011, la Comisión de Signos Distintivos declaró fundada la acción de nulidad interpuesta por Heinke, Luders y Carr y Cía. Ltda. y, en consecuencia, nulo el Certificado 124837, de conformidad con los artículos 135 literal d) y 172 de la Decisión 486.

   7. El 16 de junio de 2001, Cauchos y Poliuretanos S.A.C. interpuso recurso de reconsideración.

   8. Mediante providencia de 17 de junio de 2011, la Secretaría Técnica de la Comisión de Signos Distintivos consideró el recurso impugnado interpuesto como uno de apelación, toda vez que, no sólo contiene nueva prueba con la cual se pretende desvirtuar la resolución impugnada, sino que contiene argumentos sobre cuestiones de puro derecho y/o que se sustentan en diferente interpretación de las pruebas producidas.

   9. Mediante Resolución 1242-2012/TPI-INDECOPI de 18 de julio de 2012, el Indecopi confirmó la Resolución 1208-2011/CSD-INDECOPI, mediante la cual se declaró fundada la acción de nulidad interpuesta por Heinke, Luders y Carr y Cía. Ltda. y, en consecuencia, nulo el Certificado 124837.

   10. El 3 de agosto de 2012, la demandante Cauchos y Poliuretanos S.A.C. interpone demanda contencioso administrativa, a fin de anular la Resolución 1242-2012/TPI-INDECOPI de 18 de julio de 2012.

   11. Mediante sentencia de primera instancia de 22 de abril de 2013, el Treceavo Juzgado Permanente Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima declara infundada la demanda y, en consecuencia, declaró nulo el Certificado 124837.

   12. El 28 de mayo de 2013, la demandante Cauchos y Poliuretanos S.A.C. interpone recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia de 22 de abril de 2013.

   13. La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima suspendió el proceso, a fin de solicitar la interpretación prejudicial del inciso d) del artículo 135 de la Decisión 486. Por tal razón, la interpretación deberá pronunciarse por:

       Cómo debe analizarse e interpretarse la prohibición de registro de signos cuya forma otorguen una ventaja funcional o técnica al producto al cual se pretende aplicar, en el marco del inciso d) del artículo 135 de la Decisión 486, respecto de signos constituidos por formas tridimensionales

       .

2. Fundamentos de la demanda:

   La demandante Cauchos y Poliuretanos S.A.C. manifestó lo siguiente:

   14. Resulta irreal que la marca tenga una ventaja funcional o técnica del producto, pues el objetivo era registrar un signo distintivo original y novedoso.

   15. El registro de su marca fue otorgado dentro de un procedimiento en el que se evaluaron los requisitos de registrabilidad y la falta de riesgo de confusión, no habiendo sido objeto de oposición por parte de la accionante en dicha oportunidad.

   16. La Autoridad no tomó en cuenta el registro de la marca ANFO SABER que es el nombre comercial de la marca figurativa registrada que se pretende anular.

   17. La Resolución del Indecopi adolece de falta de motivación.

   18. El ius prohibendi conferido por una patente se encuentra delimitado por el principio de territorialidad. Es decir, la protección de una patente sólo alcanza al territorio del Estado que la ha concedido. Así, siendo que las patentes alegadas por la accionante han sido registradas en otros países (Estados Unidos de América, Sudáfrica, Australia y Chile) no gozan de protección en nuestro país.

3. Fundamentos de la contestación:

   Heinke, Luders y Carr y Cía. Ltda. manifestó lo siguiente:

   19. La emplazada no ha presentado medio probatorio alguno que sustente la carencia de “ventajas funcionales” de su marca registrada.

   20. La marca registrada ANFO SABER, aludida por la emplazada, es una marca totalmente distinta e independiente de la marca objeto de nulidad.

   21. El otorgamiento de una marca no se sustenta en la novedad u originalidad del signo, sino que se basa en las disposiciones contenidas en la Decisión 486.

       El Indecopi contestó la demanda alegando que:

   22. Defiende la legalidad de la resolución administrativa.

   23. Es causal absoluta de irregistrabilidad de marca cuando consista exclusivamente en formas u otros elementos que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican.

   24. El motivo es que estas formas son susceptibles de ser protegidas a través del régimen de invenciones que permite a su titular gozar de la prerrogativa de explotación temporal, confiriéndole un derecho oponible frente a terceros respecto de cualquier género de productos.

   25. La ratio legis de la norma es impedir que por medio del registro de una marca se logre una protección temporalmente ilimitada o indefinida para una forma a la que según su naturaleza y características sólo le corresponde una protección limitada y temporal.

   26. La marca tridimensional contiene dispositivos que confieren un mayor acondicionamiento, flexibilidad y estabilidad a sus productos sobre los pozos o agujeros de perforación en donde pueden ser ubicados.

   27. En cuanto al signo ANFO SAVER es de señalar que el mismo resulta irrelevante. En el caso que nos ocupa se discutió la nulidad de la marca tridimensional y no la nulidad de la marca ANFO SAVER.

4. Fundamentos de la sentencia de primera instancia:

   29. El juzgado declaró infundada la demanda por considerar que la innovación alcanzada por la actora debió ser registrada como una patente y no como una marca tridimensional, ya que el registro de una marca sirve para proteger un signo distintivo. A contrario...