PROCESO 101-IP-2012

• Jurisdicción: Comunidad Andina
• Número de Gaceta: 2142
• Número de registro: 101-IP-2012
• Fecha de publicación: 28 Enero 2013
• Sección: Procesos
• Año: 2013
• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

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PROCESO 101-IP-2012

Interpretación prejudicial de los artículos 165 y 166 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú.

Interpretación, de oficio, de los artículos 167, 170, 224 y 229 de la misma Decisión.

Actor: Sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A.

Marca: “FAMILIA” (mixta).

Expediente Interno Nº 164-2011.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los tres (3) días del mes de octubre del año dos mil doce.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú.

VISTOS:

Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que las exigencias contempladas en el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y los requisitos previstos en el artículo 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de veintisiete (27) de agosto de 2012.

1. Antecedentes

1. Las partes

Demandante: la sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A.

Demandados: EL INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI) de la República del Perú y la sociedad KIMBERLY CLARK WORLDWIDE INC.

2. Actos demandados

La sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A. solicita que se declare la nulidad de la siguiente Resolución Administrativa:

• Nº 0030-2008/TPI-INDECOPI de 3 de enero de 2008, a través de la cual el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual del INDECOPI resolvió revocar la Resolución Nº 6265-2007/OSD-INDECOPI de 16 de abril de 2007; y, en consecuencia, confirma la Resolución Nº 9277-2006/OSD-INDECOPI de 22 de junio de 2006 que declaró fundada en parte la acción de cancelación y canceló parcialmente el registro de marca de producto FAMILIA (mixta) manteniéndolo vigente únicamente para distinguir papel higiénico y servilletas de la clase 16 de la Nomenclatura Oficial.

3. Hechos relevantes

Del expediente remitido por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, han podido ser destacados los siguientes aspectos:

1. Los hechos

Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes:

• El 3 de enero de 2005, la sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A. solicitó la cancelación por falta de uso del registro del signo “FAMILIA” (mixto), para distinguir productos comprendidos en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, registrado a favor de la sociedad KIMBERLY CLARK CORPORATION INC.

• El 22 de junio de 2006, la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI expidió la Resolución Nº 9277-2006/OSD-INDECOPI, a través de la cual declaró fundada en parte la acción de cancelación; y, en consecuencia, canceló parcialmente el registro del signo FAMILIA (mixto) a favor de la sociedad KIMBERLY CLARK CORPORATION INC. En dicha Resolución se precisó que la referida marca quedaba registrada para distinguir únicamente “papel higiénico y servilletas de papel” de la clase 16 de la Clasificación Internacional.

• El 17 de julio de 2006, la sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A. interpuso el recurso de reconsideración en contra de la Resolución referida.

• El 18 de diciembre de 2006, la Gerencia de Estudios Económicos presentó el informe No. 072-2006/GEE con su opinión técnica sobre los argumentos económicos y estadísticos del recurso de reconsideración presentado.

• El 16 de abril de 2007, la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI expidió la Resolución Nº 6265-2007/OSD-INDECOPI, a través de la cual declaró fundado el recurso de reconsideración interpuesto por la sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A. contra la Resolución Nº 9277-2006/OSD-INDECOPI; y, en consecuencia, fundada la acción de cancelación de registro del signo FAMILIA (mixto) a favor de la sociedad KIMBERLY CLARK CORPORATION INC. para distinguir papeles de toda clase incluyendo “papel higiénico y servilletas de papel” de la clase 16 de la Clasificación Internacional.

• El 20 de abril de 2007, la sociedad KIMBERLY CLARK CORPORATION INC. interpuso el recurso de apelación en contra de la Resolución referida.

• El 3 de enero de 2008, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual del INDECOPI expidió la Resolución Nº 0030-2008/TPI-INDECOPI a través de la cual resolvió revocar la Resolución Nº 6265-2007/OSD-INDECOPI de 16 de abril de 2007; y, en consecuencia, confirmar la Resolución Nº 9277-2006/OSD-INDECOPI de 22 de junio de 2006, que declaró fundada en parte la acción de cancelación y canceló parcialmente el registro de la marca de producto FAMILIA (mixta), manteniéndolo vigente únicamente para distinguir papel higiénico y servilletas, de la clase 16 de la Nomenclatura Oficial.

• La sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A. interpuso demanda contencioso administrativa, por la cual impugnó la resolución administrativa Nº 0030-2008/TPI-INDECOPI de 3 de enero de 2008.

• El 23 de marzo de 2009, la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo expidió la Resolución No. 10 a través de la cual declaró INFUNDADA la demanda contencioso administrativa interpuesta por la sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A.

• El 9 de junio de 2009, la sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A. interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia de 23 de marzo de 2009.

• El 26 de mayo de 2010, la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, Sala Civil Transitoria, emitió la Resolución por medio de la cual confirmó la sentencia apelada.

• El 15 de octubre de 2010, la sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A. interpuso recurso de casación en contra de la sentencia de 26 de mayo de 2010.

• El 5 de septiembre de 2011, la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú expidió el Auto Calificatorio del Recurso de Casación Nº 164-2011 - LIMA a través del cual declaró procedente el recurso de casación interpuesto y mandó remitir copias certificadas de los actuados al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

• El 30 de mayo de 2012, la Presidenta (e) de la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, a través del Oficio No. 14-2012-SCS-CS, solicita la interpretación prejudicial de los artículos 165 y 166 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

2. Fundamentos de derecho contenidos en la demanda

La sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A., en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

• “PRODUCTOS FAMILIA S.A. de la República de Colombia (…) es titular de la marca FAMILIA en distintos países. Esta titularidad ha sido registrada con anterioridad al año 1986 en Colombia, donde está catalogada como una de las marcas más queridas, famosas y notoriamente conocidas”.

• “(…) el Tribunal del INDECOPI cometió un ERROR al no haber decidido la cancelación del registro de la marca, pues las cifras mencionadas revelan una clara ausencia de uso efectivo de la marca FAMILIA en el mercado peruano de papel higiénico y de servilletas”.

• “(…) habiéndose establecido que la participación de la marca FAMILIA es inferior a una milésima parte del mercado peruano de papel higiénico y, por otro lado, es menor a las tres milésimas partes del mercado de servilletas, podemos afirmar que dichas participaciones no configuran el USO EFECTIVO acorde con las características de estos...