PROCESO 100-IP-2014

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

2122170-24574500

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 100-IP-2014

Interpretación prejudicial a petición del juez consultante de los artículos 34, 45 y 46 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de los artículos 28 y 30 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Órgano nacional consultante: La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Lima de la República del Perú. Apelante: HELSINN HEALTHCARE S.A. Parte contraria: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual -INDECOPI. Asunto: Patente "Formulaciones farmacéuticas líquidas de palonosetron". Expediente Interno: 00623-2010-0-1801-JR-CA-03.

Magistrado Ponente: Dr. José Vicente Troya Jaramillo

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinte (20) días del mes de febrero del año dos mil quince. El señor Magistrado Dr. Luis José Diez Canseco Núñez, disiente de la posición mayoritaria y, en consecuencia, no participa de su adopción.

VISTOS:

El Oficio 623-2010-0/8vaSECA-CSJLI-PJ, de 11 de agosto de 2014, recibido por este Tribunal vía electrónica el mismo día, mediante el cual la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativa con Subespecialidad en Temas de Mercado de la República del Perú, por el cual presenta solicitud de interpretación prejudicial dentro del proceso interno 00623-2010-0-1801-JR-CA-03.

El Auto emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 6 de noviembre de 2014, mediante el cual se admite a trámite la interpretación prejudicial solicitada.

1. ANTECEDENTES.

   Partes:

   Apelante: HELSINN HEALTHCARE S.A.

   Parte contraria: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - INDECOPI- de la República del Perú.

   Hechos:

   Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes:

   * El 30 de enero de 2004, Helsinn Healthcare S.A., solicitó la patente de invención denominada "Formulaciones Farmacéuticas Líquidas de Palonosetron". Esta solicitud se presentó reivindicando prioridad extranjera en base a la solicitud 60/444,351 radicada el 30 de enero de 2003 en Estados Unidos.

   * El 28 de enero de 2005 se otorgó la orden de Aviso 066-2005, efectuándose la correspondiente publicación en el diario "Oficial el Peruano", el 20 de abril de 2005.

   * El 4 de agosto de 2005, Helsinn Healthcare S.A. adjuntó un nuevo pliego de 58 reivindicaciones, solicitando que el mismo sea tomado en cuenta.

   * El 13 de noviembre de 2007 la examinadora de patentes emitió el informe técnico PCG 67-2007.

   * El 19 de marzo de 2008 Helsinn Healthcare S.A., dio respuesta al informe técnico, adjuntando un nuevo pliego de 11 reivindicaciones.

   * El 8 de mayo de 2008, la examinadora de patentes emitió el informe técnico PCG-67-2007/A.

   * El 5 de septiembre de 2008 Helsinn Healthcare S.A., dio respuesta al informe técnico PCG-67-2007/A, adjuntando un nuevo pliego de 11 reivindicaciones.

   * A través de Resolución 1323-2008/DIN-INDECOPI de 7 de noviembre de 2008, la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías, denegó la patente de invención solicitada al determinar que las reivindicaciones 1 a 8 y 11 no cumplen con los requisitos de claridad.

   * El 5 de diciembre de 2008, Helsinn Healthcare S.A., interpuso recurso de apelación, señalando que su patente cumple con el requisito de claridad.

   * El 29 de abril de 2009, Helsinn Healthcare S.A., adjuntó un nuevo pliego de 11 reivindicaciones.

   * A través de proveído de 13 de mayo de 2009 la Sala de Propiedad Intelectual en sesión de 8 de mayo de 2009, acordó que no corresponde admitir a trámite un nuevo pliego reivindicatorio presentado por la apelante, toda vez que si bien el artículo 34 de la Decisión 486 establece que el solicitante de una patente podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite, mediante Resolución 2432-2008/TPI-INDECOPI de 7 de octubre de 2008, la Sala estableció el criterio de que sólo se pueden presentar nuevos pliegos reivindicatorios hasta antes de la emisión de la resolución por parte de la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías.

   * El 23 de octubre de 2009 el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual mediante Resolución 2775-2009/TPI-INDECOPI confirmó la Resolución 1323-2008/DIN-INDECOPI de 7 de noviembre de 2008 y denegó la patente de invención para "Formulaciones farmacéuticas líquidas de palonosetron" solicitada por Helsinn Healthcare S.A.

   * El 28 de enero de 2010, Helsinn Healthcare S.A., interpone demanda contenciosa administrativa en contra del INDECOPI, impugnando la Resolución 2775-20009/TPI-INDECOPI de 23 de octubre de 2009.

   * El 5 de marzo de 2010 el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual-INDECOPI, contesta a la demanda contenciosa administrativa interpuesta por Helsinn Healthcare S.A.

   * Mediante Resolución número Diez de 25 de julio de 2012, el Quinto Juzgado Transitorio Especializado en lo Contencioso Administrativo de Lima, declara infundada la demanda presentada por Helsinn Healthcare S.A.,en consecuencia ratificando la Resolución 2775-2009/TPI-INDECOPI.

   * En contra de la Resolución número Diez, Helsinn Healthcare S.A., interpuso recurso de apelación.

   * Con fecha 21 de enero de 2014 la Octava Sala Especializada en lo Contencioso con Subespecialidad en temas de mercado, decide suspender el proceso; y en consecuencia, solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la interpretación prejudicial de los artículos 35, 45 y 46 de la Decisión 486 y solicita a este Tribunal se pronuncie respecto a:

   * Como debe analizarse e interpretarse el artículo 34 de la Decisión 486 respecto a la oportunidad de modificar la solicitud de patente de invención con nuevo pliego de reivindicaciones, y si ésta puede efectuarse ante la segunda instancia administrativa en apelación, una vez denegada la solicitud en primera instancia.

   * Como debe analizarse e interpretarse el artículo 46 de la Decisión 486 respecto a la idoneidad de los expertos que emitan informes sobre la patentabilidad de la invención.

   * Si es necesario que la Oficina Nacional Competente ponga en conocimiento de las partes la experiencia profesional del experto o de los organismos científicos o tecnológicos a fin de probar su idoneidad.

   * Si la Oficina Nacional Competente puede emitir sus decisiones en base únicamente a los Informes Técnicos tomando estos como el examen de patentabilidad de la invención.

   * Cómo debe analizarse e interpretarse los artículos 45 y 46 de la Decisión 486 respecto a si la Oficina Nacional Competente se encuentra obligada a notificar los informes de expertos o de organismos científicos o tecnológicos en cada oportunidad que se soliciten.

   1. Argumentos de la demanda

      La compañía Helsinn Healthcare S.A., dentro de los argumentos de su demanda manifestó lo siguiente:

      18. Falta de idoneidad de la técnica que elaboró los informes técnicos en base de los cuales se negó la patente solicitada.

      19. Falta de notificación con el informe técnico PCG 67-2007/b evidenciándose una vulneración al debido proceso.

      20. Afirma que solo se emitieron dos informes técnicos previos al informe final, el cual no les fue notificado, sino que tan solo fue anexado a la Resolución que denegó la patente, constituyendo una clara discriminación y vulneración al debido proceso, así como indefensión del solicitante.

      21. Asegura que de cien patentes de invención solicitadas en la República del Perú, tan solo veinte y ocho se conceden, evidenciándose que el criterio técnico en la evaluación de patentes tiene serios defectos.

      22. Menciona que existe vulneración al principio de doble instancia ya que a pesar de solicitar que los argumentos técnicos sean revisados por un profesional distinto, se repitió lo que la examinadora externa manifestó.

      23. Enuncia que de acuerdo con el artículo 34 de la Decisión 486 contaban con la posibilidad de modificar el pliego de reivindicaciones, toda vez que el trámite de registro de una patente concluye cuando la decisión que resuelve sobre su otorgamiento o denegatoria ha quedado consentida, lo cual no ocurrió ya que interpuso apelación.

      24. Enfatiza en el hecho de que el cambio de criterio implica reconocer que antes sí era factible la modificación de un pliego de reivindicaciones y que si el solicitante no fue informado del nuevo criterio de la autoridad aplicando únicamente a trámites de patentes no tiene cómo presumirlo, ya que el nuevo criterio no fue plasmado en una ley ni en un precedente de observancia obligatoria.

      25. Enuncia que el INDECOPI no niega la patente por los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial sino que su negativa se basa en puros aspectos de claridad que son subjetivos y que pudieron haber sido subsanados por el solicitante si se le hubiera requerido a través de lo estipulado en el artículo...