PROCESO 1-IP-2015

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 1-IP-2015

Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 73 literales a), b) y d) y 117 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como de la Disposición Transitoria Segunda de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; con fundamento en la consulta solicitada por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo Nº 1 de Quito, República del Ecuador. Actora: Indaves Cia. Ltda. Nombre Comercial: DINAVES (denominativa). Expediente Interno: 17811-2013-9312.

Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los 29 días del mes de abril del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo Nº 1 de Quito, República del Ecuador.

VISTOS:

El Oficio 0001-S-TDCA-Nº1-MGA de 5 de enero de 2015, recibido personalmente el 7 de enero de 2015, mediante el cual el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo 1 de Quito de la República del Ecuador solicita a este Tribunal interpretación prejudicial a fin de resolver el Proceso Interno 17811-2013-9312.

El Auto de 20 de marzo de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

1. Antecedentes

   Partes en el proceso interno:

   Demandante: Indaves Cia. Ltda.

   Demandados: Director Nacional de Propiedad Industrial, Procurador General del Estado, Dinaves Distribuidora Nacional de Aves S.C.

   1. Hechos:

      1. El 30 de noviembre de 1993, Dinaves Distribuidora Nacional de Aves S.C. solicitó ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial el registro del nombre comercial DINAVES (denominativo) para proteger las actividades de importación, exportación, compra, venta y distribución de toda clase de aves y huevos; maquinaria, equipo y herramientas para la industria avícola; productos de uso medicado, vitamínico, veterinario y balanceados para aves y animales en general.

      2. Dicha solicitud fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial 346 del mes de noviembre de 1993.

      3. El 26 de mayo de 1994, Indaves Cia. Ltda. presentó una observación en contra de la solicitud de registro del nombre comercial DINAVES (denominativo), pues, es titular del registro de las marcas INDAVES (denominativa) e INDAVES (mixta) y del nombre comercial INDAVES (denominativo) que protegen productos de la Clase 29 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).

      4. El 31 de enero de 1995, mediante Oficio 941838 de 31 de enero de 1995, el Director Nacional de Propiedad Industrial rechazó la observación presentada y ordenó la continuación del trámite de registro del nombre comercial DINAVES (denominativo).

      5. El 7 de abril de 1995, Indaves Cia. Ltda. presentó demanda ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo a fin de que revoque la Resolución 941838 y ordene el rechazo de la solicitud de registro del nombre comercial DINAVES (denominativo).

      6. El 11 de abril de 2014, El Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Quito cumple con suspender el proceso y solicita la interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Mediante Oficio 1-S-TDCA-Nº1-MGA de 5 de enero de 2015 el Tribunal Distrital de los Contencioso Administrativo 1 de Quito de la República del Ecuador solicitó a este Tribunal interpretación prejudicial de los artículos 81; 82 literales a) y h); 83 literales a), d) y e); y, 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

   1. Argumentos de la demanda:

      7. Indaves Cia. Ltda. sustentó su demanda sobre la base de los siguientes argumentos:

      - Que es titular de las marcas INDAVES (denominativa), INDAVES (mixta) y del nombre comercial INDAVES (denominativo); los cuales gozan de notoriedad en la República del Ecuador.

      - En ese sentido, refiere que el nombre comercial DINAVES (denominativo) puede generar confusión entre el público consumidor, dada la vinculación de los productos y actividades protegidas por dicho nombre comercial y la marca INDAVES; lo cual provocaría que la empresa Dinaves Distribuidora Nacional de Aves S.C. se beneficie del prestigio de su marca.

   2. Argumentos de la contestación a la demanda:

      8. El Director Nacional de Propiedad Industrial señaló que la marca INDAVES y el nombre comercial DINAVES no pueden inducir a confusión al público consumidor, debido a que no existe similitud fonética, gramatical, auditiva ni visual entre ambas.

      9. El Procurador del Estado sostuvo que el Oficio 941838 es un acto administrativo legítimo, pues, proviene de una autoridad competente y está ajustado a derecho.

      10. El Gerente General de Dinaves Distribuidora Nacional de Aves S.C. manifestó que extraprocesalmente tomó conocimiento del proceso judicial seguido en su contra, por lo que solicitó que se declare la nulidad del mismo.

1. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

   11. El Juez Consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literales a) y h), 83 literales a), d), e) y 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Sin embargo, la solicitud de registro de nombre comercial se presentó el 30 de noviembre de 1993, cuando la normativa vigente en ese momento era la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Por lo tanto, este Tribunal interpretará de oficio los artículos 73[1] literales a), b) y d) y 117[2] de la Decisión 313, así como la Disposición Transitoria Segunda[3] de la Decisión 344.

2. CUESTIONES A INTERPRETAR

   1. La norma comunitaria en el tiempo.

   2. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión. Reglas para el cotejo de signos.

   3. Comparación entre signos denominativos. Comparación entre signos denominativos y mixtos.

   4. Nombre comercial. Ámbito de su protección.

   5. Palabras genéricas y de uso común (AVES). La marca débil.

   6. Signos notorios.

   7. Conexión competitiva entre las actividades que pretende distinguir el nombre comercial solicitado y los productos que distingue la Clase 29.

3. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR

   1. LA NORMA COMUNITARIA EN EL TIEMPO.

   12. El Juez Consultante solicitó la interpretación prejudicial de normas contenidas en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Sin embargo, la solicitud de registro del signo DINAVES (denominativo) se presentó el 30 de julio del 1993, cuando la normativa vigente en ese momento era la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, toda vez que la Decisión 344 se aplicó recién a partir del 1 de enero de 1994. Por tal motivo, es necesario abordar el tema de la aplicación de la norma comunitaria en el tiempo.

   13. Dentro del Proceso 69-IP-2010 de 23 de junio de 2010, este Tribunal tuvo la oportunidad de señalar lo siguiente:

   14. Con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos. En consecuencia, las situaciones jurídicas concretas se encuentran sometidas a la norma vigente en el tiempo de su constitución y, si bien la norma comunitaria nueva no es aplicable a las situaciones jurídicas originadas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata tanto en algunos de los efectos futuros de la situación jurídica nacida bajo el imperio de la norma anterior, como en materia procedimental.

   15. Por lo que, la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la determinación de la oficina nacional competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro de marcas.

   16. Al respecto, el Tribunal ha señalado que: “si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso”[4].

   17. La nueva normativa, en lo que concierne a la parte procesal, se aplicará a partir de su entrada en vigencia, tanto a los procedimientos por iniciarse como a los que están en curso. En este último caso, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida.

   18. Apoyándose en la doctrina, el Tribunal ha manifestado que “La prohibición de retroactividad de las leyes representa una manifestación básica y específica de la seguridad jurídica”. Por ello, “En general y siempre que no operen otros principios especiales relativos a la aplicación de las normas jurídicas, el efecto que produce un acto derogatorio es que la norma derogada deberá ser aplicada en aquellos casos aún no resueltos que surgieron con anterioridad a la derogación, pero no a la resolución de nuevos casos (…) el efecto normal de la derogación consiste en la limitación temporal de la aplicabilidad de las normas jurídicas, de forma que las normas derogadas seguirán siendo aplicables a las relaciones jurídicas que surgieron cuando la norma estaba en vigor (…)”[5].

   19. En el presente caso, la solicitud de registro del nombre comercial DINAVES (denominativo) se presentó durante la vigencia de la Decisión 313, por lo que corresponde al Juez Consultante aplicar dicha norma al caso concreto.

   2. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. RIESGO DE CONFUSIÓN. REGLAS PARA EL COTEJO DE SIGNOS.

   20. La empresa Dinaves Distribuidora Nacional de Aves S.C. presentó...