PROCESO 1-IP-2012

• Emisor: Comisión de la Comunidad Andina

PROCESO 01-IP-2012

Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literales a) y d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta formulada por la Primera Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de la ciudad de Quito, República del Ecuador; y, de oficio, interpretación prejudicial de los artículos 84, 95 y 113 literal a) de la Decisión 344 y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486. Marca: FAMILIA-CONFORT DOBLE ROLLO (denominativa compuesta). Actor: KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE INC. Proceso interno: 2004-12423-RA.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 23 días del mes de agosto del año dos mil doce, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Primera Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de la ciudad de Quito, República del Ecuador.

VISTOS:

Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 14 de marzo de 2012.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada, estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud lo siguiente:

2. Las partes.

   Demandante: KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE INC.

   Demandado: Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Industrial, Director Nacional de Propiedad Industrial del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual y el Procurador General del Estado, de la República del Ecuador.

   Tercero interesado: PRODUCTOS FAMILIA SANCELA DE ECUADOR S.A.

   iii. DATOS RELEVANTES

   1. Hechos.

   Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos impugnados, se encuentran los siguientes:

   - Con fecha 09 de marzo de 1976, se concedió en Ecuador el registro de la marca “FAMILIA” (título Nº 735) para identificar “productos sanitarios de papel, especialmente toallas de papel, servilletas de papel, pañuelos de papel y papel higiénico” de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de Scott Paper Company. Según se indica, actualmente figura como titular de dicha marca KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE INC.

   - Con fecha 01 de junio de 1999, Productos Familia del Ecuador S.A. (FAMIPRODUCT), solicitó el registro de la marca “FAMILIA-CONFORT DOBLE ROLLO”, para identificar productos comprendidos en la Clase 16. El registro fue concedido con fecha 29 de setiembre de 2000 (título 6743-00). Actualmente, figura como titular de la mencionada marca PRODUCTOS FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A.

   - Con fecha 17 de diciembre de 2004, KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE INC. interpone, ante el Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo, demanda de nulidad absoluta del registro de la marca “FAMILIA-CONFORT DOBLE ROLLO”.

   2. Fundamentos de la Demanda.

      En su escrito de demanda, la actora KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE INC. fundamenta su pedido en los siguientes argumentos:

      - Que, en la concesión del registro de la marca “FAMILIA-CONFORT DOBLE ROLLO” (denominativa, Clase 16) no se tuvo presente que dicho signo no era susceptible de registro por: i) carecer de fuerza distintiva al existir una marca idéntica previamente registrada para la misma Clase (es decir, la marca registrada “FAMILIA” Clase 16, cuyo titular actual es la sociedad actora); y, ii) ser descriptivos los términos “CONFORT” y “DOBLE ROLLO”.

      - Que, a la fecha de presentación de la solicitud del registro impugnado (1 de junio de 1999), la legislación vigente era la Decisión 344, norma que prohíbe el registro de una marca idéntica o similar a otra previamente registrada.

      - Manifiesta que el registro de la mencionada marca se otorgó en violación de las prohibiciones legales de registro, que son de orden público, y que se encuentran consagradas tanto en la normativa supranacional de la Comunidad Andina como en la ley nacional.

      - Que, al haber contemplado expresamente la Decisión 344 la figura de la nulidad del registro, la Decisión 486 actualmente vigente es la aplicable al caso de autos.

      - Que, tratándose de una acción de nulidad absoluta, ésta puede ser demanda en cualquier tiempo, conforme a lo dispuesto por el artículo 172 de la Decisión 486.

   3. Fundamentos de la contestación a la demanda.

      En su contestación a la demanda, el representante del Presidente y del Director Nacional de Propiedad Industrial del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual señala que:

      - Niega los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda.

      - Ratifica la legalidad y validez del acto administrativo contenido en el título Nº 6743-00, mediante el cual se concedió el registro de la marca “FAMILIA CONFORT DOBLE ROLLO” (denominativa, Clase 16), toda vez que se cumplió con los artículos 81, 82 y 83 de la Decisión 344, vigente a la fecha de emisión del acto administrativo.

      De los documentos alcanzados por el Juez Consultante no se desprende que el Procurador General del Estado haya presentado contestación a la demanda.

   4. Fundamentos del tercero interesado.

      En relación con la demanda, PRODUCTOS FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A. manifiesta que:

      - Deduce las excepciones de: a) incompetencia del Tribunal Contencioso Administrativo para conocer de la acción de nulidad; y, b) subsidiariamente, litis pendencia.

      - Señala también subsidiariamente que PRODUCTOS FAMILIA S.A. (compañía relacionada con PRODUCTOS FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A.) es titular en Ecuador de varios registros marcarios sobre la marca “FAMILIA” y otras marcas y nombres comerciales derivados de ella, por lo que tiene derechos adquiridos sobre esa denominación. Así, indica, se ha creado y generado una familia de marcas que se derivan de la palabra “FAMILIA”.

      - Que, la marca “FAMILIA” es un signo notorio y reconocido en el mercado como signo distintivo identificativo de los productos PRODUCTOS FAMILIA S.A y PRODUCTOS FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A.

      - Que, en la concesión del registro de su marca “FAMILIA CONFORT DOBLE ROLLO” no ha existido omisión alguna que fundamente la causal de nulidad absoluta invocada por la autora.

      - Indica que “la falta de distintividad como causal de nulidad absoluta de un registro de marca se refiere a la carencia del signo de capacidad intrínseca para distinguir los productos o servicios que pretende proteger y no puede en ningún caso resultar de la comparación entre dos marcas, circunstancia que afecta únicamente intereses particulares y daría origen a la nulidad relativa”.

      - Que, de las pruebas que aportará al proceso, quedará en evidencia que la marca “FAMILIA” de Productos Familia S.A. era ampliamente usada y reconocida en el mercado ecuatoriano al momento de solicitarse y concederse la marca “FAMILIA CONFORT DOBLE ROLLO”.

      - Que la marca “FAMILIA” cuyo titular sería la demandante (Título 735-76) nunca ha sido usada debidamente, y por tal motivo el Comité de Propiedad Intelectual del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual resolvió en primera instancia su cancelación por falta de uso.

      - Que, la demandante utiliza prácticas abiertamente desleales y ajenas a las reglas de libre competencia, “a fin de obstaculizar sistemáticamente el mercado a su principal competidor y desprestigiar y restar valor a su marca principal”.

4. Competencia del Tribunal.

   El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

5. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a ser Interpretadas.

   El Juez Consultante solicita la interpretación del artículo 84 de la Decisión 85; artículos 81, 82, 83 y Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344; y, artículos 134, 135, 136, 168, 172 y 226 de la Decisión 486.

   Conforme se desprende del informe del Juez Consultante y de los documentos anexos, la solicitud de registro de la marca “FAMILIA-CONFORT DOBLE ROLLO” (denominativa, Clase 16) se realizó en vigencia de la Decisión 344. Igualmente, se desprende que el trámite del proceso judicial de la acción de nulidad de marca se inició ya en vigencia de la Decisión 486.

   En tal sentido: i) No se interpretará la Decisión 85 por no ser aplicable al presente caso; ii) conforme a lo solicitado, se interpretará el artículo 81 y el artículo 83, pero circunscrito a los literales a) y d) de la Decisión 344; iii) no se interpretará el artículo 82 y la Disposición Transitoria Primera de la mencionada Decisión por no ser pertinentes para el caso de autos; iv) de oficio, se interpretarán los artículos 84 y 113 literal a) de la Decisión 344; v) salvo el artículo 172 de la Decisión 486, no se interpretarán las otras disposiciones de la mencionada Decisión que fueron solicitadas por el Juez Consultante, toda vez que no son aplicables al caso de autos; vi) de oficio se interpretará la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486.

   A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas.

   DECISÓN 344

   (…)

   Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

   Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

   (…)

   Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

   a) Sean idénticos o se asemejen...