PROCESO 095-IP-2007

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 095-IP-2007

Interpretación prejudicial de los artículos 81, 83 literales a), d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena solicitada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador.

Interpretación, de oficio, del artículo 84 de la misma Decisión.

Actor: SANOFI SYNTHELABO.

Marca: “PREVIX”.

Expediente Interno N° 7443-00-LYM.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En San Francisco de Quito, a los cinco días del mes de septiembre del año dos mil siete.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, por intermedio de su Presidente, doctor Wilson Peralvo Campaña.

VISTOS:

Que la solicitud de interpretación prejudicial, recibida por este Tribunal el 25 de junio de 2007, se ajustó a los requisitos establecidos por el artículo 125 del Estatuto de este Tribunal, aprobado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por auto de 24 de julio de 2007.

1. Antecedentes

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada, estima procedente destacar, como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

1. Las partes

   La parte demandante es: SANOFI SYNTHELABO.

   La parte demandada la constituyen: el Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, el Director Nacional de Propiedad Industrial y el Procurador General del Estado.

   El tercero interesado del acto administrativo impugnado es: la sociedad MERCK KGaA.

2. Acto demandado

   SANOFI SYNTHELABO impugnó la Resolución Administrativa Nº 977289, de 23 de junio de 2000, dictada por el Director Nacional de Propiedad Industrial, que resolvió “Denegar el Recurso de reposición solicitado por SANOFI-SYNTHELABO y confirmar la Resolución Nº 975053, de 20 (sic) de enero de 2000, notificada el 28 (sic) de enero de 2000, por cuanto la denominación solicitada no contraviene las disposiciones legales de los Art. 83, letra a) de la Decisión 344 (…), ordenándose la emisión del título respectivo, (…)”.

3. Hechos relevantes

   Del expediente remitido por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, han podido ser destacados los siguientes aspectos:

   1. Los hechos

   Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes:

1. El 10 de junio de 1997, la sociedad MERCK KGaA. presentó solicitud de registro del signo “PREVIX” para amparar productos de la clase Nº 5 de la Clasificación Internacional de Niza, trámite 78928-97.

2. El 8 de junio de 1998, la sociedad SANOFI SYNTHELABO presentó observación a dicho registro ya que afirma que es propietaria, en Ecuador, de la marca “PLAVIX”, para proteger productos de la clase Nº 5, registro Nº 3517-96.

3. El 3 de enero de 2000, la Autoridad Administrativa mediante Resolución Nº 975053, notificada el 14 de enero de 2000 decidió rechazar la observación planteada y aceptar el registro de la denominación solicitada por MERCK KGaA.

4. El 4 de febrero de 2000, SANOFI SYNTHELABO presentó recurso de reposición en contra de la Resolución Nº 975053.

5. El 23 de junio de 2000, el Director Nacional de Propiedad Industrial, mediante Resolución Nº 977289 resolvió “Denegar el Recurso de reposición solicitado por SANOFI-SYNTHELABO y confirmar la Resolución Nº 975053, de 20 (sic) de enero de 2000, notificada el 28 (sic) de enero de 2000 (sic), por cuanto la denominación solicitada no contraviene las disposiciones legales de los Art. 83, letra a) de la Decisión 344 (…), ordenándose la emisión del título respectivo, (…)”.

   2. Fundamentos de derecho contenidos en la Demanda

      SANOFI SYNTHELABO, a través de su apoderado, presentó la demanda en contra del acto administrativo mencionado anteriormente, manifestando, en lo principal, los siguientes argumentos:

      Expresa que “A pesar de que su Autoridad estima que la coincidencia entre las sílabas y las letras no es suficiente para determinar las semejanzas entre las denominaciones PREVIX y PLAVIX, se debe considerar adicionalmente la semejanza en la disposición de las mismas”.

      Con relación a la clase de marcas que ampara dichos productos señala que “Por otro lado, la Autoridad no se ha colocado en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza del producto para apreciar el parecido entre la marca registrada y el signo solicitado”.

      Asevera además que “Existe identidad en los productos a distinguir, ya que la marca registrada protege productos de la clase Nº 5 y de la misma manera que la denominación solicitada por MERCK KGaA., que pretende registrar idénticos productos, hecho que igualmente imposibilita su registro”.

      Manifiesta, que “En conclusión entre las denominaciones existen semejanzas que inequívocamente produciría confusión en el público consumidor y por ello el signo PREVIX es irregistrable”. Y continúa diciendo que “Comparando las marcas en conjunto veremos que las mismas tienen una semejanza visual y fonética indiscutible, lo que le impedirá al consumidor diferenciar una de la otra. Se produciría confusión en el público al pensar que los productos que se comercializan bajo esta denominación se encuentran protegidos por mi mandante. Por lo tanto, el solicitante se estaría beneficiando del prestigio y el alto consumo de la marca PLAVIX, lo que constituye un acto de competencia desleal que produciría graves perjuicios a mi mandante”.

      Afirma que “La denominación PLAVIX es líder en el mercado internacional, por lo que constituye una marca famosa, notoria y acreditada. Los productos que comercializa mi mandante son de gran conocimiento entre el público consumidor y tiene gran aceptación, por su calidad y prestigio, creándose por lo tanto, una situación especial que debe ser analizada según las normas relativas a la notoriedad de las marcas”.

   3. Contestaciones a la demanda

      El Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, IEPI, a través de su Presidente, da contestación a la demanda diciendo que:

      - Niego los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda.

      - Me ratifico en la Resolución Nº 977289, materia de la impugnación, pues guarda conformidad con la legislación andina y nacional.

      El Director Nacional de Propiedad Industrial contesta la demanda y presenta la excepción de negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y derecho de la demanda.

      Sostiene que “(…) de la comparación realizada los dos signos tienen individualidad y distintividad, y como antecedentes se tomó en cuenta las Resoluciones de la Sala de Propiedad Intelectual y de la Oficina de Signos Distintivos del Perú (INDECOPI) mediante las cuales se denienga la observación presentada (…) y se concede el registro de la denominación PREVIX (…).

      El Procurador General del Estado da contestación a la demanda por medio del Director de Patrocinio, Delegado del Procurador General del Estado y expresa que:

      (…) corresponde al representante legal del IEPI comparecer directamente a juicio en defensa de los intereses de la institución demandada

      .

      Y expresa que “con el fin de vigilar las actuaciones procesales en esta causa (…) señalo la casilla judicial”.

   4. Tercero interesado

      La sociedad MERCK KGaA comparece como tercero interesado en esta causa y contesta la demanda en los siguientes términos:

      1. Legítimo y pleno derecho de Merck KGaA para registrar la marca de fábrica denominada PREVIX para la clase internacional Nº 5.

         Manifiesta que “El registro de la marca PREVIX solicitada por Merck KGaA no contraviene disposición legal alguna, en especial, aquellas citadas por la sociedad actora y por ello la resolución dictada por el Director Nacional de Propiedad Industrial se ajusta a derecho en todas sus partes”.

         Recalca que “(…) es necesario establecer que en el campo farmacéutico hay una infinidad de productos con marcas que comparten letras comunes, y no por ello se puede sostener que todas ellas son confundibles”.

         Sostiene que “Mi mandante Merck KGaA es una compañía de reconocido prestigio mundial, con una larga trayectoria en la industria química farmacéutica, por consiguiente, que no requiere beneficiarse del prestigio de terceros ni de las marcas de ellos”.

      2. SANOFI SYNTHELABO carece de derecho para impugnar el registro de la marca PREVIX.

         Expresa que “el registro de la marca PREVIX para la clase internacional 5 cumplió y cumple con todos los requisitos de registrabilidad contemplados en las Decisiones de la Comisión de la Comunidad Andina sobre Propiedad Industrial y en la Ley de Propiedad Intelectual, por reunir las características de novedad, originalidad y distintividad”.

      3. La resolución del Director Nacional de Propiedad Industrial no viola norma alguna.

         Indica que la autoridad competente “(…) ha aplicado correctamente las normas contenidas en los artículos 81, 82 literales a) y h), y 83 literales a), d), y e) de la Decisión 344, concordantes con los artículos respectivos a la Ley de Propiedad Intelectual. Ello ha sido determinante en la concesión del registro de PREVIX a favor de Merck KGaA (…) por no contravenir ninguna de dichas normas legales”.

      4. En virtud de todo lo expuesto opongo las siguientes excepciones:

1. Alega validez y legalidad de la Resolución Nº 977289.

2. Niega que PLAVIX sea una marca famosa, notoria y acreditada.

3. Niega que entre las marcas en conflicto exista similitud gráfico-visual y fonético-auditivo capaz de producir confusión al público consumidor.

4. Niega que la marca PREVIX no sea susceptible de registro.

5. Niega que la marca PREVIX tenga similitud con la marca PLAVIX.

6. Niega que los productos de PREVIX causen confusión al público consumidor al pensar que pertenecen a la sociedad actora.

7. Niega que su mandante se esté beneficiando del prestigio de la marca PLAVIX.

   CONSIDERANDO:

1. Competencia del Tribunal

   Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1...