PROCESO 094-IP-2015

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

2364105-17462500

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 094-IP-2015

Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Marca: STRIDES DIFENAC (mixta)

Demandante: Sociedad TRIDEX FARMACÉUTICA S.A.

Proceso interno Nº. 2010-00021.

Magistrada ponente: Cecilia L. Ayllón Q.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinticinco días del mes de septiembre del año dos mil quince.

VISTOS:

El Oficio 242 de 3 de febrero de 2015, con sus respectivos anexos, recibido en este Tribunal, vía correo electrónico, el 9 de marzo de 2015, por medio del cual el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, remitió a este Órgano Jurisdiccional la solicitud para que proceda a la interpretación prejudicial de los artículos 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno 2010-00021.

El auto de 19 de agosto de 2015, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto.

* ANTECEDENTES.

El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

Partes en el Proceso Interno.

Demandante: TRIDEX FARMACÉUTICA S.A.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), República de Colombia.

Tercero interesado: STRIDES ARCOLAB LIMITED

Hechos.

* El 15 de junio de 2007, Strides Arcolab Limited (en adelante, Arcolab) solicitó el registro de la marca STRIDES DIFENAC (mixta) para distinguir productos referidos a un producto farmacéutico a base de diclofenaco de la Clase 5 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).

* El 31 de enero de 2008, la citada solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial 588. Tridex Farmacéutica S.A. (en adelante, Tridex) presentó oposición argumentando que la marca solicitada era confundible con las marcas TRIDEX (denominativa y mixtas), registradas en las Clases 3, 5 y 35 a su nombre.

* El 29 de julio de 2008, mediante Resolución 26686, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la oposición presentada y, en consecuencia, concedió el registro de la marca solicitada.

* Tridex presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación contra la Resolución 26686.

* El 26 de agosto de 2008, mediante Resolución 30926, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio confirmó la Resolución 26686.

* El 19 de septiembre de 2008, mediante Resolución 35132, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial confirmó la Resolución 26686. De esta manera quedó agotada la vía gubernativa.

* Tridex interpuso acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra las Resoluciones 30926, 1263 y 26686. Demanda que fue admitida a trámite el 8 de marzo de 2010.

* El 1 de noviembre de 2013, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativa del Consejo de Estado de la República de Colombia resolvió suspender el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la interpretación prejudicial de los artículos 136 literal a) y 150 de la Decisión 486.

Argumentos de la demanda.

TRIDEX interpuso demanda en la que manifiesta que:

* La marca STRIDES DIFENAC (mixta) resulta confundible con las marcas TRIDEX (denominativa y mixtas) registradas por Tridex dado que incluye la expresión STRIDES, aunque pretenda desvirtuar su semejanza agregando la denominación DIFENAC.

* La denominación DIFENAC es apócope del principio activo diclofenaco, el cual es un insumo para la elaboración de medicamentos. Tal raíz es de uso común en la industria farmacéutica y su función distintiva resulta precaria e inapropiable o inatribuible exclusivamente a una persona en particular. Desde esta perspectiva, lo usual es que se haga abstracción de dicha palabra con ocasión del examen de confundibilidad. En conclusión, la expresión DIFENAC es una expresión débil y su fuerza distintiva se encuentra diluida.

* STRIDES es una transliteración de las marcas TRIDEX (denominativa y mixtas) y el hecho que a STRIDES se le coloque a modo de apellido DIFENAC no enerva el citado criterio. Si ello fuese así, se autorizaría la imitación de marcas con la condición de ponerles apellido.

* La Superintendencia se ocupó de precisar las diferencias figurativas entre los signos en conflicto, omitiendo considerar que una de las marcas TRIDEX es denominativa, concretamente la que corresponde al Certificado 124064. La parte gráfica de la marca solicitada STRIDES (mixta) cuenta con círculos que no le otorgan ninguna distintividad al signo solicitado, siendo preponderante la parte denominativa identificada con la expresión STRIDES. Por otro lado, la expresión DIFENAC está escrita en un tamaño sustancialmente menor, por lo que parece una parte explicativa de STRIDES.

* El consumidor promedio no cuenta la primera S de STRIDES como una sílaba y le parecería sorprendente enterarse que la S al final de una palabra otorga una tonalidad suave, mientras que la X, una fuerte. Adicionalmente, la gramática y ortografía de los signos es más que semejante, entra en los campos de la identidad.

Argumentos de la contestación a la demanda.

La Superintendencia de Industria y Comercio presentó contestación a la demanda manifestando que:

* La marca concedida es una marca mixta que se compone de una parte denominativa, STRIDES DIFENAC, y una parte gráfica, que en conjunto la hacen distintiva. Si observamos en conjunto la marca concedida STRIDES DIFENAC (mixta) y las marcas opositoras TRIDEX (denominativa y mixtas), resulta claro que la marca concedida STRIDES DIFENAC (mixta) es suficientemente distintiva y diferenciable de las marcas TRIDEX (denominativa y mixta) previamente registradas a favor de Tridex, toda vez que cuenta con elementos adicionales.

* Entre la marca concedida STRIDES DIFENAC (mixta) que distingue productos de la Clase 5 y las marcas TRIDEX (mixtas) que distinguen productos de la Clase 5 y servicios de la Clase 35 y TRIDEX (denominativa) que distingue productos de la Clase 3 no se desconoce ni el interés general de los consumidores, ni los intereses o derechos de los particulares.

* La expresión DIFENAC contenida en la marca concedida no le da al registro creado un carácter evocativo. Por lo tanto, no resultaba pertinente aplicar la regla de excepción. Ahora, si en gracia de discusión, la expresión DIFENAC llegara a ser considerada evocativa, ello no resultaría relevante en tanto la marca concedida STRIDES DIFENAC (mixta) cuenta con otros elementos que la hacen diferente y diferenciable. En consecuencia, la marca concedida no es susceptible de inducir al consumidor en error, ni respecto a los productos que ampara, ni respecto al origen empresarial de dichos productos.

* INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL.

* Que, los artículos 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, forman parte del ordenamiento jurídico comunitario, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

* Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros;

* Que, el Tribunal interpretará el siguiente artículo:

* Solicitado: 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. No se interpretará el artículo 150 de la Decisión 486 por no ser aplicable al caso concreto.

* CUESTIONES A SER INTERPRETADAS.

* La irregistrabilidad por identidad o similitud de signos. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Similitud ortográfica, fonética e ideológica. Reglas para realizar el cotejo entre signos distintivos.

* Comparación entre marcas mixtas. Comparación entre marcas denominativas y mixtas.

* Marcas farmacéuticas. Elementos de uso común en la conformación de marcas farmacéuticas.

* Conexión competitiva entre productos y servicios en las Clases 3, 5 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

* ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A SER INTERPRETADAS.

* LA IRREGISTRABILIDAD POR IDENTIDAD O SIMILITUD DE SIGNOS. RIESGO DE CONFUSIÓN DIRECTA, INDIRECTA Y DE ASOCIACIÓN. SIMILITUD ORTOGRÁFICA, FONÉTICA E IDEOLÓGICA. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO ENTRE SIGNOS DISTINTIVOS.

* Se abordará el tema en virtud a que en el proceso interno se debate el posible riesgo de confusión o asociación entre el signo solicitado STRIDES DIFENAC (mixto) y las marcas sobre la base de las cuales se presenta la oposición TRIDEX (denominativa y mixtas).

* Las prohibiciones contenidas en el artículo 136 de la Decisión 486 buscan, fundamentalmente, precautelar el interés de terceros. En efecto, conforme a lo previsto en el literal a) del referido artículo 136, no son registrables como marcas los signos que, en el uso comercial, afecten indebidamente los derechos de terceros, especialmente cuando sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.

* Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo; la doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases de riesgos: al de confusión y al de asociación. Actualmente, la lista se ha...