PROCESO 094-IP-2014

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

2122170-24574500

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 94-IP-2014

Interpretación prejudicial a petición del juez consultante de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Órgano nacional consultante: Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo, Segunda Sala de la República del Ecuador. Demandante: THOMSON CONSUMER ELECTRONICS S.A. Demandado: DIRECTOR NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL Y PRESIDENTE DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (IEPI) DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Marca: "La nueva era del entretenimiento". Expediente Interno: 17811-2013-3050.

Magistrado Ponente: Dr. José Vicente Troya Jaramillo

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los cuatro días del mes de febrero del año dos mil quince.

VISTOS:

El Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo, Segunda Sala, de la República del Ecuador, ha remitido el oficio 2645-S-TDCA-No.1, de 30 de julio de 2014, recibido por este Tribunal el 1 de agosto de 2014, por el cual presenta solicitud de interpretación prejudicial dentro del proceso interno 17811-2013-3050.

El Auto emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 6 de noviembre de 2014, mediante el cual se admite a trámite la interpretación prejudicial solicitada.

* ANTEDECENTES:

Partes

Demandante: THOMSON CONSUMER ELECTRONICS, INC.

Demandado: DIRECTOR NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL y PRESIDENTE DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (IEPI), DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.

Hechos

Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes:

* El 17 de enero de 2000, Thomson Consumer Electronics, Inc., solicitó el registro de la marca "LA NUEVA ERA DEL ENTRETENIMIENTO" (denominativa), destinada a proteger todos los productos de la Clase 9 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).

* Dicha solicitud fue publicada en la Gaceta de Propiedad Intelectual 420 correspondiente al mes de enero de 2000.

* En contra de la solicitud de registro la empresa New Era Co. Ltd. presentó observación fundamentándose en la titularidad del signo "NEW ERA" (denominativo) para amparar productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza.

* Mediante providencia de 8 de mayo de 2000, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, corrió traslado a la solicitante con la observación para que presente sus argumentos de contestación correspondientes.

* El 20 de junio de 2000, la empresa Thomson Consumer Electronics, Inc., contestó la observación presentada en contra de su solicitud de registro.

* Mediante Resolución 978073 de 1 de noviembre de 2000, notificada el 9 de los mismos mes y año, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, decidió aceptar la observación y rechazar la solicitud de registro del signo solicitado.

* El 18 de enero de 2001 Thomson Consumer Electronics, Inc., presenta demanda contenciosa administrativa en contra de la Resolución 978073.

* Mediante providencia de 26 de enero de 2001 el Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo, Segunda Sala, avoca conocimiento de la demanda corriendo traslado al demandado para que conteste.

* El 21 de febrero de 2001 el Director Nacional de Propiedad Industrial contesta la demanda interpuesta en contra de la Resolución 978073.

* A través de la providencia de 21 de mayo de 2003, el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo, Segunda Sala, abre la causa a prueba por el término de quince días.

* Thomson Consumer Electronics, Inc., a través del escrito de 3 de junio de 2003, presenta escrito de pruebas.

* El Director Nacional de Propiedad Industrial, presenta el 4 de junio de 2003 el escrito a través del cual solicita sus respectivas pruebas dentro del proceso.

* Mediante providencia de 31 de mayo de 2013 el Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo, Segunda Sala, decide suspender el proceso; y en consecuencia, solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literal a) y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como de los artículos 165 y 168 de la Decisión 486.

+ Argumentos contenidos en la Resolución impugnada.

* La Dirección Nacional de Propiedad Industrial consideró que el signo solicitado no es distintivo respecto del signo opositor ya que posee elementos que lo hacen muy similar a la marca prioritaria, razón por la cual decidió aceptar la observación y rechazar la solicitud de registro.

+ Argumentos de la demanda contenciosa administrativa.

La compañía Thomson Consumer Electronics, Inc., dentro de los argumentos de su demanda manifestó lo siguiente:

* Afirma que la marca "LA NUEVA ERA DEL ENTRETENIMIENTO" (denominativa) es plenamente susceptible de registro y prueba de ello es que se encuentra registrada en varios países.

* Asegura que a pesar de que los signos en conflicto están destinados a amparar productos de la misma clase de la Clasificación Internacional de Niza, son distintos, tal es así que el signo previo ampara: "reguladores de voltaje para automóviles, partes eléctricas, instrumentos para automóviles, interruptores de encendido" mientras que el signo solicitado: "aparatos para transmisión, recepción, procesamiento, radio, fonógrafos, cámaras, video cámaras, amplificadores, antenas, etc".

* Que comparadas las marcas en conflicto se puede determinar que su signo es suficientemente distintivo y que existen suficientes diferencias visuales, gráficas y fonéticas, por lo que no existe posibilidad alguna de confusión en el público consumidor.

* Enuncia que el signo "La nueva era del entretenimiento" (denominativo) ha sido concedido en muchos otros países, lo cual lo demostrará oportunamente.

+ Argumentos de la contestación a la demanda contenciosa administrativa.

* El Director Nacional de Propiedad Industrial del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual - IEPI-, al momento de contestar la demanda, expuso por su parte, los siguientes argumentos:

* Afirma que al realizar el análisis de las marcas de acuerdo con lo determinado por la doctrina, es decir, en su conjunto, de modo sucesivo, atendiendo más a las semejanzas que a las diferencias, desde la óptica del consumidor común y corriente, realizada la comparación entre las denominaciones concluye que éstas poseen elementos que las hacen muy similares y, por lo tanto, producirían confusión tanto en los medios comerciales como en el público consumidor.

* Que la marca solicitada "LA NUEVA ERA DEL ENTRETENIMIENTO" (denominativa), no posee los suficientes elementos distintivos respecto de la marca observante, más aún cuando amparan productos de naturaleza similar y se causaría confusión y asociación por parte de los consumidores al asumir que se trata del mismo origen empresarial.

* INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL:

* La Corte Consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literal a) y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como de los artículos 135 literal a) y 136 literal a) de la Decisión 486, por lo que procede la interpretación solicitada de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344. No se interpretarán los artículos 82 literal a) de la Decisión 344 ni los artículos 135 literal a) y 136 literal a) de la Decisión 486 por no ser aplicables al caso.

* CUESTIONES A SER INTERPRETADAS:

* En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes:

* Impedimentos para el registro de un signo como marca: La identidad y la semejanza. Riesgo de Confusión: directa e indirecta o asociación. Reglas para realizar el cotejo de marcas.

* Clases de signos: comparación entre signos denominativos compuestos.

* Análisis de registrabilidad de signos compuestos por palabras en idioma extranjero.

* Conexión competitiva entre productos de la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza.

* Autonomía de la Oficina Nacional Competente para tomar sus decisiones y la debida motivación.

* ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A SER INTERPRETADAS:

1. IMPEDIMENTOS PARA EL REGISTRO DE UN SIGNO COMO MARCA: LA IDENTIDAD Y LA SEMEJANZA. RIESGO DE CONFUSIÓN: DIRECTA E INDIRECTA O ASOCIACIÓN. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO DE MARCAS.

   * Tomando en cuenta que la sociedad Thomson Consumer Electronics, Inc., solicitó el registro del signo "La nueva era del entretenimiento" (denominativo), para distinguir productos comprendidos en la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza; y, que la sociedad New Era Co. Ltd. presentó observación a la solicitud de registro, bajo el argumento del registro previo de su marca "New era" (denominativa) para la misma Clase Internacional; se estima necesario hacer referencia a la identidad y la semejanza entre marcas.

   La identidad y la semejanza

   * La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca los signos que sean idénticos o similares tanto entre sí como entre los productos o servicios que amparan, conforme lo establece el literal a) del artículo 83, materia de esta interpretación prejudicial.

   * Este Tribunal, al respecto, ha señalado que:

   "La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el...