PROCESO 092-IP-2014

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 92-IP-2014

Interpretación prejudicial de los artículos 165 y 166 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, del artículo 167 de la misma normativa; solicitada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Asunto: Cancelación del registro de la marca VALENTINO (denominativa). Expediente interno: 11866-2009-0-1801-JR-CA-04

Magistrado Ponente: Luis José Diez Canseco Núñez

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 23 días del mes de septiembre del año dos mil catorce.

VISTOS:

El Oficio 11866-2009-0/8va SECA-CSJL-PJ de 24 de julio de 2014, recibido vía correo electrónico el 25 de julio de 2014, mediante el cual la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima suspende el proceso, a fin de solicitar la interpretación prejudicial de los artículos 136 inciso a), 165 y 166 de la Decisión 486.

El Auto de 26 de agosto de 2014, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto.

Partes en el proceso interno:

Demandante: Valentino S.p.A.

Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual (Indecopi), República del Perú

Tercero interesado: José Antonio Salas Aguilar

1. Determinación de los hechos relevantes:

   1. El 9 de febrero de 2007, José Antonio Salas Aguilar solicitó el registro de la marca JOSÉ VALENTINO (mixta) en la Clase 25 de la Clasificación de Niza.

   2. El 10 de abril de 2007, Valentino S.p.A. formuló oposición sobre la base de su marca VALENTINO (denominativa) de la misma Clase 25 de la Clasificación de Niza.

   3. El 9 de mayo de 2007, José Antonio Salas Aguilar presentó como medio de defensa la cancelación de la marca opositora VALENTINO (denominativa) de la Clase 25 de la Clasificación de Niza, inscrita con Certificado 26304.

   4. El 10 de agosto de 2007, Valentino S.p.A. contesta la acción de cancelación presentando las pruebas del uso de la marca en Ecuador.

   5. Mediante Resolución 7763-2008/OSD-INDECOPI de 30 de abril de 2008, la Oficina de Signos Distintivos del Indecopi declaró fundada la acción de cancelación, improcedente la oposición y denegó de oficio el signo solicitado.

   6. El 19 de mayo de 2008, José Antonio Salas Aguilar presentó recurso de reconsideración. Asimismo, el 28 de mayo de 2008, Valentino S.p.A. interpuso recurso de reconsideración.

   7. Mediante Resolución 588-2008/CSD-INDECOPI de 5 de noviembre de 2008, la Comisión de Signos Distintivos declaró infundado el recurso de reconsideración interpuesto por Valentino S.p.A., fundado el recurso de reconsideración interpuesto por José Antonio Salas Aguilar y otorgó el registro del signo solicitado.

   8. El 25 de noviembre de 2008, Valentino S.p.A. interpuso recurso de apelación. Mediante Resolución 2281-2009/TPI-INDECOPI de 7 de septiembre de 2009, el Tribunal del Indecopi confirmó la Resolución 588-2008/CSD-INDECOPI de 5 de noviembre de 2008.

   9. Valentino S.p.A. presenta demanda contencioso administrativa, a fin de anular la Resolución 2281-2009/TPI-INDECOPI de 7 de septiembre de 2009.

   10. El 7 de septiembre de 2010, el Indecopi da contestación de la demanda.

   11. El Cuarto Juzgado Especializado en lo Contencioso Adminsitrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, en primera instancia, emite la sentencia de 24 de octubre de 2012 que declara infundada la demanda.

   12. La demandante Valentino S.p.A. presenta recurso de apelación contra la sentencia de 24 de octubre de 2012 que declara infundada la demanda.

   13. La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima suspende el proceso, a fin de solicitar la interpretación prejudicial de los artículos 136 inciso a), 165 y 166 de la Decisión 486: “Cómo debe analizarse e interpretarse el riesgo de confusión entre productos y servicios de la misma Clase, distinguidos por signos idénticos o semejantes, conforme al inciso a) del artículo 136 de la Decisión 486. Cómo debe analizarse e interpretarse los artículo 165 y 166 de la Decisión 486, respecto a la cancelación del registro de una marca y el uso de la marca en la cantidad y modo que normalmente corresponde”.

2. Fundamentos de la demanda:

   La demandante Valentino S.p.A. argumentó lo siguiente:

   14. Se ha probado el uso de la marca VALENTINO (denominativa) de la Clase 25 de la Clasificación de Niza en Ecuador. El Indecopi no debió cancelar la marca registrada.

   15. Debió denegarse el registro de la marca JOSÉ VALENTINO (mixta) en la Clase 25 de la Clasificación de Niza, por ser confundible con la marca VALENTINO (denominativa) de la Clase 25 de la Clasificación de Niza.

   16. Es muy diferente decir que Valentino S.p.A. demostró que en sólo dos meses abril y mayo de 2007 vendió confecciones de marca VALENTINO (denominativa) por US$15,171.00, que decir que Valentino S.p.A. vendió US$15,171.00 en confecciones durante tres años.

   17. La publicidad es un medio idóneo para demostrar la prueba del uso de la marca. El Indecopi reconoce el uso en publicidad de la marca VALENTINO (denominativa) conjuntamente con su uso real, pero no lo meritúa.

3. Fundamentos de la contestación:

   José Antonio Salas Aguilar contestó la demanda alegando que:

   18. La marca VALENTINO (denominativa) no ha sido usada real ni efectivamente en el mercado peruano ni en otro País Miembro de la Comunidad Andina, en la cantidad y el modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos y las modalidades bajos las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.

   19. Sólo se han presentado 14 facturas comerciales por la venta de 16 trajes distinguidos con dicha marca en el Ecuador en un período relevante de tres años.

       El Indecopi contestó la demanda alegando que:

   20. La marca registrada a favor de Valentino S.p.A. fue debidamente cancelada, ya que no se ha probado el uso de la marca.

   21. Se reconoce el uso de la marca VALENTINO (denominativa), pero señala que su uso no es suficiente para evitar la cancelación.

   22. En las facturas presentadas se aprecia que se ha comercializado durante los años 2005, 2006 y 2007 sólo 16 trajes para hombres. Si bien se ha presentado copias de diversos anuncios publicitarios, los mismos que apreciados en conjunto no permiten establecer que efectivamente se ha puesto a disposición del público consumidor diversos productos con la marca VALENTINO (denominativa), en una cantidad razonable, a fin de acreditar el uso de la marca. Sólo se ha probado el uso en el lapso de dos meses y en una cantidad insuficiente.

   23. Sobre los catálogos presentados (2004-2007) se puede indicar que no son elementos que permitan acreditar la comercialización de productos con la marca y, por lo tanto, el uso de la misma en el Perú o en cualquier otro País Miembro de la Comunidad Andina.

   24. El uso publicitario de una marca no evita la cancelación de su registro.

4. Fundamentos de la sentencia...