PROCESO 089-IP-2014

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 89-IP-2014

Interpretación prejudicial, a solicitud de la corte consultante, del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad y, de oficio, de los artículos 134 literal a), y 150 de la misma normativa, con fundamento en la consulta realizada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú. Expediente Interno Nº 06134-2011-0-1801-JR-CA-02. Actor: BURT´S BEES, INC. Marca denominativa MAMA BEE.

Magistrada Ponente: Leonor Perdomo Perdomo

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los diez y siete días del mes de septiembre del año dos mil catorce, en Sesión Judicial se procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú.

VISTOS:

El Oficio N° 6134-2011-0/8va SECA-CSJLI-PJ de fecha 24 de julio de 2014, recibido por este Tribunal en la misma fecha, procedente de la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, por medio de la cual se remite solicitud de interpretación prejudicial con motivo del proceso interno N° 06134-2011-0-1801-JR-CA-02.

Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 26 de agosto de 2014.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

2. Las partes.

   Demandante: BURT’S BEES, INC.

   Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL – INDECOPI, DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ.

   iii. DATOS RELEVANTES.

   1. HECHOS.

   Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

   1. La sociedad BURT’S BEES, INC., solicitó el 09 de abril de 2010, el registro como marca del signo denominativo MAMA BEE, para amparar los siguientes productos de la Clase 03 de la Clasificación Internacional de Niza: “Preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar (preparaciones abrasivas); jabones; productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares; dentífricos”.

   2. Una vez publicada la solicitud no se formularon oposiciones.

   3. El 15 de octubre de 2010, la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI, mediante la Resolución No. 16089-2010/DSD-INDECOPI, denegó de oficio el registro solicitado, con fundamento en la marca denominativa previamente registrada BEE BRAND, para distinguir productos de la Clase 03 de la Clasificación Internacional de Niza: “jabones, jabones antisépticos”. Se encuentra registrada a nombre de la sociedad PT. BEA SARI JELITA.

   4. El 11 de noviembre de 2010, la sociedad BURT’S BEES, INC., presentó recurso de apelación contra el anterior acto administrativo.

   5. El 08 de agosto de 2011, la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI, mediante Resolución No. 1678-2011/TPI-INDECOPI, resolvió el recurso de apelación, confirmando la Resolución impugnada que denegó el registro solicitado.

   6. La sociedad BURT’S BEES, INC., interpuso demanda contencioso administrativa contra la anterior Resolución.

   7. El Segundo Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo, Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución Número Doce de 23 de agosto de 2013, declaró infundada la demanda.

   8. El 10 de septiembre de 2013, la sociedad BURT’S BEES, INC., presentó recurso de apelación contra la anterior sentencia.

   9. La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú solicitó interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

      2. FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA

      El demandante soporta la acción en los siguientes argumentos:

   10. Manifiesta, que no existe riesgo de confusión entre la marca BEE BRAND y el signo solicitado, ya que a pesar de que se configura el riesgo de conexión competitiva, existen diferencias desde el punto de vista gráfico y fonético. El significado de la palabra BEE está en idioma inglés, por lo que el consumidor peruano simplemente la identificará gráfica y fonéticamente como BEE.

   11. Agrega, que tanto la palabra BRAND (en idioma inglés, y cuyo significado alude a “MARCA”) como la marca BEE BRAND, son débiles; razón por la cual no pueden impedir que se registren otros signos que incluyan alguno de esos términos en su conformación siempre y cuando los signos en su conjunto no sean idénticos. Esta posición ha sido reiterada por el INDECOPI en anteriores pronunciamientos.

   12. Asimismo adiciona, que la palabra BEE es de uso común en la Clase 03 de la Clasificación Internacional, tal y como lo corroboran las marcas inscritas RUGBEE (Certificado No. 153787), BEEFMAKER (Certificado No. 145177), BEEP (Certificado No. 21283); así como otras marcas registradas que al verlas, leerlas y pronunciarlas se identifica la palabra BEE como son BE BLUE, CK BE, BE… SENSUAL, BE… KISSIBLE, BE… SPONTANEOUS, BE MAGIC ESITA, BE SEXY CYºZONE.

       3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

       Por parte del INDECOPI.

   13. Indica, que los signos en conflicto son confundibles entre sí desde el punto de vista gráfico y fonético. Para efectos del examen comparativo de las marcas, no se puede realizar una disección arbitraria de los signos.

   14. Agrega, que la impresión en conjunto de signos denominativos se determina principalmente por su aspecto fonético y gráfico. Adicionalmente, cuando se trata de denominaciones compuestas por más de un término o palabra, se debe establecer cuál de los elementos predomina sobre el otro, a fin de determinar si ambas contienen el mismo elemento relevante. En el caso de los signos en conflicto, la denominación relevante es BEE, mientras que los términos MAMA y BRAND son términos de uso frecuente que no son susceptibles de identificar un origen empresarial en particular.

   15. Adiciona, que el término MAMA tiene carácter descriptivo.

   16. Señala, que la capacidad distintiva de un signo se determina con relación a los productos o servicios que está destinado a identificar en el mercado. Los productos de “perfumería, cosméticos, lociones capilares y dentífricos”, que pretende distinguir la marca MAMA BEE se encuentran vinculados con los “jabones y jabones antisépticos que distingue la marca BEE BRAND”, ya que tienen la misma finalidad “al tratarse de productos destinados al aseo y belleza personal”, el mismo canal de comercialización “como son los supermercados, y están dirigidos a un “mismo público consumidor”.

   17. Manifiesta, que si bien es cierto que existen otras marcas registradas en la Clase 03 de la Nomenclatura Oficial que llevan el término BEE, ninguna de éstas lleva dicho término por sí sólo, sino como parte de una palabra, a diferencia de lo que ocurre con los signos en conflicto. Por lo tanto, no corresponde la comparación ni tomarlas como ejemplo.

   18. Arguye, que los registros otorgados por la autoridad administrativa no tienen carácter vinculante al momento de evaluarse una nueva solicitud.

       4. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

   19. El Segundo Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución Número Doce de 23 de agosto de 2013, declaró infundada la demanda, argumentando que los signos en conflicto son confundibles entre sí, y por lo tanto, susceptibles de generar riesgo de confusión indirecta, ya que:

   20. Primero, ninguno de los signos indicados por el demandante tiene incorporado la denominación BEE por sí sola, sino que ésta se encuentra incorporada dentro de otras palabras. No existe otro signo que contenga la denominación BEE por separado, motivo por el cual el registro de un signo como el solicitado, podría inducir al consumidor a pensar que se encuentran vinculados o que tienen un mismo origen empresarial.

   21. Segundo, la existencia de signos distintivos que incluyen la denominación BEE tampoco permite concluir que ésta sea de “uso común” en la Clase 03 de la Clasificación Internacional.

   22. Tercero, a pesar de que existen diferencias gráficas y fonéticas entre los signos en conflicto, se debe tener presente que distinguen algunos de los mismos productos;

   23. Cuarto, el signo distintivo BEE BRAND no es una marca débil, por lo que el registro de marcas semejantes podría inducir a confusión a los consumidores.

       5. RECURSO DE APELACIÓN

   24. La sociedad BURT’S BEES, INC., en el escrito de recurso de apelación reiteró los argumentos expuestos en la demanda. Agrega que resulta un “absurdo señalar que, pese a que las marcas son diferentes, no se puede otorgar el registro solicitado (Mama Bee) porque no existe otra marca registrada que contenga el vocablo BEE en la clasificación 3”. A lo largo del Registro de la Propiedad Industrial del INDECOPI, coexisten varias marcas con la denominación BEE, sin problema alguno.

4. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a SER INTERPRETADAS.

   25. La Corte consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486. Delimitó su solicitud de la siguiente manera:

       1. Criterios para terminar el riesgo de confusión indirecta entre signos que contienen...