PROCESO 088-IP-2014

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 88-IP-2014

Interpretación prejudicial a petición del juez consultante del artículo 135 literal e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y de oficio, de los artículos 134 literal a) y 135 literales a) y b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Órgano nacional consultante: Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Demandante: INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL-INDECOPI. Asunto: Marca: "NÚMERO UNO (denominativa)". Expediente Interno: 04400-2012-0-1801-JR-CA-11.

Magistrado Ponente: Dr. José Vicente Troya Jaramillo

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EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los diecisiete (17) días del mes de septiembre del año dos mil catorce.

VISTOS:

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, de la República del Perú, a través del Oficio 4400-2012-0/8va SEC A-CSJLI-PJ de 24 de julio de 2014, recibido por este Tribunal el mismo día, solicita la interpretación prejudicial del artículo 135 literal e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Que, de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de diez (10) de septiembre de 2014.

* PARTES EN EL PROCESO INTERNO:

Demandante: INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A.

Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE LA DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL-INDECOPI, DE LA REPÚBLICA DE PERÚ.

Tercero interesado: THE CLOROX COMPANY.

* HECHOS REVELANTES:

* Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes:

* El 15 de marzo de 2010, la sociedad INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A., solicitó el registro de la marca "NÚMERO UNO" (denominativa) para distinguir: preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares; dentífricos, de la Clase 3 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas.

* Una vez publicado el extracto de la solicitud en el Diario Oficial "El Peruano", con fecha 24 de mayo de 2010, la empresa THE CLOROX COMPANY, formuló oposición, soportando su legítimo interés en ser competidora directa de la empresa solicitante, argumentando que el signo solicitado es descriptivo y por ende carente de distintividad, por lo que afectaría a su empresa al describir que su producto es el "número uno" del mercado sin incluir ningún elemento adicional que le confiera distintividad.

* El 8 de junio de 2010, INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A., da contestación a la oposición, sosteniendo que su signo "NÚMERO UNO" (denominativo) no hace alusión alguna a cualidades de los productos de la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.

* Mediante Resolución 308-2011/CSD-INDECOPI de 7 de febrero de 2011, la Comisión de Signos Distintivos resolvió declarar fundada la oposición y denegó el registro del signo solicitado por considerar que el signo es una expresión laudatoria en la medida de informar de manera directa al consumidor los productos de la clase 3 de de la Clasificación Internacional de Niza y encontrarse inmerso en la prohibición contenida en el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486.

* El 16 de febrero de 2011, la empresa INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A., interpuso recurso de apelación en contra de la Resolución antes citada.

* El 28 de abril de 2011 THE CLOROX COMPANY, contestó el recurso de apelación planteado por INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A.

* Con Resolución 0990-2012/TPI-INDECOPI de 8 de junio de 2012, el Tribunal de Defensa de la Competencia y la Propiedad Intelectual del INDECOPI, resolvió confirmar la Resolución 308-2011/CSD-INDECOPI de 7 de febrero de 2011 que denegó el registro de la marca de producto "NÚMERO UNO" (denominativa), solicitada por INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A.

* El 4 de julio de 2012 INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A., presenta ante el Juzgado Especializado de lo Contencioso Administrativo, demanda contenciosa administrativa, en contra de la Resolución 0990-2012/TPI-INDECOPI de 8 de junio de 2012.

* El 2 de agosto de 2012 el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI-, da contestación a la demanda contenciosa administrativa.

* Mediante escrito de 4 de febrero de 2013 THE CLOROX COMPANY, contesta el recurso presentado por INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A.

* El 27 de noviembre de 2013 mediante Sentencia Número 9, el Vigésimo Cuarto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo Sub Especialidad en temas de mercado, resolvió declarar infundada la demanda presentada por INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A.

* INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. el 13 de diciembre de 2013, presenta recurso de apelación en contra de la sentencia de 26 de marzo de 2013.

* Mediante providencia de 13 de junio de 2014 la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú decide suspender el proceso y solicitar la interpretación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, solicitando se pronuncie respecto a:

"Criterios para determinar la capacidad distintiva de un signo denominativo, que representaría un término descriptivo de las aspiraciones generales de los productores de bienes y servicios en un mercado."

+ Fundamentos de derecho contenidos en la demanda contenciosa administrativa.

* La sociedad INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

* Mantiene que el signo solicitado no es descriptivo sino arbitrario, ya que la denominación que lo conforma no guarda relación con el tipo de productos que ampara en el mercado.

* Aduce que: "(...) la doctrina y jurisprudencia han reconocido, que los adjetivos calificativos suelen ser aceptados como marcas siempre que no tengan una estrecha relación con los bienes o con los servicios que pretendan proteger o distinguir. En todo caso, cabe advertir que en la medida en que estos signos puedan servir de calificativos para distintos productos pertenecientes a diversas clases, se verá disminuida su capacidad distintiva, por ser factible de utilización en diversos productos".

* Afirma además que: "En efecto, debemos mencionar que la denominación NÚMERO UNO no hace referencia alguna a una cualidad de los productos de la clase 3 de la Clasificación Internacional, por lo tanto no constituye una descripción sobre las características de los productos para los cuales se pretende registrar".

* Enuncia que: "En consecuencia, dado que consideramos que nuestra marca no se encuentra incursa en las prohibiciones absolutas de registro según el artículo 135 incisos b) y e) de la Decisión 486, Régimen Común de Propiedad Industrial, solicitamos a la autoridad judicial se sirva declarar la nulidad de la resolución impugnada y se otorgue el registro solicitado por INTRADEVCO, por tener aptitud distintiva".

+ Contestación a la demanda contenciosa administrativa (INDECOPI).

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI- de la República de Perú, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

* Argumenta que: "En el presente caso, se aprecia que la denominación NÚMERO UNO colocada como marca sobre preparaciones para blanquear y otros que se pretenden distinguir, incurriría en la en la prohibición de registro referida, en la medida que informa directamente la calidad de los referidos productos, indicando que los productos que se pretenden distinguir con ese signo son los mejores, por lo que informa directamente acerca de la condición o posición de dichos productos frente a los demás competidores que son de igual o similar naturaleza".

* Afirma que en consecuencia el signo solicitado es descriptivo, al transmitir en conjunto información acerca de los productos que ampara a los cuales les atribuye una cualidad de excelencia.

* Advierte además que: "(...) resulta frecuente la utilización en el mercado de frases como: EL NÚMERO UNO EN VENTAS; EL NÚMERO UNO EN SACAR MANCHAS; EL NÚMERO UNO EN LIMPIEZA; EL NÚMERO EN (determinado país), etc., en comparación a los productos que ofrecen los competidores".

* Que al no contar con elementos denominativos, gráficos y/o figurativos adicionales que le confieran suficiente fuerza distintiva no es capaz de individualizar los productos que pretende distinguir y diferenciarlos de los de sus competidores, por lo...