PROCESO 081-IP-2015

EmisorTribunal de Justicia de la Comunidad Andina

2364105-17462500

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 081-IP-2015

Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 224 y 228 de la misma Decisión.

Marca: M (mixta).

Demandante: TELEFÓNICA S.A.

Proceso interno: 2011-0189.

Magistrada Ponente: Doctora Cecilia L. Ayllón Q.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinticinco días del mes de septiembre del año dos mil quince.

VISTOS:

El Oficio 108 de 26 de enero de 2015, con sus respectivos anexos, recibido en este Tribunal, vía correo electrónico, el 27 de enero de 2015, mediante el cual el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial de los artículos 134, 135, 136, 148, 150, 172 y demás concordantes de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina a fin de resolver el proceso interno 2011-0189.

El auto de 20 de julio de 2015, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto.

* ANTECEDENTES.

El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

Partes en el Proceso Interno.

Demandante: TELEFÓNICA S.A.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), República de Colombia.

Tercero interesado: EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P.

Hechos.

* El 19 de octubre de 2007, Empresas Públicas de Medellín E.S.P solicitó el registro de la marca "M" (mixta), para distinguir: "Prestación de servicios de acueducto, energía y gas"; servicios comprendidos en la Clase 39 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).

* El 31 de diciembre de 2007, dicha solicitud fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial 584, bajo publicación 330, página 79.

* El 13 de febrero de 2008, Telefónica S.A. y Telefónica Móviles de Colombia S.A., filial en Colombia y licenciataria de Telefónica S.A., presentaron oposición contra la solicitud de registro de marca presentada por Empresas Públicas de Medellín E.S.P., sobre la base de sus marcas M (mixtas), previamente registradas a su favor para distinguir productos en las Clases 1 a 19 y 21 a 34, así como servicios contenidos en las Clases 35 a 45 de la Clasificación Internacional de Niza.

* El 26 de marzo de 2009, mediante Resolución 13644, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) declaró infundada la oposición presentada y concedió el registro de la marca "M" (mixta).

* El 8 de abril de 2009, Telefónica S.A. y Telefónica Móviles de Colombia S.A. presentaron recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra la decisión contenida en la Resolución 13644 de 26 de marzo de 2009.

* El 30 de junio 2009, mediante Resolución 33045, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la reposición presentada y confirmó la decisión contenida en la Resolución 13644.

* El 31 de julio de 2009, mediante Resolución 39013, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial declaró infundada la apelación presentada por Telefónica S.A. y confirmó la decisión contenida en la Resolución 13644.

* En junio de 2011, Telefónica S.A. interpuso demanda de nulidad contra las citadas resoluciones emitidas por la SIC.

* El 1 de noviembre de 2013, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia resolvió suspender el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la interpretación prejudicial de los artículos 134, 135, 136, 148, 150, 172 y demás concordantes de la Decisión 486.

Argumentos de la demanda.

TELEFÓNICA S.A. interpuso demanda en la que manifiesta que:

* La marca "M" (mixta), otorgada a favor de Empresas Públicas de Medellín E.S.P., al reproducir las marcas registradas en favor de Telefónica S.A., causa el mismo impacto visual entre los consumidores, careciendo la marca atacada del elemento de distintividad, ocasionando confusión y asociación entre los consumidores. La marca "M" (mixta) imita y reproduce el elemento sustancial, esencial y predominante de la marca previamente registrada, causando confusión y permitiendo con ello que un tercero pueda percibir la fama, el prestigio y el posicionamiento alcanzado por el signo distintivo que explota legalmente Telefónica S.A a nivel nacional e internacional.

* La marca atacada se aprovecha de la notoriedad y el reconocimiento de las marcas "M" (mixtas) de Telefónica S.A., que fueron registradas previamente y son conocidas tanto a nivel nacional como mundial por los consumidores, especialmente en los países miembros de la Comunidad Andina. Se trata de un signo notorio que designa todo tipo de productos y servicios, que son efectivamente comercializados. Por lo tanto, el público consumidor creerá que los productos comercializados bajo la marca atacada son productos de Telefónica S.A., más aún cuando el signo solicitado es casi idéntico a las marcas opositoras "M" (mixta), lo cual evidencia que la marca otorgada está creando un riesgo de confusión y asociación entre los consumidores.

* Las marcas "M" (mixtas) previamente registradas a favor de Telefónica S.A. distinguen servicios en la Clase 39 que son exactamente los mismos que distingue la marca "M" (mixta) registrada a favor de Empresas Públicas de Medellín E.S.P. De esta manera, obra la causal de irregistrabilidad, ya que en primer lugar la marca "M" (mixta) resulta muy similar y casi idéntica a las marcas de Telefónica S.A. y, en segundo lugar, porque la marca otorgada pretende distinguir servicios protegidos y estrechamente relacionados con los servicios que distinguen las marcas "M" (mixtas) registradas a favor de Telefónica S.A., lo que evidencia el riesgo de confusión.

Argumentos de la contestación a la demanda.

La SIC presenta contestación a la demanda manifestando que:

* Entre la marca solicitada "M" (mixta) y la marca previamente registrada "M" (mixta) consistente en el diseño de una letra no existen semejanzas susceptibles de crear confusión o riesgo de asociación, esto obedece a que si bien las marcas coinciden en la incorporación de la letra "M", el diseño que cada una de ellas contiene es particular y distintivo, lo cual les imprime la suficiente distintividad a cada una de ellas.

* Comparados los signos en controversia, contienen trazados distintos que los vuelven diferenciables, no habiéndose encontrado semejanzas entre las mismas, lo que permite al consumidor escoger el producto sin inducirlo a error en el mercado, pues no existe riesgo de confusión.

* Al concluirse que las marcas mixtas en debate no presentan semejanzas o identidades entre sí capaces de inducir al público consumidor a error, se hace irrelevante e innecesario el estudio de la notoriedad alegada por Telefónica S.A.

Argumentos de la contestación de la demanda por parte del tercero interesado.

EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. presenta contestación a la demanda manifestando que:

* La marca solicitada "M" (mixta) puede ser representada gráficamente y no carece de distintividad, pues lleva un diseño gráfico que permite diferenciarla. Desconocer lo anterior también haría carente de distintividad la marca opositora "M" (mixta), pues en ambos casos se trata de la letra "M" que va acompañada de un diseño tan particular y caprichoso que permite individualizarlas y distinguirlas. Por ello, las causales absolutas de irregistrabilidad invocadas por Telefónica S.A. no tendrían cabida pues la marca es susceptible de representación gráfica y no es carente de distintividad.

* La marca solicitada "M" (mixta) no es similarmente confundible con la marca opositora "M" (mixta), por sus inconfundibles rasgos gráficos, resultando indiferente que los servicios que ambos identifican sean coincidentes, pues el solo hecho de que los signos no sean confundibles es razón suficiente para permitir su coexistencia. La única similitud entre ambos signos es la forma de la letra "M", la cual no solo varía entre ser minúscula y la otra mayúscula, sino que de acuerdo a los criterios jurisprudenciales vigentes, resulta irrelevante a efecto del cotejo de marcas por tratarse de marcas mixtas consistentes en un única letra, donde lo que se debe estudiar es el elemento gráfico únicamente.

* Tratándose de marcas mixtas compuestas por una única letra pero con diseño particular, se debe precisar que el cotejo de marcas debe hacerse ya no por sus elementos denominativos, sino únicamente sobre los gráficos debido a que pese a que normalmente el elemento denominativo de las marcas mixtas es el preponderante, en los casos en que se trata de una única letra o número, la jurisprudencia andina ha entendido que el carácter o letra como tal no podrá ser apropiable, sino sus gráficos. O lo que es igual, lo que se protegerá en las marcas mixtas consistentes en una única letra con diseño gráfico, será su arte, mas no la denominación.

* En el caso concreto, se debe señalar que la SIC no se ha pronunciado frente a la notoriedad de la marca "M" (mixta) registrada a favor de Telefónica S.A. toda vez que la misma no ha sometido a estudio dicha calidad, y no obra prueba en contrario en el expediente. Ello en virtud de que la notoriedad de la marca es una declaratoria que hace exclusivamente la Entidad. Adicionalmente, no existe pretensión alguna en la demanda tendiente a que se declare la...

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