PROCESO 080-IP-2015

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 080-IP-2015

Interpretación prejudicial de los artículos 33 último párrafo del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 123 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú.

Patente de invención: COMPOSICIÓN PARA TRATAR ENFERMEDADES RESPIRATORIAS Y DE LA PIEL

Actor: SCHERING CORPORATION

Proceso interno 3402-2014.

Magistrada ponente: Dra. Cecilia L. Ayllón Q.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veintiún días del mes de agosto del año dos mil quince.

VISTOS:

El 27 de enero de 2015, se recibió en este Tribunal, vía correo electrónico, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, para que se proceda a la interpretación prejudicial de los artículos 33 último párrafo del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 123 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno 3402-2014;

El auto del 20 de julio de 2015, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en el artículo 125 del Estatuto y con lo dispuesto en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal, y;

Los hechos relevantes señalados por el consultante.

1. ANTECEDENTES.

   Partes en el Proceso Interno.

   Demandante: SCHERING CORPORATION

   Demandada: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), República del Perú.

   Procurador Público de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM)

   Hechos.

   1. El 22 de diciembre de 1998, Schering Corporation, reivindicando prioridad extranjera sobre la base de solicitudes presentadas en Estados Unidos de América, solicitó la concesión de patente de invención para COMPOSICIÓN PARA TRATAR ENFERMEDADES RESPIRATORIAS Y DE LA PIEL.

   2. El 23 de febrero de 2000, se publicó en el Diario Oficial El Peruano la solicitud de patente, sin que se presentaran oposiciones dentro del plazo legal.

   3. Mediante Informe Técnico GM 91-2001, se analizó el pliego de 12 reivindicaciones originalmente presentado, estableciendo que:

      – Las reivindicaciones 1 a 10 no cumplen con el requisito de novedad de acuerdo con el artículo 16 de la Decisión 486.

      – La reivindicación 11 por definir un método terapéutico no es patentable de acuerdo con el artículo 20 literal d) de la Decisión 486.

      – La reivindicación 12 no es patentable por estar referida a un uso, de acuerdo con el artículo 14 de la Decisión 486.

      – En caso de absolverse la objeción de novedad debería argumentarse respecto al nivel inventivo de lo solicitado.

      El 18 de octubre de 2002, Schering Corporation contestó el Informe Técnico y presentó un nuevo pliego de 10 reivindicaciones, eliminando las reivindicaciones 11 y 12, y corrigiendo las reivindicaciones 1, 2, 7 y 18.

   4. El 27 de marzo de 2003, la examinadora externa presentó el Informe Técnico GM 0091-2001/A, en el cual realizó un examen adicional a la solicitud de patente, concluyendo que:

      – Las nuevas páginas 1, 2, 7 y 18 de la memoria descriptiva no implican una ampliación de la invención originalmente presentada según el artículo 34 de la Decisión 486.

      – La nueva reivindicación 1 corresponde a la reivindicación original 1, modificada por la exclusión de algunos compuestos , lo que tiene soporte en el rango más limitado descrito en las reivindicaciones 2 y 5; y las nuevas reivindicaciones 2 a 10 encuentran soporte en el pliego original. Por lo tanto, el pliego de 10 reivindicaciones no implica una ampliación de la invención originalmente presentada según el artículo 34 de la Decisión 486.

      – Las reivindicaciones 1, 2, 4, 5 y 7 a 10 definen la materia que se desea proteger y son claras y concisas, por lo que cumplen con el requisito de claridad. Sin embargo, en la reivindicación 4 se debe retirar el término “de alrededor”, por cuanto afecta la claridad.

      – La reivindicación 3 constituye una repetición innecesaria del contenido de la reivindicación 2 y la reivindicación 6, una repetición del contenido de la reivindicación 5, afectando la concisión del pliego. Por lo tanto, las reivindicaciones 3 y 6 no cumplen con el artículo 30 de la Decisión 486.

   5. El 30 de octubre de 2003, mediante Resolución 1291-2003/OIN-INDECOPI, la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías denegó la patente solicitada, considerando que las reivindicaciones 3 y 6 no cumplen con el requisito de claridad y concisión, y que las reivindicaciones 1, 2, 4, 5 y 7 a 10 no cumplen con el requisito de nivel inventivo.

   6. El 25 de noviembre de 2003, Schering Corporation presentó recurso de apelación contra la Resolución 1291-2003/OIN-INDECOPI, adjuntando un nuevo pliego de reivindicaciones.

   7. El 5 de marzo de 2004, el examinador externo de la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías emitió el Informe Técnico VDG 02-2004, en el cual concluyó lo siguiente:

      – Las reivindicaciones 1 a 6 del escrito de 25 de noviembre de 2003 no implican una ampliación de la invención originalmente presentada, por lo que cumplen con lo establecido en el artículo 34 de la Decisión 486.

      – La reivindicación 2 no cumple con el requisito de claridad contemplado en el artículo 30 de la Decisión 486.

      – Las reivindicaciones 1 y 3 a 6 no cumplen con el requisito de nivel inventivo establecido en el artículo 18 de la Decisión 486.

   8. El 15 de abril de 2004, mediante Resolución 310-2004/TPI-INDECOPI, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual confirmó la Resolución 1291-2003/OIN-INDECOPI.

   9. El 19 de julio de 2004, Schering Corporation interpuso demanda contencioso administrativa contra la Resolución 310-2004/TPI-INDECOPI.

   10. El 27 de septiembre de 2010, la Sala Transitoria Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró fundada la demanda interpuesta por Schering Corporation y, en consecuencia, nula la Resolución 310-2004/TPI-INDECOPI.

   11. El 8 de noviembre de 2010, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) interpuso recurso de apelación contra la sentencia de 27 de septiembre de 2010.

   12. El 10 de octubre de 2013, la Sala Civil Permanente...