PROCESO 080-IP-2014

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 80-IP-2014

Interpretación prejudicial a petición del juez consultante de los artículos 151, 155, 238 y 243 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y de oficio de los artículos 156 y 157 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Órgano nacional consultante: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, Grupo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial. Demandante: CARVAJAL INFORMACIÓN S.A.S. Demandado: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP. Asunto: "Infracción de derechos marcarios". Expediente Interno: 2013-223172.

Magistrado Ponente: Dr. José Vicente Troya Jaramillo

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EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los diecisiete (17) días del mes de septiembre del año dos mil catorce.

VISTOS:

En la solicitud de interpretación prejudicial formulada por la Superintendencia de Industria y Comercio, Grupo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la República de Colombia, a través del Oficio 1003-240 de 3 de junio de 2014, recibido por este Tribunal el veinte de junio de 2014, solicita la interpretación prejudicial de los artículos 151, 155, 238 y 243 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Que, de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de veintitrés (23) de julio de 2014.

1.- PARTES EN EL PROCESO INTERNO:

Demandante: CARVAJAL INFORMACIÓN S.A.S.

Demandada: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP.

2.- HECHOS RELEVANTES

Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes:

* La sociedad CARVAJAL INFORMACIÓN S.A.S., presentó ante la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, demanda por infracción de marca en contra de la sociedad COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP., soportando su acción en la titularidad de los signos "GURÚ" (denominativo) y "GURÚ" (mixto), para las clases 16, 35, 38, 41 y 42 de la Clasificación de Niza, signos que se ven afectados con el uso por parte de COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP., del signo GURÚ (denominativo), para ofertar servicios de telecomunicaciones, comprendidos en la clase internacional 38, el cual es idéntico a sus marcas previamente registradas.

* Con fecha 4 de febrero de 2014, COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP., dio contestación a la demanda planteada en su contra, negando los argumentos deducidos por la actora.

* Mediante auto 25209 de 22 de mayo de 2014, la Superintendencia de Industria y Comercio, ordena oficiar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para que se efectúe la respectiva Interpretación Prejudicial, en donde se solicita se respondan las siguientes preguntas:

"Sobre los artículos 151, 155 y 238 de la Decisión 486 de 2000:

1. Es posible a la luz de la Decisión 486 de 2000, la coexistencia de dos marcas registradas bajo la misma clase de Niza, siempre y cuando no haya lugar a un riesgo de confusión y asociación, b) la Clasificación de Niza debe analizarse teniendo en cuenta las sub actividades contenidas en la misma.

   Sobre el artículo 243 de la Decisión 486 de 2000:

1. Los criterios contenidos en el mencionado artículo relevan a la víctima de la infracción de acreditar la existencia de un daño, b) el hecho dañoso, constitutivo de la infracción, da lugar automáticamente a la generación de un daño."

   + Fundamentos de derecho contenidos en la demanda

   * La sociedad CARVAJAL INFORMACIÓN S.A.S. en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

   * Que es titular de los signos "GURÚ" (denominativo) y "GURÚ" (mixto) para proteger productos y servicios comprendidos en las clases: 16, 35, 38, 41 y 42 de la Clasificación de Niza.

   * Que desde el año 2011, viene utilizando la marca "GURÚ" (denominativa) y "GURÚ" (mixta), "(...) para identificar un portal de internet que oferta servicios de motor de búsqueda, que le permite al usuario acceder a la información comercial de Colombia, incluyendo contenido relativo a los sectores del turismo, el entretenimiento, de eventos y de gastronomía, entre muchos otros, servicios que se encuentran reivindicados por los registros de marcas".

   * Que: "(...) los servicios identificados con las marcas "GURÚ" y "GURÚ" mixta, ofrecidos por CARVAJAL en los portales www.ciudadguru.com.co [HYPERLINK: http://www.ciudadguru.com.co], www.ciudadguru.com [HYPERLINK: http://www.ciudadguru.com], www.guruviajes.com [HYPERLINK: http://www.guruviajes.com], www.guruviajes.com.co [HYPERLINK: http://www.guruviajes.com.co], www.guruofertas.com [HYPERLINK: http://www.guruofertas.com] y www.guruofertas.com.co [HYPERLINK: http://www.guruofertas.com.co], y en las aplicaciones móviles gurú cines, gurú cajeros, gurú parqueaderos, consisten, principalmente, en un servicio de Telecomunicaciones que permite el acceso a bases de datos informáticas, electrónicas y en línea para la comunicación de información y contenido sobre asuntos de interés general y comercial, facilitando el intercambio de información entre los distintos usuarios y el acceso a sitios web de terceros, así como la adquisición de productos y servicios a través de dichos sitios de internet".

   * Además afirma que es titular de la marca "GURÚ" (denominativa) en Nicaragua (clases 16, 35 y 38 de la Clasificación de Niza), Guatemala (clases 16 y 38 de la Clasificación de Niza), Panamá (clases internacionales 16, 35 y 38 de la Clasificación de Niza) y en Honduras (clase 38 de la Clasificación de Niza).

   * Que la empresa COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP, "(...) que absorbió a TELEFÓNICA MÓVILES S.A., presta sus servicios a través de la marca MOVISTAR a nivel nacional, tiene por objeto la organización, operación, prestación, provisión, explotación de las actividades, redes y los servicios de telecomunicaciones, tal como se desprende de su objeto social y de la información encontrada en la página web http://www.movistar.co/, según consta en los Términos y Condiciones de dicha página web".

   * Afirma que: "COLOMBIA TELECOMUNICACIONES está adelantando una campaña publicitaria, educativa e instructiva en la que utiliza la expresión "GURÚ" de manera protagónica, para promocionar sus servicios de Internet y telecomunicaciones, en distintos medios de comunicación como internet, vallas, televisión, radio, prensa, entre otras".

   * Manifiesta que: "La utilización que de la marca "GURÚ" viene realizando COLOMBIA TELECOMUNICACIONES para promocionar sus servicios, es para servicios idénticos frente a los cuales CARVAJAL tiene registradas sus marcas "GURÚ" y "GURÚ" mixta".

   * Que el uso del signo "GURÚ" por parte de COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP., en frases como "Pregunta al gurú de internet" causa riesgo de confusión y/o asociación respecto de las marcas de su propiedad.

   * Aduce que COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP., no posee autorización para el uso en el comercio del signo "GURÚ" de su propiedad.

   * Mantiene que: "La utilización de la expresión distintiva "GURÚ" por parte de COLOMBIA TELECOMUNICACIONES para distinguir un servicio de educación o instrucción, referido al servicio de telecomunicaciones ofrecido, contraviene, evidentemente, el derecho concedido a CARVAJAL contemplado en los literales a) y d) del artículo 155 de la Decisión 486 como titular de un registro marcario".

   * Que se ordene el cese definitivo del uso de la denominación "GURÚ" por parte de COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP.

   * Que se condene a la demandada al pago de una indemnización por los perjuicios causados con los actos de infracción.

   + Contestación a la demanda

   * La sociedad Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP. contestó la demanda argumentando lo siguiente:

   * Que se opone a los argumentos esgrimidos por la parte actora en su escrito de demanda.

   * Afirma que "(...) las actividades de CARVAJAL, además de ser del todo distintas a las de MOVISTAR, no son promocionadas en los mismos canales publicitarios empleados principalmente por mi mandante, como televisión, vallas y radio, entre otras".

   * Aduce que: "(...) la utilización de la expresión "Gurú" no es exclusiva de MOVISTAR Colombia, sino que corresponde a una estrategia internacional, en donde todas las compañías del mismo grupo (incluyendo O2, en Inglaterra, entre muchas otras) se han dado a la tarea de instruir a los usuarios sobre las nuevas tecnologías, a fin de que sean ellos quienes finalmente suplan las necesidades generadas en los consumidores".

   * Argumenta además que: "(...) la palabra "Gurú" es de común utilización para denotar un particular conocimiento respecto de una materia, como se comprueba al recordar que muchos suelen identificarse como el "Gurú de la política", o el "Gurú de las televentas"; sin que pueda decirse que corresponde a la identificación de un producto o servicio, sino a aquél sujeto al que se atribuye tal apelativo, como en el caso de MOVISTAR, quien es el "Gurú del internet".

   * Afirma que MOVISTAR no ha utilizado la palabra "Gurú" para identificar sus productos o servicios, sino que la ha utilizado para identificarse así mismo como un gurú o experto.

   * En cuanto a la supuesta infracción de marca, lo importante no es la clase en la que está registrado el signo, sino los productos o servicios que comercializa.

   * Asegura que: "De ninguna manera el consumidor medio podría llegar a confundirse entre MOVISTAR y CARVAJAL. Esto es, por cuanto, el segundo no provee servicios de internet fijo o móvil; y el primero no orienta ni aconseja a los usuarios sobre la manera en que pueden invertir su tiempo libre. En pocas palabras, Movistar compite en el mercado de proveedores de internet, mientras que Carvajal lo hace en el de...