PROCESO 079-IP-2008

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 079-IP-2008

Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 71, 72 literales a) y d), 107, 108, 109 y 111 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y, del artículo 172 y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con fundamento en la consulta formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú.

Actor: AFP INTEGRA S.A.

Lema Comercial: “SEGURIDAD Y CONFIANZA”.

Expediente Interno: Nº 602-2008.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En San Francisco de Quito, a los veintisiete (27) días del mes de agosto del año dos mil ocho.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú.

VISTOS:

Que la solicitud de interpretación prejudicial, recibida por este Tribunal el 16 de junio de 2008, se ajustó a los requisitos establecidos por el artículo 125 del Estatuto de este Tribunal, aprobado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por auto de 14 de agosto de 2008.

1. Antecedentes

1. Las partes

   La parte demandante es: AFP INTEGRA S.A.

   La parte demanda la constituyen: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI, y el Procurador de la República encargado de los asuntos judiciales del Ministerio de la Producción.

   El tercero interesado es: AFP UNIÓN VIDA S.A.

2. Actos demandados

   La sociedad AFP INTEGRA S.A. impugnó la Resolución Administrativa N° 609-2004/TPI-INDECOPI de 28 de junio de 2004, expedida por la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, a través de la cual se confirmó la Resolución No. 14869-2003/OSD-INDECOPI expedida el 12 de diciembre de 2003 por la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI que resolvió declarar fundada la acción de nulidad interpuesta por AFP UNIÓN VIDA S.A. y, en consecuencia, nulo el certificado No. 2059 correspondiente al lema comercial “SEGURIDAD Y CONFIANZA” registrado a nombre de AFP INTEGRA S.A.

3. Hechos relevantes

   Del expediente remitido por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, han podido ser destacados los siguientes aspectos:

   1. Los hechos

   Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes:

1. El 13 de mayo de 1993, AFP INTEGRA S.A. solicitó ante la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI, el registro del lema comercial “SEGURIDAD Y CONFIANZA” para ser usado como complemento de la marca de servicio AFP INTEGRA, que distingue “servicios de administración de fondos de pensiones, administración de dinero, inversiones de capitales, colocación de fondos de inversión, otorgamiento de pensiones de jubilación, invalidez, sobrevivencia y gastos de sepelio y seguros”, incluidos en la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza.

2. Mediante Resolución No. 10815-96-INDECOPI/OSD de fecha 28 de agosto de 1996, la Oficina de Signos Distintivos, otorgó el registro del lema comercial “SEGURIDAD Y CONFIANZA”.

3. El 6 de febrero del 2003, AFP UNIÓN VIDA S.A. interpuso una acción de nulidad contra el registro del lema comercial “SEGURIDAD Y CONFIANZA”.

4. Mediante Resolución No. 14869-2003/OSD-INDECOPI de fecha 12 de diciembre de 2003, la Oficina de Signos Distintivos declaró fundada la acción de nulidad interpuesta por AFP UNIÓN VIDA S.A. y, en consecuencia, nulo el certificado No. 2059, correspondiente al lema comercial “SEGURIDAD Y CONFIANZA”.

5. El 30 de enero de 2004, AFP INTEGRA S.A., apeló la Resolución 14869-2003/OSD-INDECOPI.

6. Mediante Resolución No. 609-2004/TPI-INDECOPI de fecha 28 de junio de 2004, la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI confirmó la resolución de primera instancia.

7. El 29 de octubre de 2004, AFP INTEGRA S.A. interpuso demanda contencioso administrativa para que se declare la invalidez e ineficacia de la Resolución No. 609-2004/TPI-INDECOPI.

8. Mediante Resolución No. 10 de 20 de septiembre de 2006, expedida por la Primera Sala Transitoria Especializada en lo Contencioso Administrativo, se declaró infundada la demanda interpuesta por AFP INTEGRA S.A.

   1. Fundamentos de derecho contenidos en la demanda

   La sociedad AFP INTEGRA S.A., a través de apoderado, presenta demanda en contra del acto administrativo mencionado anteriormente, manifestando, en lo principal, los siguientes argumentos:

   - “(…) Queda claro que al 28 de agosto de 1996, la Oficina estimó que nuestro lema SEGURIDAD Y CONFIANZA cumplía con los requisitos de ley para ser registrado, constituyendo un signo con el grado necesario de distintividad y diferenciación para acceder al Registro”.

   - “(…) Aún cuando los criterios de interpretación utilizados al conceder el registro de lemas comerciales entre los años 1993 y 1997 no se hubieran formalizado mediante la aprobación de un Precedente de Observancia Obligatoria en estricto sentido, se entiende que, en virtud del principio “A igual razón, igual derecho”, ante casos similares, la Autoridad Administrativa estará en la obligación de emitir resoluciones similares, manteniendo una línea jurisprudencial estable y uniforme (…)”

   - “La exclusividad de nuestro derecho consiste, por tanto, en el impedimento a nuestros competidores de usar ambos términos en forma conjunta”.

   - “(…) resulta absurdo que el Tribunal del Indecopi afirme que el permitirnos contar con un derecho de exclusividad sobre nuestro lema comercial SEGURIDAD Y CONFIANZA (…) perjudica a nuestros competidores en el mercado”.

   - “Evidentemente, el perjuicio lo sufre nuestra empresa. Tras 11 años de uso exclusivo de nuestro lema SEGURIDAD Y CONFIANZA, se nos pretende ahora arrebatar un derecho legítima y legalmente obtenido, en aplicación retroactiva de normas que no se encontraban vigentes al concedérsenos el registro”.

   - “(…) el nivel de distintividad exigido para un lema comercial no puede ser el mismo que el exigido para el registro de marcas, al tratarse de signos distintivos de diversa naturaleza”.

   c) Contestación a la demanda

   El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI, al contestar la demanda, manifiesta lo siguiente:

   Niega la demanda y afirma que el precedente establecido en la resolución 422-1998-TPI-INDECOPI, que prohíbe el registro de lemas que consistan exclusivamente en frases promocionales de las características de los productos o servicios, si bien es de abril de 1998, también es cierto que recoge la opinión mayoritaria de la doctrina y legislación extranjera y pronunciamiento del propio tribunal andino que datan de fechas anteriores a la fecha en que fue concedido el registro del lema comercial “SEGURIDAD y CONFIANZA”.

   d) Tercero interesado

   La sociedad AFP UNIÓN VIDA S.A., considerada como tercero interesado en esta causa, contesta a la demanda y manifiesta principalmente:

   - Niega la demanda y afirma que la demandante no ha acreditado que usó ininterrumpidamente el lema durante 12 años ni ha presentado ningún estudio de mercado que tenga por objeto determinar si el consumidor asocia o no a AFP INTEGRA con la frase “SEGURIDAD Y CONFIANZA”, y que la resolución administrativa que es materia de la demanda está suficientemente motivada y se pronunció sobre los argumentos de las partes.

   - Agrega que el lema “SEGURIDAD y CONFIANZA” no se otorgó cumpliendo los requisitos legales establecidos a la fecha de concesión del registro y sin tener en cuenta los criterios jurisprudenciales vigentes, y que el simple hecho de que en el registro aparezcan registros de lemas comerciales nulos por no tener capacidad distintiva, ello no sirve de base para sostener la validez de un lema comercial nulo como “SEGURIDAD Y CONFIANZA”, que no es distintivo.

   - Afirma que la existencia de lemas comerciales constituidos por la palabra CONFIANZA o por la palabra SEGURIDAD a la que se le agrega un término distinto demuestra que el lema comercial SEGURIDAD Y CONFIANZA no es distintivo.

   CONSIDERANDO:

1. Competencia del Tribunal

   Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c), del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

   Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

   Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 14 de agosto de 2008.

2. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a ser interpretadas

   La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República de Perú, ha solicitado la interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literal d), 83, 113 literal a), 118 y 122 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

   El Tribunal estima que procede la interpretación de los artículos correspondientes a la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por haber constatado, en los documentos aparejados al expediente, que la solicitud relativa al registro del lema comercial “SEGURIDAD Y CONFIANZA” fue presentada el 13 de mayo de 1993, en vigencia de la Decisión 313 mencionada.

   Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal, se considera pertinente interpretar, de oficio, el ordenamiento jurídico sustancial aplicable a la solicitud en referencia, a saber, los artículos 71, 72 literales a) y d), 107, 108, 109 y 111 de la Decisión 313 de la...