PROCESO 074-IP-2014
| Emisor | Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina |
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA
PROCESO 074-IP-2014
Interpretación prejudicial del artículo 134 literal a), 135 literales a) y b), 136 literales a) y h), 224 y 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.
Marca: SHEETROCK (denominativa).
Actor: Sociedad A Y B MODULARES.
Proceso interno Nº. 2007-00109.
Magistrada ponente: Dra. Cecilia L. Ayllón Q.
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EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veintitrés días del mes de septiembre del año dos mil catorce.
VISTOS:
El 23 de mayo de 2014, se recibió en este Tribunal la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, solicitando la interpretación "los artículos 136 literal h), y literal a), 134, 135, literales a), b) e i), 224, 225, 226, 227, 228 y 155 de la Decisión 486 (...)", dentro del proceso interno Nº. 2007-00109";
El auto de 25 de agosto de 2014, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y,
Los hechos relevantes señalados por el consultante.
* ANTECEDENTES.
El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:
* PARTES EN EL PROCESO INTERNO.
Demandante: Sociedad A Y B MODULARES.
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.
Tercero interesado: Sociedad UNITED STATES GYPSUM COMPANY.
* DATOS RELEVANTES.
* Hechos.
* El 13 de marzo de 2001, la sociedad UNITED STATES GYPSUM COMPANY, solicitó, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro como marca del signo SHEETROCK (denominativo), para distinguir productos comprendidos en la Clase 17 de la Clasificación Internacional de Niza.
* El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº. 503 de 27 de abril de 2001.
* Presentó oposición la sociedad A Y B MODULARES LTDA. sobre la base de su marca TABLAROCA (denominativa) registrada a su favor para distinguir productos de la Clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza.
* Por Resolución Nº. 33706 de 23 de octubre de 2001, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró fundada la oposición presentada y negó el registro del signo solicitado.
* La sociedad UNITED STATES GYPSUM COMPANY interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación.
* El recurso de reposición fue resuelto por la misma División de Signos Distintivos, que por Resolución Nº. 01087 de 25 de enero de 2002, confirmó la Resolución impugnada.
* El recurso de apelación fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, quien mediante Resolución Nº. 13502 de 30 de abril de 2002, revocó la Resolución N°. 33706 y, en consecuencia, concedió el registro del signo SHEETROCK (denominativa) a favor de la sociedad UNITED STATES GYPSUM COMPANY.
* La sociedad A Y B MODULARES LTDA. interpuso demanda de acción de nulidad y restablecimiento del derecho.
* Por Resolución de 26 de junio de 2013, la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia suspendió el proceso con el fin de solicitar interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
* Fundamentos de la demanda.
La sociedad A Y B MODULARES LTDA, presenta demanda bajo los siguientes argumentos:
* Es titular del registro de la marca TABLAROCA (denominativa) para productos de la Clase 19, marca que se ha convertido en notoriamente conocida.
* Se ha violado el artículo 136 literales a) y h) de la Decisión 486, ya que la marca SHEETROCK (denominativa) solicitada a registro constituye la traducción al idioma inglés de la marca notoria TABLAROCA, por lo tanto, son confundibles.
* SHEETROCK "es una palabra compuesta en otro idioma que al traducirla evoca la marca ya registrada (...) para distinguir productos de la clase 19 (...)"
* El signo solicitado SHEETROCK pretende distinguir productos de la Clase 17, mientras que su marca TABLAROCA distinguir productos de la Clase 19, que son productos relacionados entre sí, por lo que existe conexión competitiva.
* Cita jurisprudencia.
* El signo solicitado no cumple con los requisitos de la Decisión 486.
* Recalca el hecho de que SHEETROCK es un signo en idioma extranjero que tiene el mismo significado que su marca.
* Fundamentos de la contestación a la demanda.
La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, en su escrito de contestación a la demanda, manifestó:
* Con la expedición de la Resolución impugnada no se ha incurrido en violación de ninguna de las normas contenidas en la Decisión 486.
* "(...) examinados la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer la unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, tenemos que la marca solicitada está estructurada por nueve letras cuya composición es diferente respecto de la marca opositora, lo cual le da la suficiente distintividad, de lo cual se concluye que, desde el punto de vista de un cotejo visual, hay una estructura completamente distinta y diferenciadora".
* Si bien el signo SHEETROCK pude definirse como lámina de piedra, no conlleva al consumidor a pensar que se trata de la marca TABLAROCA. Agrega que la palabra en idioma inglés SHEETROCK no es conocida por el consumidor medio.
* Por lo tanto, entre los signos en conflicto no hay riesgo de confusión, pues las expresiones `SHEETROCK' y `TABLAROCA' "son diferentes en los aspectos ortográficos, fonéticos e ideológicos".
* Tercero interesado.
La sociedad UNITED STATES GYPSUM COMPANY, tercero interesado en el proceso, contestó la demanda señalando que:
* El término SHEETROCK no se traduce literalmente en TABLAROCA "y el consumidor promedio de uno y otro producto no va pensar que se trata de una misma marca".
* La notoriedad de la marca no fue probada dentro del presente proceso por lo que no se violaron las normas referidas a la notoriedad de un signo de la Decisión 486.
* La expresión TABLAROCA se ha convertido en genérica para referirse a materiales que se usan en construcción. Así como de uso común.
* El consumidor no podría confundirse entre los signos en disputa ya que son diferentes y no distinguen los mismos productos.
* El signo solicitado a registro cumple con los requisitos del artículo134 de la Decisión 486.
CONSIDERANDO:
* Que, las normas contenidas en los artículos 134, 135, literales a), b) e i), 136 literales a) y h), 155, 224, 225, 226, 227 y 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;
* Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);
* Que, la presentación de la solicitud de registro como marca del signo SHEETROCK (denominativa) fue el 13 de marzo de 2001, en vigencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que de acuerdo a lo solicitado por el consultante se interpretarán los artículos 134 literal a), 135 literales a) y b), 136 literales a) y h), 224, y 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. No se interpretarán los artículos 135 literal i), 155, 225, 226 y 227 de la misma Decisión, por no ser aplicable al caso concreto; y,
* Que, el texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial es el siguiente:
Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina
"(...)
Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.
Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:
* las palabras o...
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