PROCESO 072-IP-2014

• Emisor: Comisión de la Comunidad Andina

PROCESO 072-IP-2014

Interpretación prejudicial de los artículos 136 literales a) y h) y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú.

Marca: ART & FASHION (mixta).

Actor: señor JOSÉ ALBERTO ROJAS ARMAS.

Proceso interno Nº. 10292-2013.

Magistrada ponente: Dra. Cecilia L. Ayllón Q.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veintiocho días del mes de octubre del año dos mil catorce.

VISTOS:

El 20 de mayo de 2014, se recibió en este Tribunal la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, relativa a los artículos 136 y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dentro del proceso interno Nº. 10292-2013;

El auto de 25 de agosto de 2014, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y,

Los hechos relevantes señalados por el consultante.

* ANTECEDENTES.

El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

* PARTES EN EL PROCESO INTERNO.

Demandante: Señor JOSÉ ALBERTO ROJAS ARMAS.

Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual de la República del Perú, INDECOPI.

Tercero interesado: Sociedad A & F TRADEMARK INC.

* DATOS RELEVANTES.

* Hechos.

* El señor José Alberto Rojas Armas es titular del registro de la marca ART & FASHION y logotipo, registrada a su favor, el 12 de julio de 2005, para distinguir productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

* El 4 de diciembre de 2006, la sociedad A & F TRADEMARK INC. solicitó la nulidad del registro de marca, argumentando mala fe al ser titular de una marca idéntica en Estados Unidos que tiene la calidad de notoria.

* Por Resolución Nº. 1506-2008/OSD-INDECOPI, de 31 de enero de 2008, la Oficina de Signos Distintivos declaró infundada la nulidad planteada.

* El 25 de febrero de 2008, la sociedad A & F TRADEMARK INC. interpuso recurso de reconsideración.

* Por Resolución 12320-2008/OSD-INDECOPI de 8 de julio de 2008, la Oficina de Signos Distintivos declaró infundada la reconsideración planteada.

* La sociedad A & F TRADEMARK INC. interpuso recurso de apelación.

* Por Resolución 1513-2009/TPI-INDECOPI de 15 de junio de 2009, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección a la Propiedad Intelectual del INDECOPI revocó la Resolución impugnada y, en consecuencia, declaró nulo el registro del signo ART & FASHION y logotipo.

* El 23 de septiembre de 2009, el señor José Alberto Rojas Armas interpuso demanda contencioso administrativa.

* Por Sentencia de Primera Instancia, Resolución Nº. 11, de 2 de noviembre de 2010, la Primera Sala Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró fundada la demanda contenciosa administrativa y, en consecuencia, nula la resolución impugnada.

* El 14 de febrero de 2011, el INDECOPI interpuso recurso de apelación.

* El recurso de apelación fue resuelto por la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, que por Resolución de 31 de octubre de 2012, confirmó la sentencia apelada.

* El 27 de mayo de 2013, el INDECOPI interpuso recurso de casación.

* La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, por proveído de 30 de enero de 2014, al declarar procedente el recurso de casación, suspendió el procedimiento y solicitó al Tribunal la interpretación prejudicial de los artículos 136 literal a) y 172 de la Decisión 486.

* Fundamentos jurídicos de la demanda.

El señor José Alberto Rojas Armas interpuso demanda contencioso administrativa en la que manifiesta que:

* La Acción de Nulidad se basa en supuestos de notoriedad y de mala fe, pues la sociedad A & F TRADEMARK es titular de la marca "logotipo de un alce" registrada en Estados Unidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza y que es notoriamente conocida y el signo registrado en Perú sería supuestamente una imitación, habiéndose obtenido el registro de mala fe.

* La Resolución impugnada incurre en error al considerar que el registro es una imitación y fue obtenido de mala fe, toda vez que "nuestra marca es un signo novedoso y distintivo y ha sido creado íntegramente por nosotros".

* Agrega que cuando solicitó el registro del signo no tenía conocimiento de la existencia del signo LOGOTIPO DE UN ALCE.

* Afirma que ha solicitado el registro de buena fe y cumpliendo con todos los requisitos legales para su registro.

* No se ha demostrado la notoriedad de la marca "logotipo de un alce".

* Cita jurisprudencia.

* Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda.

El INDECOPI, presenta contestación a la demanda manifestando que:

* En el presente caso "la empresa A&F Trademark logró demostrar en sede administrativa que la marca ART & FASHION y logotipo había sido obtenido (sic) de mala fe por parte del señor Rojas, por cuanto quedó demostrado que la total identidad del elemento figurativo de los signos confrontados (figura de alce con las mismas características y en la misma posición) no podía obedecer a una casual coincidencia, sino que evidenciaba que el señor Rojas tuvo conocimiento de la existencia de la marca de la empresa A&F Trademark, antes de solicitar el registro del signo hoy cuestionado".

* Cita los medios probatorios acompañados por la empresa A&F Trademark que corroboran lo señalado.

* Igualmente se desprende de la prueba presentada que la empresa A&F Trademark ha comercializado prendas de vestir identificadas con la marca "diseño de un alce" en diversos países alrededor del mundo desde antes de la solicitud del signo en cuestión.

* Si bien no existen pruebas fehacientes de que el señor Rojas conocía el signo del logotipo de un alce, la identidad entre los signos no puede atribuirse a una simple coincidencia.

* La Autoridad Administrativa debe sancionar las conductas que atenten contra el correcto funcionamiento del mercado.

* Fundamentos jurídicos de la contestación por parte del tercero interesado.

La sociedad A & F TRADEMARK INC. contestó la demanda señalando que:

* El elemento figurativo del signo ART & FASHION es idéntico al de su marca notoria "logotipo de un alce", por lo tanto su registro fue obtenido de mala fe.

* Las pruebas aportadas demuestran que el señor Rojas conocía la marca "logotipo de un alce" y la imitó.

* El demandante por muchos años ha estado interesado en registrar marcas extranjeras de fama internacional.

* Fundamentos jurídicos de la Sentencia de Primera Instancia.

La Sentencia de Primera Instancia, que declara fundada la demanda, se fundamenta en que:

* Revisada la Resolución impugnada el INDECOPI "expuso como único argumento para estimar la nulidad de la marca registrada a favor del accionante el hecho que éste actuó con mala fe en el momento de la obtención del registro".

* Sin embargo, el INDECOPI no motivó debidamente la Resolución impugnada con lo cual inobservó el Principio de Verdad Material.

* Por lo tanto, "la resolución administrativa - objeto de impugnación- ha sido expedida, omitiendo la debida motivación que constituye un requisito de validez de todo acto administrativo".

* Fundamentos jurídicos del recurso de apelación.

El INDECOPI, presenta recurso de apelación en los siguientes términos:

* Respecto a que se hubiese analizado el caso tomando como prueba únicamente los indicios, manifiesta que el INDECOPI "ha hecho uso de la actividad deductiva, precisamente para analizar con criterio lógico y crítico, los indicios presentados en el procedimiento".

* Lo indicado no puede ser calificado como vicio o error que lesionaría el principio de verdad material.

* Conforme al análisis que hizo el INDECOPI llegó a la conclusión de que el demandante ha actuado de mala fe al solicitar el registro del signo ART & FASHION y logotipo.

* Fundamentos jurídicos del recurso de apelación por parte del tercero interesado.

La sociedad A & F TRADEMARK INC. presentó recurso de apelación en el que manifestó:

* Respecto a que las pruebas acompañadas no demuestran que el demandante actuó de mala fe y sólo constituyen un indicio. Afirma que la prueba constituida sobre la base de indicios razonables es válida.

* Asegura que en el procedimiento se demostró que el signo registrado a favor del señor Rojas constituye una copia exacta de su marca registrada.

* Reafirma los argumentos presentados en su escrito de contestación a la demanda.

* Fundamentos jurídicos de la contestación a la apelación.

* No se encuentra en el expediente copia de la contestación al recurso de apelación.

* Fundamentos jurídicos de la Sentencia de Segunda Instancia.

La Sentencia de Segunda Instancia, que confirma la Sentencia de Primera Instancia, se fundamenta en que:

* La Resolución del INDECOPI no fue debidamente motivada en lo que se refiere a determinar la mala fe en la obtención de un registro de marca sobre la base de indicios.

* Fundamentos jurídicos de la casación.

El INDECOPI presenta recurso de casación argumentando:

* Como primera infracción normativa, denuncia la afectación al debido proceso, ya que el INDECOPI sí fundamento su Resolución en lo que se refiere a los indicios para considerar que el demandante actuó de mala fe.

* Como segunda infracción normativa, denuncia que en la sentencia no se han interpretado correctamente normas de derecho...