PROCESO No. 072-IP-2006

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO Nº 072-IP-2006

Interpretación Prejudicial del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y, de oficio, de los artículos 81, 83 literales d) y e) y 84 de la Decisión 344, con base a lo solicitado por la Sala Social y Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú en el Proceso Interno Nº 566-2003. Actor: UBS AG. Marca: UBS.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los veintiséis días del mes de julio del año dos mil seis.

VISTOS:

El Oficio Nº 149-2006-SCS-CS, de 3 de abril de 2006, la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, remite la solicitud de interpretación prejudicial del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con motivo del proceso interno Nº 566-2003.

Que, la mencionada solicitud cumple con los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el 24 de mayo de 2006.

1. Las partes.

   La parte actora es UBS AG.

   Se demanda al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual- INDECOPI, de la República del Perú y a UNITED PARCEL SERVICE OF AMERICA INC. como Tercero Interesado.

2. Determinación de los hechos relevantes.

   2.1. Hechos.

   Con fecha 1 de julio de 1998, Schweizerische Bankgesellschaft solicitó el registro del signo UBS para distinguir servicios de asesoramiento en la organización y administración de empresas, trabajos de oficina, asignación o delegación de órdenes relacionadas con la publicidad y propaganda, auspicio de tipo publicitario (auspicio para fines publicitarios) en campos de la cultura, deportes e investigación, de la clase 35 de la Clasificación Internacional.

   UNITED PARCEL SERVICE OF AMERICA, INC. interpuso el 30 de octubre de 1998, observación contra la solicitud de registro sub materia. Esta acción la inició en su calidad de titular de la marca denominativa UPS, y del signo mixto UPS y logotipo, ambas inscritas ante el INDECOPI para distinguir servicios de la clase 35 de la Nomenclatura Oficial, alegando que los signos en conflicto son parecidos gráfica y fonéticamente, por lo que en el caso de coexistir producirían confusión.

   UBS AG alega que sus marcas UBS identifican desde hace muchos años a una de las instituciones bancarias financieras más importantes del mundo la cual está reconocida en el territorio peruano como banco de primera categoría. Asimismo, que la marca UBS se encuentra debidamente registrada en Suiza, por lo que solicita la aplicación de la Sección C del artículo 6 quinquies del Convenio de París.

   Mediante Resolución Nº 1251-1999/OSD-INDECOPI de fecha 4 de febrero de 1999, la Oficina de Signos Distintivos declaró fundada la observación formulada y denegó el registro solicitado, ya que consideró que los servicios que distinguen los signos en conflicto coinciden, o en todo caso, los servicios del signo registrado engloban a los servicios del signo solicitado.

   Con fecha 1 de marzo de 1999, presenta apelación UBS AG, la cual fundamenta que no obstante de haberlo solicitado, la Oficina de Signos Distintivos (OSD) inaplicó la Sección C del artículo 6 del Convenio de París, y que los signos difieren gráficamente.

   A través de la Resolución Nº 990-1999/TPI- INDECOPI, de fecha 6 de agosto de 1999, en última instancia administrativa, el Tribunal de INDECOPI, confirmó la resolución de primera instancia, denegando el registro de la marca UBS por considerar que los consumidores podrían ser inducidos a confusión con las marcas de United Parcel Service of America, Inc.

   Ante aquello, UBS AG formula demanda de impugnación de resolución administrativa, argumentando la coexistencia de hecho pacífica de las marcas a nivel internacional, la misma que fue declarada fundada por mayoría, por la Sala Civil de la Corte Suprema mediante sentencia de fecha 24 de diciembre de 2002, con un voto salvado.

   Esta última es apelada por el INDECOPI, y por UNITED PARCEL SERVICE OF AMERICA, INC. ante la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema, quien remite a este Tribunal la solicitud de interpretación prejudicial.

   2.2. Fundamentos de la demanda.

   Del escrito de la demanda presentada por la empresa UBS AG., se observan los siguientes argumentos legales:

   • Existe una violación a la Sección C del artículo 6 quinquies del Convenio de París, norma que ha sido desnaturalizada por el Tribunal del INDECOPI, dado que, apartándose de las circunstancias de hecho invocadas que demuestran una pacífica coexistencia entre las marcas en conflicto, se concluye que la marca UBS solicitada, es confundible con las marcas de United Parcel Service of America, Inc.

   • Que, una violación a las disposiciones del Convenio de París supone un incumplimiento de las obligaciones asumidas por el gobierno peruano ante la Organización Mundial del Comercio.

   • Que, al establecer el supuesto riesgo de confusión entre la marca solicitada y las marcas registradas, existe una errada aplicación de los criterios para establecer las semejanzas y las diferencias entre ambos conjuntos literales (UBS y UPS).

   2.3. Contestación a la demanda.

   2.3.1 UNITED PARCEL SERVICE OF AMERICA, INC.

   Señala que la demanda debe ser declarada infundada en virtud a que las resoluciones expedidas en las dos instancias administrativas del INDECOPI se ajustan a ley, no adolecen de vicios de nulidad y han sido expedidas por autoridades competentes.

   Asimismo, señala que entre las marcas en conflicto hay un notorio parecido tanto gráfico como fonético y además están destinadas a distinguir los mismos servicios de la clase 35 de la Clasificación Internacional.

   Finalmente, indica que se encuentra negociando un posible acuerdo con la parte demandada, el cual hará llegar a la brevedad.

   2.3.2. INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL- INDECOPI.

   Respecto a la aplicación del Convenio de París, señala que no se trata de invocar supuestas circunstancias de hecho sino de demostrar que las mismas hacen desaparecer el riesgo de confusión entre las marcas, y en tanto ello no ocurra, no puede accederse al registro de la marca solicitada porque implicaría afectar los derechos de la empresa United Parcel Service of America Inc., titular de la marca UPS y cuyo registro en el Perú, además, es anterior a la solicitud de registro de la empresa demandante presentada en Suiza.

   Asimismo, señala que no es cierto que la resolución del Tribunal de INDECOPI haya violado los compromisos internacionales asumidos por el Estado peruano frente a la Organización Mundial del Comercio, y que aplicando los criterios antes anotados, la autoridad administrativa constató que las marcas en conflicto “UBS” y “UPS” cuentan con evidentes semejanzas en el plano fonético que determinan que su coexistencia pueda inducir a error o confusión al consumidor.

4. Dictamen Fiscal Supremo.

   En el dictamen fiscal se solicitó que se declare fundada la demanda, por cuanto considera: que “(…) se llega a la conclusión que las marcas UPS registrada y UBS solicitada no son semejantes ni gráfica ni fonéticamente, en grado de poder inducir a confusión al público consumidor (…)”.

5. Sentencia de la Sala Civil de la Corte Suprema del Perú

   La Sentencia de la Sala Civil de la Corte Suprema declara por mayoría fundada la demanda, basándose en el hecho que las empresas parte del proceso orientan sus marcas a mercados diferentes, y que las marcas coexisten pacíficamente en el mundo.

6. Apelación de la Sentencia de la Sala Civil

   Principales argumentos de INDECOPI:

   • Que las premisas empleadas por la Sala para señalar que UBS y UPS serían diferenciables, son totalmente erróneas.

   • Que, la sentencia se equivoca al considerar que es aplicable la cláusula del “TAL CUAL”, del artículo 6 quinquies Sección C, del Convenio de París.

   • Que jurisprudencia similar de la Corte Suprema, se pronuncia de forma contraria.

   La empresa UNITED PARCEL SERVICE OF AMERICA, INC. señala en su apelación que, a su consideración, las semejanzas entre las marcas UPS y UBS son mayores que la pequeña diferencia existente, y que los productos que distinguen coinciden.

   CONSIDERANDO:

   Que, este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez...