PROCESO 072-IP-2008

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 072-IP-2008

Interpretación prejudicial de los artículos 83 literal b) y 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e interpretación, de oficio, de los artículos 81 y 113 literales a) y c) de la misma Decisión y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Marca: LA VARA (mixta). Actor: señora Elvia Nariño Pérez. Proceso interno Nº 2002-0201.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los dieciséis días del mes de julio del año dos mil ocho.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejero Ponente Doctor Rafael E. Ostau De Lafont Planeta, relativa a los artículos 83 literal b) y 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dentro del proceso interno Nº 2002-0201;

El auto de 20 de junio de 2008, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y,

Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos.

1. Partes en el proceso interno

Demandante: señora Elvia Nariño Pérez.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

Tercero interesado: sociedad LA VARA PRODUCTOS ALIMENTICIOS LTDA.

b) Hechos

De acuerdo al informe del consultante se tiene que:

1. Desde hace aproximadamente 30 años los asaderos denominados LA VARA fueron fundados por los señores Hernando Pérez y Elvia Nariño de Pérez con la actividad de venta de comidas y bebidas. A la muerte del señor Hernando Pérez la esposa quedó en posesión y administración de los establecimientos denominados ASADERO LA VARA Y ASADERO LA VARA 2. El establecimiento ASADERO LA VARA 2 fue arrendado a uno de sus hijos.

2. A la muerte del señor Pérez los establecimientos no tenían registro mercantil, trámite que fue realizado con posterioridad y se obtuvo los registros 374053 y 374054 de la Cámara de Comercio de Fusagasuga.

3. Por acuerdo común los herederos abrieron sus propios negocios en diferentes lugares del país utilizando siempre el nombre LA VARA.

4. Los herederos decidieron montar una planta de producción con la fórmula familiar que surtiera la cadena de establecimientos, para lo que se asociaron William Pérez Nariño y Julio César Pérez Nariño y crearon la sociedad LA VARA PRODUCTOS ALIMENTICIOS LTDA. la cual por decisión “de Julio Cesar (sic) fue registrada por la sociedad como marca y nombre comercial sin advertir a la Superintendencia que ese nombre pertenecía a todos sus hermanos y su madre, y sin informar a los demás copropietarios sobre dicho trámite”.

5. Por Resoluciones 011218 y 011231, ambas de 30 de abril de 1997, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca mixta LA VARA a favor de la sociedad LA VARA PRODUCTOS ALIMENTICIOS LTDA. para distinguir productos de la Clase 29 y servicios de la Clase 42, respectivamente.

6. El nombre de ASADERO LA VARA continuó siendo usado sin oposición de los titulares de la marca citada con anterioridad “razón por la cual los demás copropietarios no se percataron de la existencia del registro, y por ende, no formularon ningún recurso, sólo hasta cuando Julio Cesar (sic) Pérez titular absoluto de la marca, obligó a todos sus hermanos a tributarle regalías a su favor mediante el contrato de franquicia (…)”.

c) Fundamentos jurídicos de la demanda

La actora basa su demanda en las causales de nulidad del artículo 113 de la Decisión 344, manifiesta que “LA VARA es un nombre notorio que se ha venido utilizando por la familia PÉREZ NARIÑO siempre para el mismo ramo de productos y servicios y para distinguir sus establecimientos de comercio” y que “El registro de la marca cuya nulidad pretendo, fue solicitado de mala fe, con engaño hacia la administración y perjudica el derecho de mi poderdante y los demás copropietarios (…)”.

Dice que los actos demandados violan el artículo 83 literal b) de la Decisión 344 ya que “El nombre que ampara el registro de la marca es ‘LA VARA’ para amparar productos de la clase 42 y 29 de la clasificación (sic) Internacional de Niza, denominación idéntica al nombre comercial que históricamente le ha dado identidad a los establecimientos de comercio ASADERO LA VARA O LA VARA ASADOS de propiedad de mi poderdante que distribuye y presta los mismos productos amparados por las resoluciones demandadas. Quienes solicitaron dicho registro son conocedores de la existencia del derecho sobre el uso del nombre en cabeza de su madre y sus hermanos; Por tanto, transgredieron la norma para obtener el derecho exclusivo que confiere el registro, llevando a que la Superintendencia sin conocimiento, y presumiendo la buena fe del solicitante concediera el registro con todas las prerrogativas que este ofrece, sin percatarse de la usurpación del nombre comercial de mi poderdante y demás copropietarios”.

Sostiene, también, que se violó el artículo 128 de la Decisión 344 toda vez que “Con los documentos (…) que estoy aportando nítidamente se advierte el primer uso en el comercio del nombre la VARA por parte de mi poderdante y su esposo y la continuidad a ese uso que le han venido dando durante 30 años; por tanto el registro como está concedido contraviene las anteriores normas porque se aparta de la protección legal a que tienen derecho los primeros usuarios y legítimos propietarios, para concederlo exclusivamente a quien de mala fe lo solicitó y quien fatalmente pretende hacerlo valer contra aquellos”.

d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda

La Superintendencia de Industria y Comercio, da contestación a la demanda y manifiesta que, con la emisión de las Resoluciones 11218 y 11231 de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio “no se incurrió en violación a las normas sustanciales ni procedimentales establecidas en la Decisión 344 (…)” y que dicha División expidió válida y legalmente las mencionadas Resoluciones “concediendo el registro de la marca LA VARA, para distinguir productos ubicados en las clases 29 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza, a la sociedad La Vara Productos Alimenticios Ltda. (…)”.

Sostiene que “La parte actora, sobre quien pesaba la carga de la prueba, no presentó dentro de las actuaciones administrativas adelantadas en los expedientes 96-54477 y 96-54488, las observaciones correspondientes tendientes a proteger su pretendido derecho sobre el nombre comercial. De tal suerte que, la Superintendencia actuó conforme a las herramientas de convicción existentes en los expedientes (…) la Superintendencia de Industria y Comercio no está obligada por las normas marcarias correspondientes a realizar investigaciones de oficio sobre los nombres comerciales preexistentes a la solicitud de registro de una marca. Corresponde a terceros con interés legítimo presentar las observaciones y las pruebas en que se funde su observación. Esto entre otras cosas, para evitar que, dado el carácter declarativo de la adquisición del derecho sobre el nombre comercial, la Administración cree conflictos artificiales al señalar de oficio nombres comerciales sobre los que no existe claridad sobre la titularidad del derecho marcario y sobre los que su eventual titular no tiene interés en oponerse a la nueva solicitud (…). Por todo lo anterior, la concesión del registro de la marca LA VARA dentro de las clases 29 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza se cumplió siguiendo fielmente las normas sustantivas y procedimentales de la normativa comunitaria vigente”.

La sociedad LA VARA PRODUCTOS ALIMENTICIOS LTDA. tercero interesado en el proceso, contesta la demanda, planteado las excepciones de caducidad...