PROCESO 063-IP-2015

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 063-IP-2015

Interpretación prejudicial de los artículos 34 y 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú.

Patente de invención: MÉTODO PARA REMOVER Y/O REDUCIR ESTEROLES A PARTIR DE ACEITES.

Actor: OCEAN NUTRITION CANADA LTD.

Proceso interno 2563-2011-0-1801-JR-CA-03.

Magistrada sustanciadora: Doctora Cecilia L. Ayllón Q.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los diecinueve días del mes de agosto del año dos mil quince.

VISTOS:

El 23 de enero de 2015, se recibió en este Tribunal, vía correo electrónico, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, remitió a este Órgano Jurisdiccional la solicitud para que proceda a la interpretación prejudicial de los artículos 34 y 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del Proceso Interno 2563-2011-0-1801-JR-CA-03;

El auto del 10 de julio de 2015, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en el artículo 125 del Estatuto y con lo dispuesto en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal, y;

Los hechos relevantes señalados por el consultante.

1. ANTECEDENTES.

   Partes en el proceso interno.

   Demandante: OCEAN NUTRITION CANADA LTD.

   Demandada: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), República del Perú.

   Tercero interesado: UNIMED DEL PERÚ S.A.

   Hechos.

   1. El 18 de agosto de 2006, Ocean Nutrition Canada Ltd. (en adelante, Ocean Nutrition) solicitó la patente de invención para REDUCCIÓN DE ESTEROLES Y OTROS COMPUESTOS A PARTIR DE ACEITES, solicitud que se presentó reivindicando la prioridad sobre la base de la solicitud 60/712,029 presentada en Estados Unidos de América el 26 de agosto de 2005.

   2. El 24 de abril de 2007, la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías modificó el título de la solicitud de patente por MÉTODO PARA REMOVER Y/O REDUCIR ESTEROLES A PARTIR DE ACEITES.

   3. El 8 de junio de 2007, se publicó en el Diario Oficial El Peruano el aviso correspondiente a la solicitud de patente de invención para MÉTODO PARA REMOVER Y/O REDUCIR ESTEROLES A PARTIR DE ACEITES.

   4. El 3 de septiembre de 2007, Unimed del Perú S.A. formuló oposición a la solicitud manifestando que lo que se pretende proteger carece de los requisitos de novedad y nivel inventivo por tratarse de un proceso de producción usado a nivel mundial por la mayoría de fabricantes de aceites de cocina. Ocean Nutrition absolvió el traslado de la oposición y presentó un nuevo pliego de 61 reivindicaciones.

   5. El 16 de septiembre de 2009, el examinador de patentes emitió el Informe Técnico ACC 23-2009, en el que concluyó que:

      – El nuevo pliego de 61 reivindicaciones no implica una ampliación de la invención, según lo establecido en el artículo 34 de la Decisión 486.

      – Las reivindicaciones 1 a 61 no cumplen con el requisito de claridad, según lo establecido en el artículo 30 de la Decisión 486.

      Mediante escrito de 27 de noviembre de 2009, Ocean Nutrition absolvió el traslado del Informe Técnico ACC 23-2009, adjuntando un nuevo pliego de 53 reivindicaciones.

   6. El 2 de febrero de 2010, mediante Resolución 9-2010/CIN-INDECOPI, la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) denegó la patente de invención solicitada y declaró que no corresponde emitir pronunciamiento acerca de la oposición formulada por Unimed del Perú S.A.

   7. El 11 de enero de 2010, el examinador de patentes emitió el Informe Técnico ACC 23-2009/A, en el que concluyó que:

      – El nuevo pliego de 53 reivindicaciones no implica una ampliación de la invención, según lo establecido en el artículo 34 de la Decisión 486.

      – Las reivindicaciones 1 a 53 no cumplen con el requisito de claridad, según lo establecido en artículo 30 de la Decisión 486.

   8. El 23 de febrero de 2010, Ocean Nutrition presentó recurso de reconsideración de la Resolución 9-2010/CIN-INDECOPI, adjuntando como nueva prueba instrumental un pliego de 60 reivindicaciones. Recurso que fuera posteriormente tramitado, a instancia de parte mediante escrito presentado por Ocean Nutrition el 4 de marzo de 2010, como un recurso de apelación.

   9. El 11 de marzo de 2011, mediante Resolución 531-2011/TPI-INDECOPI, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual confirmó la Resolución 9-2010/CIN-INDECOPI.

   10. El 10 de mayo de 2011, Ocean Nutrition interpuso demanda contencioso administrativa contra la Resolución 531-2011/TPI-INDECOPI.

   11. El 27 de junio de 2014, el Vigésimo Sexto Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró infundada la demanda interpuesta por Ocean Nutrition.

   12. El 11 de julio de 2014, Ocean Nutrition interpuso recurso de apelación contra la sentencia de 27 de junio de 2014.

   13. El 10 de noviembre de 2014, la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima resolvió suspender el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la interpretación prejudicial de los artículos 34 y 45 de la Decisión 486.

       Argumentos de la demanda.

       OCEAN NUTRITION interpuso demanda en la que manifiesta que:

   14. El INDECOPI habría recortado su derecho de defensa y violado normas procedimentales al no notificarle en forma oportuna el Informe Técnico ACC 23-2009/A, a fin que se pueda pronunciar sobre el mismo y, de ser necesario, subsanar los impedimentos señalados por el examinador externo.

   15. Adicionalmente, el INDECOPI violó el principio del debido procedimiento administrativo, pues la primera instancia administrativa dispuso mediante proveído de 8 de marzo de 2010 que el recurso de apelación interpuesto podría admitirse, mas no el pliego de 60 reivindicaciones postulado en el recurso de reconsideración.

   16. El INDECOPI utilizó un criterio errado, pues entiende limitadamente lo dispuesto por el artículo 34 de la Decisión 486, en la medida que precisó que el derecho de modificación de la solicitud de patente de invención sólo puede efectuarse hasta la expedición de la resolución de primera instancia administrativa.

       Argumentos de la contestación a la demanda.

       El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) presenta contestación a la demanda manifestando que:

   17. Si bien es cierto que el artículo 34 de la Decisión 486 faculta al solicitante a modificar su solicitud, esta facultad fenece al expedirse la resolución en primera instancia administrativa. En cuanto al recurso de reconsideración, dada su calidad de recurso administrativo, el recurso y la nueva prueba aportada deben estar referidos a lo resuelto por la autoridad administrativa y/o a los fundamentos de la resolución, es decir, a las...