PROCESO 049-IP-2014

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

2122170-24574500

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 049-IP-2014

Interpretación prejudicial de los artículos 135 literal e) y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Interpretación prejudicial de oficio del artículo 169 y de la disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y del artículo 72 literal d) de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Marca: PLEXI-GLASS (denominativa).

Actor: Sociedad ARKEMA FRANCE.

Proceso interno Nº. 07748-2010-0-1801-JR-CA-13.

Magistrada ponente: Dra. Cecilia L. Ayllón Q.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los diecinueve días del mes de noviembre del año dos mil catorce, reunido en Sesión Judicial, adopta la presente Interpretación Prejudicial por mayoría, de conformidad con lo previsto en los artículos 32 de su Estatuto y 21 de su Reglamento Interno. La señora Presidenta Leonor Perdomo Perdomo disiente de la posición mayoritaria y, en consecuencia, no participa de su adopción.

VISTOS:

El 12 de mayo de 2014, se recibió en este Tribunal la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, relativa a los artículos 135 literal e) y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dentro del proceso interno Nº. 07748-2010-0-1801-JR-CA-13;

El auto de 18 de junio de 2014, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y,

Los hechos relevantes señalados por el consultante.

* ANTECEDENTES.

El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

* PARTES EN EL PROCESO INTERNO.

Demandante: Sociedad ARKEMA FRANCE.

Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual de la República del Perú, INDECOPI.

Tercero interesado: Sociedad AGROVET MARKET S.A.

* DATOS RELEVANTES.

* Hechos.

* El 17 de abril de 2008, la sociedad AGROVET MARKET S.A. solicitó ante el INDECOPI, el registro como marca del signo PLEXI-GLASS (denominativo) para distinguir productos comprendidos en la Clase 10 de la Clasificación Internacional de Niza.

* El 7 de julio de 2008 la sociedad ARKEMA FRANCE formuló oposición sobre la base de su marca PLEXIGLAS (denominativa) registrada a su favor para distinguir productos comprendidos en las Clases 1 y 17 de la Clasificación Internacional de Niza.

* Posteriormente, la sociedad ARKEMA FRANCE adjuntó certificados correspondientes al registro de su marca en Ecuador, Estados Unidos, Brasil, Argentina y otros países.

* Por Resolución Nº. 2972-2009/CSD-INDECOPI, de 28 de octubre de 2009 la Comisión de Signos Distintivos declaró infundada la oposición presentada por la actora y concedió el registro del signo solicitado.

* El 24 de noviembre de 2009, la sociedad ARKEMA FRANCE interpuso recurso de apelación.

* El recurso de apelación fue resuelto por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección a la Propiedad Intelectual del INDECOPI que, por Resolución Nº. 2017-2010/TPI-INDECOPI de 8 de septiembre de 2010 revocó la Resolución impugnada, denegó el registro del signo PLEXI-GLASS (denominativo) y, dispuso a la Dirección de Signos Distintivos que inicie, de oficio, la acción de nulidad del registro de la marca de productos PLEXIGLAS (denominativa) registrada a favor de ARKEMA FRANCE.

* Contra la mencionada Resolución, el 13 de diciembre de 2010, la sociedad ARKEMA FRANCE interpuso demanda contencioso administrativa en el extremo en el que se dispuso el inicio de la acción de nulidad por parte de la Dirección de Signos Distintivos.

* Dicha demanda fue resuelta por Sentencia de Primera Instancia, Resolución número catorce, de 10 de mayo de 2010, donde el Noveno Juzgado Transitorio Especializado en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró infundada la demanda contenciosa administrativa.

* El 29 de mayo de 2013, la sociedad ARKEMA FRANCE interpuso recurso de apelación.

* La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, por Resolución Número tres de 17 de diciembre de 2013 suspendió el procedimiento y solicitó al Tribunal la interpretación prejudicial de los artículos 135 literal e) y 172 de la Decisión 486.

* Argumentos jurídicos de la demanda.

La sociedad ARKEMA FRANCE, interpone demanda argumentando que:

* Impugna la Resolución N°. 2017-2010/TPI-INDECOPI en el extremo que resuelve: "Disponer que la Dirección de Signos Distintivos inicie, de oficio, la acción de nulidad del registro de la marca de producto PREXIGLAS inscrita bajo Certificados N 60872 y N 59370", en virtud a que durante el proceso se hubiese advertido que "existen razones atendibles para que la Dirección de Signos Distintivos inicie de oficio la acción de nulidad de la marca de producto PLEXIGLAS (...)" registradas a favor de ARKEMA FRANCE.

* La consideración de que "existen razones atendibles" para iniciar de oficio la nulidad de sus registros debió ser debidamente fundamentada por el INDECOPI, sin embargo, la Resolución impugnada carece de motivación por lo que se ha vulnerado el debido proceso.

* Los registros de sus marcas PLEXIGLAS en las Clases 1 y 17 datan de más de 19 años atrás.

* Cuando se le concedió el registro no se reconoció que el signo era descriptivo.

* Presentó una oposición a la solicitud del registro del signo PLEXI-GLASS solicitada por la sociedad AGROVET MARKET S.A., sin embargo, el INDECOPI "ha vulnerado el derecho a la defensa de la recurrente, en tanto con el fallo emitido ha empeorado la situación en la cual se encontraba de agravio al impugnar la resolución de primera instancia".

* La administración, sin argumento, pretende que se declare nulo el registro de la marca PLEXIGLAS reconocida a nivel nacional y mundial.

* Argumentos jurídicos de la contestación a la demanda.

El INDECOPI contesta la demanda manifestando que:

* La parte demandante acudió al procedimiento administrativo presentando oposición contra el registro del signo PLEXI-GLASS solicitada por la sociedad AGROVET MARKET S.A.

* La Resolución impugnada también dispuso el inicio de una acción de nulidad. "Sin embargo, es pertinente precisar que esa noticia en nada agrava o empeora la situación del demandante, por cuanto se ha dispuesto tan sólo el inicio de un procedimiento de nulidad y no se ha decretado la nulidad del referido registro". En el mencionado procedimiento la sociedad actora deberá demostrar que sus marcas no están afectadas por ningún vicio de nulidad.

* Por lo que, la demanda no puede basarse en hechos futuros.

* De acuerdo con el artículo 172 de la Decisión 486, la Autoridad Nacional Competente tiene la facultad de dar inicio a un procedimiento de nulidad de oficio.

* Respecto a la falta de motivación del acto administrativo impugnado, el hacer mayor referencia por parte del INDECOPI "hubiese implicado un adelanto de opinión". Además, la registrabilidad de esa marca no era materia controvertida.

* Argumentos jurídicos del tercero interesado.

* No se encuentra en el expediente copia de la contestación a la demanda por parte del tercero interesado.

* Argumentos de la Sentencia de Primera Instancia.

La Sentencia de Primera Instancia que declara infundada la demanda, argumenta que:

* Que el inicio de un procedimiento de nulidad es un "típico acto de trámite que da inicio a un procedimiento administrativo de nulidad, más no a un acto definitivo que se pronuncia sobre el fondo del asunto (...) por lo que dicho extremo de la resolución impugnada de modo alguno se encuentra en el supuesto de impugnabilidad (...)".

* El INDECOPI actuó...