PROCESO 046-IP-2014

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 046-IP-2014

Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima. Interpretación prejudicial de oficio del artículo 134 literales a), b) y g) de la Decisión 486. Marca: CAR CENTER (mixta). Actor: Sociedad SODIMAC S.A. Proceso interno Nº. 01694-2011-0-1801-JR-CA-06.

Magistrada ponente: Dra. Cecilia L. Ayllón Q.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los diez días del mes de septiembre del año dos mil catorce.

VISTOS:

El 12 de mayo de 2014, se recibió en este Tribunal la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, relativa al artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dentro del proceso interno Nº. 01694-2011-0-1801-JR-CA-06;

El auto de 18 de junio de 2014, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y,

Los hechos relevantes señalados por el consultante.

1. ANTECEDENTES.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

2. PARTES EN EL PROCESO INTERNO.

   Demandante: Sociedad SODIMAC S.A.

   Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual de la República del Perú, INDECOPI.

   Tercero interesado: Sociedad INVERSIONES AGUDELO ZAPATA LTDA.

3. DATOS RELEVANTES.

   1. Hechos.

      1. El 9 de octubre de 2008, la sociedad SODIMAC S.A. solicitó ante el INDECOPI, el registro como marca del signo constituido por el logotipo conformado por la denominación CAR CENTER “escrita en letras características al interior de una figura irregular, acompañada de la figura estilizada de una bandera en cuyo interior se hallan diversas figuras cuadrangulares, todo en los colores negro, amarillo, rojo y blanco (…)” para distinguir “aparatos e instrumentos de sonido y video para el auto, incluyendo radios, parlantes, cajas de discos, amplificadores, reproductores de MP3 y DVD; aparatos para el registro, transmisión, reproducción del sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos” comprendidos en la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza.

      2. El 6 de mayo de 2009 la sociedad INVERSIONES AGUDELO ZAPATA LTDA. de Colombia formuló oposición sobre la base de su marca CAR CENTER INTERNACIONAL C.C.I. y logotipo registrada en Colombia para distinguir servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

      3. La sociedad INVERSIONES AGUDELO ZAPATA LTDA. con el fin de acreditar su interés en el mercado peruano para formular la oposición, presentó solicitud de registro del signo CAR CENTER INTERNATIONAL C.C.I. y logotipo en el Perú.

      4. Por Resolución Nº. 152-2010/CSD-INDECOPI de 22 de enero de 2010 la Comisión de Signos Distintivos declaró infundada la oposición presentada por INVERSIONES AGUDELO ZAPATA LTDA. y concedió el registro del signo solicitado.

      5. El 22 de febrero de 2010, la sociedad INVERSIONES AGUDELO ZAPATA LTDA. interpuso recurso de apelación.

      6. El recurso de apelación fue resuelto por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección a la Propiedad Intelectual del INDECOPI que, por Resolución Nº. 2879-2010/TPI-INDECOPI de 15 de diciembre de 2010 revocó la Resolución impugnada y, en consecuencia denegó el registro del signo CAR CENTER y logotipo.

      7. Contra la mencionada Resolución, el 29 de marzo de 2011, la sociedad SODIMAC S.A. interpuso demanda contencioso administrativa.

      8. Dicha demanda fue resuelta por Sentencia de Primera Instancia, Resolución número nueve, de 14 de enero de 2013, donde el Sexto Juzgado Transitorio Especializado en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró fundada la demanda contenciosa administrativa y, en consecuencia, nula la Resolución impugnada.

      9. El INDECOPI interpuso recurso de apelación.

      10. La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, por Resolución Número cuatro de 17 de diciembre de 2013 suspendió el procedimiento y solicitó al Tribunal la interpretación prejudicial del inciso a) del artículo 136 de la Decisión 486.

   2. Fundamentos jurídicos de la demanda.

      La sociedad SODIMAC S.A. interpone demanda en los siguientes términos:

      11. De los productos y servicios que distinguen los signos en conflicto se concluye que los mismos difieren en su naturaleza y finalidad, por lo que no existe identidad, similitud o conexión competitiva.

      12. Es diferente vender autopartes que ofrecer servicios de publicidad, gestión de negocios comerciales, importación y exportación de todo tipo de productos para vehículos y autopartes de la Clase 35.

      13. En cuanto a la parte gráfica, los signos en conflicto son diferentes, en vista a que la marca opositora “contienen en su parte figurativa una silueta estilizada lineal que puede evocar distintas formas, junto con una parte denominativa: ‘car center’ carente de distintividad por ser descriptiva de los servicios de la clase 35.

      14. Mientras que el signo solicitado “presenta en su parte figurativa principal la imagen inconfundible de una BANDEROLA con CUADROS NEGROS Y BLANCOS típica del deporte automovilístico”.

      15. En cuanto a la parte denominativa, el término en inglés CAR CENTER se refiere a un centro de atención profesional de vehículos.

      16. El INDECOPI no puede denegar el registro de una marca destinada a distinguir productos de la Clase 9 sobre la base un “REGISTRO COLOMBIANO DE SERVICIOS DE LA CLASE 35 CONFORMADO POR UNA EXPRESIÓN DESCRIPTIVA: CAR CENTER”.

   3. Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda.

      El INDECOPI contesta la demanda manifestando:

      17. Los signos confrontados distinguen productos y servicios entre los que existe vinculación o conexión competitiva ya que los servicios que distingue la marca registrada están circunscritos específicamente a productos para vehículos y autopartes, dentro de dichos servicios se encuentran algunos que pretende distinguir el signo solicitado, tales como aparatos o instrumentos de sonido y video para el auto que incluyen radios, parlantes, cajas de discos, amplificadores, reproductores de MP3 y DVD de la Clase 9.

      18. El consumidor al momento de analizar el signo solicitado CAR CENTER y logotipo lo cotejará con el recuerdo vago que tenga de la marca registrada CAR CENTER INTERNATIONAL y logotipo, dejándose llevar por la impresión general de los mismos.

      19. La parte denominativa de ambos signos CAR CENTER es la que predomina en el conjunto marcario por lo que se generaría confusión en el público consumidor. El término INTERNATIONAL no es relevante debido a que alude a servicios prestados fuera del país.

      20. La alegación formulada por la demandante respecto al carácter descriptivo de la denominación CAR CENTER es improcedente ya que tal argumento no fue planteado en sede administrativa.

      21. Y que, la denominación CAR CENTER no es descriptiva ni para productos de la Clase 9 ni para servicios de la Clase 35.

   4. Fundamentos jurídicos del tercero interesado.

      22. No se encuentra en el expediente copia de la contestación a la demanda por parte del tercero interesado.

   5. Fundamentos de la Sentencia de Primera Instancia.

      La Sentencia de Primera Instancia que declara fundada la demanda, se fundamenta en que:

      23. En muchos casos el aspecto fonético será el más importante porque por lo general la denominación es utilizada en el mercado verbalmente. Por lo que, realizado el examen comparativo entre el signo solicitado CAR CENTER y la marca registrada CAR CENTER INTERNATIONAL, se advierte que resultan idénticos desde el punto de vista fonético y no gráfico.

      24. Señala que no existe confusión y no existe conexión competitiva

      25. El “lema comercial (sic) ‘Car Center’ por si sólo (sic) no constituye (sic) ni perpetúa la marca a registrar (…)”.

   6. Fundamentos jurídicos del recurso de apelación.

      El INDECOPI presenta recurso de apelación en el que manifiesta que:

      26. La Sentencia de Primera Instancia incurre en error al tratar al signo solicitado como lema comercial.

      27. Hace una diferencia entre signos evocativos y descriptivos.

   7. Fundamentos jurídicos de la contestación a la apelación.

      28. No se encuentra en el expediente copia de la contestación al recurso de apelación.

   8. Solicitud del Juez consultante.

      El Juez consultante, solicita que el Tribunal se pronuncie respecto a:

      29. Cómo debe analizarse e interpretarse el riesgo de confusión entre productos y servicios de distinta clase, distinguidos por signos idénticos o semejantes, respecto a la conexión competitiva en el marco de la Decisión 486.

      30. Cómo debe efectuarse el análisis de registrabilidad respecto de signos compuestos por expresiones descriptivas y por expresiones evocativas.

          CONSIDERANDO:

      31. Que, la norma contenida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina cuya interpretación ha sido solicitada, forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

      32. Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal...