PROCESO 045-IP-2015

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

2122170-24511000

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 045-IP-2015

Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Marca: ELEMENTS (mixta).

Demandante: MODANOVA S.A.

Proceso interno: 2011-00118

Magistrada Ponente: Doctora Cecilia L. Ayllón Q.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los diecinueve días del mes de agosto del año dos mil quince.

VISTOS:

El 25 de marzo de 2015, se recibió en este Tribunal, vía correo electrónico, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, relativa a los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno 2011-00118.

El auto de 24 de junio de 2015, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto.

* ANTECEDENTES.

El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

Partes en el proceso interno.

Demandante: MODANOVA S.A.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), República de Colombia.

Tercero interesado: COMERCIALIZADORA SANTANDER S.A.

Hechos.

* El 15 de enero de 2010, Modanova S.A. solicitó el registro de la marca ELEMENTS (mixta) para distinguir productos comprendidos en la Clase 8 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).

* El 5 de mayo de 2010, una vez publicada la solicitud de registro del signo ELEMENTS (mixto), Comercializadora Santander S.A. formuló oposición al registro del signo solicitado con fundamento en la titularidad de la marca registrada HOME ELEMENTS (mixta), que distingue productos de la Clase 8 de la Clasificación Internacional de Niza.

* El 20 de agosto de 2010, mediante Resolución 43110, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) declaró fundada la oposición formulada y denegó el registro de la marca solicitada, por ser confundible con la marca HOME ELEMENTS (mixta), previamente registrada por Comercializadora Santander S.A.

* Dentro del término oportuno, Modanova S.A. presentó recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución 43110.

* El 25 de octubre de 2010, mediante Resolución 57670, la División de Signos Distintivos de la SIC resolvió el recurso de reposición confirmando la decisión recurrida.

* El 12 de noviembre de 2010, mediante Resolución 62336, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC resolvió el recurso de apelación presentado confirmando la Resolución 43110.

* La sociedad Modanova S.A. presentó acción de nulidad y restablecimiento de derecho en contra de las Resoluciones Administrativas.

* El 23 de septiembre de 2013, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia resolvió suspender el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486.

Argumentos de la demanda.

MODANOVA S.A. interpuso demanda en la que manifiesta que:

* La marca ELEMENTS (mixta) cumple con los requisitos de distintividad, perceptibilidad, susceptibilidad de representación gráfica. No constituye un signo genérico o descriptivo, respecto de los productos de la Clase 8 de la Clasificación Internacional de Niza, y no es susceptible de causar confusión o asociación con signos previamente registrados para distinguir productos de dicha clase, por tanto es un signo susceptible de ser registrado de conformidad con la normativa vigente.

* No existe coincidencia en el número de palabras que conforman las marcas, ni en la sílaba tónica, que es la que retiene el consumidor y determina la existencia del riesgo de confusión. Tampoco existe coincidencia en la ubicación y número de vocales ni en la terminación de las palabras. Por lo tanto, en este caso no se presenta ninguno de los elementos que determinan el riesgo de confusión.

* Cada una de las marcas incluye diversos elementos gráficos que le aportan la distintividad necesaria para que sea procedente su coexistencia para distinguir productos comprendidos en la Clase 8. La marca HOME ELEMENTS (mixta) se encuentra registrada desde el 29 de junio de 2005. Por su parte, Modanova S.A. es titular de las marcas ELEMENTS (mixtas) que distinguen productos de las Clases 20, 21 y 24 de la Clasificación Internacional de Niza. Resultando claro que las marcas han coexistido en el mercado, para distinguir el mismo tipo de productos, es decir, productos que aunque ubicados en distintas clases de la Clasificación Internacional de Niza, presentan entre ellos relación de conexidad. En consecuencia, y dado que ya se ha presentado coexistencia de marcas en el mercado de los signos confrontados, resulta viable la coexistencia de las mismas en la Clase 8 de la Clasificación Internacional de Niza.

Argumentos de la contestación a la demanda.

La Superintendencia de Industria y Comercio presentó contestación a la demanda manifestando que:

* Aunque el signo solicitado a registro ELEMENTS (mixto) sea susceptible de representación gráfica, carece de fuerza distintiva porque presenta similitudes capaces de ocasionar confusión o error al consumidor sobre la procedencia de los productos y su origen empresarial respecto de la marca registrada HOME ELEMENTS (mixta). No se podía registrar la marca solicitada ELEMENTS (mixta) porque ella pretende distinguir productos comprendidos en la Clase 8 y, por tanto, existe un alto riesgo de confusión con la marca previamente registrada HOME ELEMENTS (mixta), que distingue productos comprendidos en la misma Clase 8.

* Tal como lo manifestó oportuna y acertadamente la SIC, entre el signo solicitado ELEMENTS (mixto) y la marca registrada con anterioridad HOME ELEMENTS (mixta), existen similitudes en el aspecto fonético, ortográfico e ideológico que conducen al público consumidor a error respecto del origen empresarial de los productos.

* Lo anterior podría generar la creencia de que se trata de la misma marca o de marcas que pertenecen a un mismo titular, o que distinguen una nueva o una misma línea de productos, por estar destinados a un mismo tipo de consumidores dentro de los mismos canales de comercialización. Igualmente podrían llevar al consumidor a la idea de que los productos y servicios provienen del mismo empresario que existe vinculación jurídica o económica entre los titulares, lo que efectivamente no sucede.

Argumentos de la contestación de la demanda por parte del tercero interesado.

COMERCIALIZADORA SANTANDER S.A...