PROCESO 045-IP-2014

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 45-IP-2014

Interpretación prejudicial, a solicitud de la corte consultante, del artículo 135 literales b) y e) de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de los artículos 134 literales a), b) y g), y 135 literal g) de la misma normativa, con fundamento en la consulta realizada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú. Expediente Interno Nº 00215-2010-0-1801-JR-CA-12. Actor: JIMMY SUCLUPE LESCANO Marca mixta FOR MEN´S.

Magistrada Ponente: Leonor Perdomo Perdomo

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los veinte y cinco días del mes de agosto del año dos mil catorce, en Sesión Judicial se procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú.

VISTOS:

El Oficio N° 215-2010-0/8va SECA-CSJLI-PJ de fecha 12 de mayo de 2014, fue recibido por este Tribunal en la misma fecha, procedente de la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, por medio de la cual se remite solicitud de interpretación prejudicial con motivo del proceso interno N° 00215-2010-0-1801-JR-CA-12.

Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 22 de julio de 2014.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

2. Las partes.

   Demandante: JIMMY SUCLUPE LESCANO (ANTES MÁXIMO SUCLUPE CAJUSOL)

   Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL – INDECOPI, DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ.

   iii. DATOS RELEVANTES.

   1. HECHOS.

   Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

   1. El señor MÁXIMO SUCLUPE CAJUSOL, solicitó el 17 de junio de 2008, el registro como marca del signo mixto FOR MEN’S “escrita en letras características, la cual se encuentra dentro de un rectángulo, todo en combinación de colores blanco y negro”, para amparar los siguientes productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza: “prendas de vestir, polos, camisas, truzas (sic), shorts”.

   2. Una vez publicada la solicitud no se presentaron oposiciones.

   3. El 30 de marzo de 2009, la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI, mediante la Resolución No. 4648-2009/DSD-INDECOPI, resolvió denegar de oficio el registro solicitado. Consideró, que el signo solicitado no puede ser admitido a registro por cuanto resulta ser descriptivo de algunas de las características de los productos que pretende distinguir; adicionalmente, estimó que la escritura y el diseño gráfico de la denominación FOR MEN’S, carece de distintividad.

   4. El 13 de abril de 2009, el señor MÁXIMO SUCLUPE CAJUSOL, presentó recurso de apelación contra el anterior acto administrativo.

   5. El 24 de abril de 2009, el señor JIMMY SUCLUPE LESCANO, manifestó que MÁXIMO SUCLUPE CAJUSOL le cedió todos los derechos sobre el signo solicitado para registro. Mediante proveído de fecha 29 de mayo de 2009, la Secretaría Técnica de la Sala de Propiedad Intelectual, tuvo como nuevo solicitante a JIMMY SUCLUPE LESCANO.

   6. El 2 de noviembre de 2009, la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI, mediante Resolución No. 2876-2009/TPI-INDECOPI, resolvió el recurso de apelación, confirmando la Resolución impugnada que denegó el registro solicitado.

   7. El señor JIMMY SUCLUPE LESCANO (ANTES MÁXIMO SUCLUPE CAJUSOL), interpuso demanda de nulidad de resolución administrativa contra la anterior Resolución.

   8. El Quinto Juzgado Transitorio Contencioso Administrativo, Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución Número Siete de 22 de octubre de 2012, declaró infundada la demanda.

   9. El 06 de mayo de 2013, el señor JIMMY SUCLUPE LESCANO, presentó recurso de apelación contra la anterior sentencia.

   10. La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, solicitó una interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

       2. FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA

       El demandante soporta la acción en los siguientes argumentos:

   11. Manifiesta, que el signo solicitado es una marca forjada y de fantasía; que de ninguna manera podría ser descriptiva del producto que pretende amparar.

   12. Señala, que los términos FOR MEN’S, no significa “para hombres”, pues su traducción correcta es “para la gente”.

   13. Argumenta, que se le desconoció su derecho de preferencia al reconocerle a la señora OLGA ESPERANZA GALLEGOS LUCANAS el registro como marca del signo FORM MEN’S el 24 de agosto de 2009. El señor MÁXIMO SUCLUPE CAJUSOL, fue titular de la marca FORM MEN’S, para distinguir productos de la Clase 25, que venció el 25 de noviembre de 2008.

       3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

       Por parte del INDECOPI.

   14. Aduce, que el signo solicitado no resulta ser lo suficientemente distintivo desde el punto de vista denominativo, gráfico y/o figurativo; considerando el público objetivo al cual va dirigido la marca “hombres”, la denominación FOR MEN’S no es capaz de identificar un origen empresarial específico.

   15. Manifiesta, que constituye un hecho notorio que expresiones como FOR KID’S, FOR LADIE’S, etc., sean asimiladas en el lenguaje corriente como informaciones acerca de que las prendas de vestir son para niños o damas, según sea el caso.

   16. Señala, que el signo solicitado es del tipo descriptivo. Por lo tanto, carece de distintividad.

   17. Agrega, que la marca denominativa FORM MEN’S, registrada a nombre de la señora OLGA ESPERANZA GALLEGOS LUCANAS, es una marca que en conjunto termina siendo débil, pero suficientemente distintiva. De ninguna manera se ha desconocido el derecho de preferencia, ya que el registro solicitado en este caso alude al signo mixto FOR MEN’S.

       4. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

   18. El Quinto Juzgado Transitorio Contencioso Administrativo, Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución Número Siete de 22 de octubre de 2012, declaró infundada la demanda, argumentando que el signo solicitado carece de distintividad, enmarcándose dentro de la prohibición del artículo 135 literal e) de la Decisión 486. Adicionalmente, señala que no se desconoció el derecho de preferencia, se trata de casos totalmente diferentes.

       5. RECURSO DE APELACIÓN

       Por parte del Demandante.

   19. En el escrito de recurso de apelación reiteró los argumentos expuestos en la demanda, agregando que sí se desconoció el derecho de preferencia, puesto que de la simple comparación entre los signos FORM MEN’S y FOR MEN’S, tenemos que se trata de una solicitud muy similar.

4. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a SER INTERPRETADAS.

   20. La Corte consultante solicitó la interpretación prejudicial de los literales b) y e) del artículo 135 de la Decisión 486. Delimitó su solicitud de la siguiente manera:

       1. Cómo debe efectuarse el análisis de registrabilidad respecto de signos compuestos por denominaciones descriptivas, y respecto del requisito de distintividad en el marco de los incisos b) y e) del artículo 135 de la Decisión 486

       .

   21. Se hará la interpretación solicitada. De oficio se interpretarán las siguientes normas: artículos 134 literales a), b) y g) y 135 literal g) de la misma normativa.

   22. A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas:

       DECISIÓN 486

       (…)

Artículo 134

A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) las palabras o combinación de palabras;

b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

(…)

g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.

(…)

Artículo 135

No podrán registrarse como marcas los signos que:

(…)

b) carezcan de distintividad;

(…)

5. consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;

   (…)

7. consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país;

   (…)”.

   6. Consideraciones.

   23. Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos:

       1. Concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas. La distintividad como elemento esencial.

       2. El signo solicitado, anteriormente registrado como marca.

       3. Los signos de fantasía.

       4. Los signos descriptivos y de uso común en idioma extranjero...