PROCESO 044-IP-2014

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 44-IP-2014

Interpretación prejudicial a petición de la corte consultante de los artículos 14, 18, 30, 45 y 46 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Órgano nacional consultante: La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la República del Perú. Apelante: JANSSEN PHARMACEUTICA N.V. Parte contraria: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual -INDECOPI. Asunto: Patente “Compuestos derivados de sulfamato y sulfamida en el tratamiento de la epilepsia y trastornos relacionados”. Expediente Interno: 00206-2012-0-1801-JR-CA-02.

Magistrado Ponente: Dr. José Vicente Troya Jaramillo

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinte y dos días del mes de enero del año dos mil quince en Sesión Judicial, se procede a resolver por mayoría, la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativa con Subespecialidad en Temas de Mercado de la República del Perú, de conformidad con lo previsto en los artículos 32 de su Estatuto y 21 de su Reglamento Interno. El señor Magistrado Luis José Diez Canseco Núñez disiente de la posición mayoritaria y, en consecuencia, no participa de su adopción.[1]

VISTOS:

El Oficio 2726-2012-0/8vaSECA-CSJLI-PJ, de 12 de mayo de 2014, recibido por este Tribunal vía electrónica el mismo día, mediante el cual, la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativa con Subespecialidad en Temas de Mercado de la República del Perú solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 00206-2012-0-1801-JR-CA-02.

El Auto emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el primero de octubre de 2014, mediante el cual se admite a trámite la interpretación prejudicial solicitada.

1. ANTECEDENTES

   Partes

   Apelante: JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

   Parte contraria: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL –INDECOPI- de la República del Perú.

   Hechos

   Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes:

   1. El 26 de agosto de 2005, JANSSEN PHARMACEUTICA N.V. solicitó la patente de invención denominada “Derivados novedosos de sulfamato y sulfamida útiles para el tratamiento de la epilepsia y trastornos relacionados”.

   2. A través de proveído de 30 de mayo de 2006, se procedió a modificar el título de la solicitud a: “Compuestos derivados de sulfamato y sulfamida en el tratamiento de la epilepsia y trastornos relacionados".

   3. El 11 de agosto de 2006 se publicó en el diario Oficial el Peruano, el extracto de la solicitud de patente denominada “Compuestos derivados de sulfamato y sulfamida en el tratamiento de la epilepsia y trastornos relacionados”, sin que terceros hayan presentado oposición.

   4. El 12 de septiembre de 2008, la examinadora de patentes, emitió el informe técnico AEF 31-2008 en el cual concluyó que: “Las reivindicaciones 6 a 8 no cumplen con el requisito de nivel inventivo establecido en el artículo 18 de la Decisión 486. Las reivindicaciones 12 a 14 no son patentables en concordancia con el artículo 20 literal d) de la Decisión 486 al definir un método terapéutico, por lo que dichas reivindicaciones deben ser retiradas del pliego de reivindicaciones. La reivindicación 15 no es susceptible de ser protegida, en concordancia con el artículo 14 de la Decisión 486, al definir un uso, por lo que dicha reivindicación debe ser retirada del pliego de reivindicaciones. Se sugiere modificar el título de la invención a “Compuestos derivados de sulfamida como anticonvulsivantes”, puesto que define de manera más apropiada a la invención y para evitar alguna interpretación que contravenga la Decisión 486.”

   5. El 9 de febrero de 2009, el solicitante dio respuesta al informe Técnico PCG 06-2007, presentando sus argumentos de descargo, así como un nuevo pliego de 10 reivindicaciones.

   6. El 10 de julio de 2009, la examinadora de patente emitió el informe técnico AEF 31-2008/A en el cual concluyó: “Las reivindicaciones 1 a 10 no cumplen con el requisito de nivel inventivo establecido en el artículo 18 de la Decisión 486”.

   7. El 22 de diciembre de 2009, Janssen Pharmaceutica N.V., dio respuesta al Informe antes descrito, adjuntando un nuevo pliego de 15 reivindicaciones.

   8. El 4 de enero de 2010, la examinadora de patentes emitió el Informe Técnico GEM 11-2009/b, el cual fue notificado adjunto a la resolución de primera instancia 000042-2010/DIN.

   9. Mediante Resolución 42-2010/DIN de 26 de enero de 2010, la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías resolvió denegar la solicitud de patente.

   10. A través de escrito de 12 de febrero de 2010, la solicitante radicó escrito de apelación en contra de la Resolución 42-2010/DIN.

   11. El 19 de mayo de 2011, la examinadora de patentes emitió el Informe técnico PR 10-11, respecto a las reivindicaciones 1 a 15.

   12. El 7 de octubre de 2011, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual dicta Resolución 2186-2011/TPI-Indecopi a través de la cual confirmó la Resolución 42-2010/DIN y rechazó la patente solicitada.

   13. El 11 de enero de 2012, Janssen Pharmaceutica N.V., interpone demanda contenciosa administrativa en contra de la Resolución 42-2010/DIN.

   14. El 31 de enero de 2012, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –Indecopi-, contesta la demanda contenciosa administrativa.

   15. Mediante sentencia número siete, de 3 de junio de 2012, el juez segundo permanente especializado en lo contencioso administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, declara fundada en parte la demanda interpuesta por Janssen Pharmaceutica N.V., ordenando a la entidad demandada, la emisión de un nuevo acto administrativo, dando cuenta del Informe técnico GEM 11-2009/b y que decida motivadamente si corresponde o no notificar al demandante con dicho informe previamente a resolver sobre su solicitud de registro de patente, y declarar infundada la demanda en los demás extremos.

   16. El 17 de junio de 2013, Janssen Pharmaceutica N.V., apela en contra de la sentencia de 3 de junio de 2013, notificada el 10 de junio de 2013.

   17. Con providencia de 17 de diciembre de 2013, la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con subespecialidad en temas de mercado, suspende el proceso y dispone solicitar al Tribunal Andino de Justicia, interpretación prejudicial, solicitando se respondan las siguientes interrogantes:

       -Como debe analizarse e interpretarse los artículos 45 y 46 de la Decisión 486 respecto a si la Oficina Nacional Competente se encuentra obligada a notificar los informes de expertos o de organismos científicos o tecnológicos en cada oportunidad que se soliciten.

       -Como debe analizarse e interpretarse los artículos 18 y 30 de la Decisión 486 respecto a los requisitos de nivel inventivo y concisión con que deben cumplir las reivindicaciones presentadas con la solicitud de patente de invención.

       -Como debe analizarse e interpretarse el artículo 14 de la Decisión 486 respecto del objeto de protección de las patentes de invención, y si se encuentra bajo su protección a los usos de productos o compuestos.

       1. Argumentos de la Demanda Contenciosa Administrativa.

   18. La compañía Janssen Pharmaceutica N.V., dentro de los argumentos de su demanda manifestó lo siguiente:

   19. Que el Indecopi emitió su Resolución 2186-2011/TPI en base del informe técnico PR 10-11, que nunca les fue notificado, en el cual se determina que la reivindicación 11 no cumple con el requisito de concisión, y las reivindicaciones 1 a 10 con el requisito de nivel inventivo, así como que las reivindicaciones 12 a 15, no son patentables.

   20. Nulidad de la Resolución 42-2010/DIN-Indecopi, al violarse el principio del debido procedimiento administrativo, al no haberse notificado el informe técnico GEM 11-2009/b, y al habérselo adjuntado a la Resolución 42-2010/DIN-Indecopi.

   21. Que la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías violó las normas procedimentales y limitó su derecho a la defensa al no notificarle en forma oportuna el informe GEM 11-2009/b, impidiendo así ejercer su derecho de defensa, ya que el mismo opinaba desfavorablemente sobre la concisión de la patente y se basó literalmente en él para emitir la resolución 42-2010/DIN y denegar la patente.

   22. Que la claridad no constituye un requisito de patentabilidad sino un deber o condición.

   23. Que la reivindicación 11 es clara ya que a partir de su divulgación una persona capacitada en la materia técnica, puede ejecutar la invención sin mayor experimentación.

       2. Argumentos de la contestación a la demanda Contenciosa Administrativa.

   24. El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI, al momento de contestar la demanda, presentó por su parte, los siguientes argumentos:

   25. Afirmó que “(…) sobre la supuesta afectación a su derecho de defensa y al debido procedimiento por la falta de notificación del Informe Técnico GEM 11-2009/b, no fue parte de los argumentos que expuso al impugnar en su oportunidad la resolución emitida en primera instancia en sede administrativa, por lo que en esta instancia es absolutamente improcedente en tanto constituye una abierta violación al principio de congruencia previsto por la ley.”

   26. Que el informe técnico citado, si le fue notificado junto con la resolución de primera instancia, confiriéndosele por tanto la opción de contradecirlo al momento de impugnar la resolución, situación que se dio, sin éxito para la actora.

   27. Que fundamentando en el denominado principio de congruencia, “(…) la demandante no puede invocar hechos que no hayan sido planteados oportunamente ante la autoridad competente.”

   28. Que la autoridad está obligada únicamente a notificar el primer informe que contenga observaciones respecto a la...