Proceso 037-IP-2007

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

Proceso 037-IP-2007

Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) y 107 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con base a lo solicitado por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia. Expediente interno N. 2002-0023. Actor: MGI PHARMA INC. Marca: “SALAGEN”.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los tres días del mes de marzo del año dos mil siete.

VISTOS.

El Oficio Nº 157 de 30 de enero de 2007, recibido en este Tribunal el 14 de febrero de 2007, mediante el cual el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, remite la solicitud de interpretación de los artículos 81, 82, 83 y 107 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y, 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con motivo del proceso interno Nº 2002-0023.

Que, la mencionada solicitud cumple con los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el 14 de marzo de 2007.

1. Las partes.

   Demandante: MGI PHARMA INC.

   Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

   Tercero interesado: BAXTER INTERNACIONAL INC.

2. Determinación de los hechos relevantes

1. Hechos.

   El 17 de septiembre de 1996, la sociedad MGI PHARMA INC., solicitó el registro del signo SALAGEN (denominativo) para distinguir productos farmacéuticos para el tratamiento de la xerostomía, productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. El extracto de la solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 439.

   El 23 de enero de 1997, LABORATORIOS LEGRAND S.A., formuló observación dentro del término legal con base en su marca SINALGEN; sin embargo, con fecha 16 de octubre de 1997, desistió de la misma.

   La Superintendencia de Industria y Comercio, de oficio mediante Resolución N° 32197 de 26 de diciembre de 1997, deniega el registro de la marca solicitada, por existir en registro la marca SEALAGEN de la empresa BAXTER INTERNATIONAL INC., para distinguir productos de la clase 5.

   Esto motivó que MGI PHARMA INC., interponga recurso de reposición y en subsidio de apelación, los que fueron resueltos en el sentido de confirmar la resolución de primera instancia, mediante las Resoluciones Nos: 15678 de 19 de julio de 2000 y 22217 de 29 de julio de 2001, respectivamente, por lo que ésta presenta recurso de Nulidad y de Restablecimiento de Derecho ante el Consejo de Estado de la República de Colombia, el 18 de diciembre de 2001.

2. Fundamentos de la Demanda.

   Alega que con la expedición de los actos demandados se violaron los artículos 81, 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, ya que la autoridad administrativa desconoció el alcance de dichas normas al denegar la marca solicitada para registro.

   Señala que las marcas SALAGEN y SEALAGEN distinguen productos creados con el objeto de tratar dolencias específicas y totalmente diferentes entre sí (mientras el primero es para el tratamiento de la xerostomía, el segundo es un hemostático adhesivo), y por ello la posibilidad que el público sufra confusión al momento de adquirirlos es nula.

   Asimismo, argumenta que posee con la empresa titular de la marca SEALAGEN (Baxter Internacional Inc.), un acuerdo de coexistencia de marcas, por medio del cual se reconocen mutuamente la titularidad de sus marcas y definen que ambos productos distinguen compuestos completamente diferentes.

3. Contestación a la Demanda.

   La Superintendencia de Industria y Comercio señala que con la expedición de las resoluciones demandadas, no se ha incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   Añade, que de conformidad con las atribuciones otorgadas a la Superintendencia de Industria y Comercio, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió de forma legal y válida las resoluciones antes citadas, por lo que se niega el registro del signo SALAGEN, con fundamento en el registro anterior de la marca SEALAGEN, clase 5.

   Argumenta que entre los signos sub litis, existe similitud gráfica, ortográfica y fonética que conllevaría al público consumidor a error respecto del origen empresarial de los productos distinguidos, ya que los signos en cuestión, sólo se diferencian por una letra.

   Finalmente, señala que la oficina de marcas no se encuentra relevada del análisis de marcas solicitadas para registro en virtud al contenido de acuerdos de coexistencia pacífica de empresas, respecto de marcas en el extranjero.

   De otro lado, BAXTER INTERNATIONAL INC. contesta la demanda, solicitando se acepten las pretenciones de la demandante, ya que los signos sub materia no son confundibles, al no distinguir productos con diferente naturaleza y diferente destino. Asimismo, agrega que tiene firmado un acuerdo de coexistencia marcaria con dicha empresa.

   CONSIDERANDO:

   Que este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con esta competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno;

   Que, la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

   Que, basándose en el oficio remitido por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, procede la interpretación prejudicial de los artículos 81, 83 literal a) y 107 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y no así los artículos 82 y demás literales del artículo 83 de la Decisión 344, y 136 de la Decisión 486, por no ser pertinentes.

   El texto de las normas de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación:

   DECISIÓN 344

   (…)

   Art. 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

   Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

   (…)

   Art. 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos...