PROCESO 036-IP-2015

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

2122170-24574500

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 036-IP-2015

Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú.

Marca: BIONAX MP (denominativa)

Actor: LABORATORIOS BIOSANA S.A.C.

Proceso interno Nº. 04024-2011-0-1801-JR-CA-11.

Magistrada ponente: Doctora Cecilia L. Ayllón Q.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los diecinueve días del mes de agosto del año dos mil quince.

VISTOS:

El 20 de enero de 2015, se recibió en este Tribunal, vía correo electrónico, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, relativa al artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno 04024-2011-0-1801-JR-CA-11.

El auto de 24 de junio de 2015, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto.

* ANTECEDENTES.

El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

Partes en el proceso interno.

Demandante: LABORATORIOS BIOSANA S.A.C.

Demandada: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), República del Perú

Tercero interesado: FARMINDUSTRIA S.A.

Hechos.

* El 14 de julio de 2009, LABORATORIOS BIOSANA S.A.C. solicitó el registro de la marca BIONAX MP (denominativa) para distinguir productos farmacéuticos de la Clase 5 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).

* El 25 de septiembre de 2009, FARMINDUSTRIA S.A. presentó oposición al registro de la marca BIONAX MP (denominativa), debido a que sería confundible con la marca registrada a su favor BIOLAX (mixta) para distinguir productos en la Clase 5.

* El 9 de junio de 2010, la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI emitió la Resolución 1234-2010/CSD-INDECOPI, mediante la cual se declaró infundada la oposición formulada y se inscribió la marca BIONAX MP (denominativa) a favor de LABORATORIOS BIOSANA S.A.C.

* El 5 de julio de 2010, FARMINDUSTRIA S.A. presentó recurso de apelación contra la Resolución 1234-2010/CSD-INDECOPI.

* El 18 de abril de 2011, mediante Resolución 834-2011/TPI-INDECOPI, el INDECOPI revocó la Resolución 1234-2010/CSD-INDECOPI y, en consecuencia, denegó el registro de la marca solicitada BIONAX MP (denominativa).

* En julio de 2011, LABORATORIOS BIOSANA S.A.C. interpuso demanda contencioso administrativa contra la Resolución 834-2011/TPI-INDECOPI.

* El 20 de diciembre de 2013, mediante Resolución 9, el Vigésimo Quinto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo de Lima con Subespecialidad en Temas de Mercado, declaró infundada la demanda interpuesta por LABORATORIOS BIOSANA S.A.C.

* El 22 de enero de 2014, LABORATORIOS BIOSANA S.A.C. interpuso recurso de apelación contra la Resolución 9 de 20 de diciembre de 2013.

* El 24 de septiembre de 2014, mediante la Resolución 04, la Octava Sala, ahora Quinta Sala, Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima resolvió suspender el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486.

Argumentos de la demanda.

LABORATORIOS BIOSANA S.A.C. interpuso demanda en la que manifiesta que:

* Los elementos diferenciadores del signo solicitado BIONAX MP (denominativo) y la marca registrada BIOLAX y logotipo son las letras MP y la consonante N, siendo que las dos marcas tienen el radical BIO que es común en las marcas de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

* Desde el punto de vista conceptual, no existe riesgo de confusión entre los signos cotejados ya que ambos evocan ideas distintas, siendo que la marca BIOLAX y logotipo contiene propiedades laxantes y el término LAX evoca la idea de que el producto se refiere a un laxante, en cambio, la marca solicitada BIONAX MP (denominativa) contiene las propiedades de un antinflamatorio.

* La marca registrada BIOLAX y logotipo es débil en cuanto no tiene la suficiente distintividad ya que existen diversas marcas en el mercado que utilizan la denominación BIO para productos de la misma clase, por lo que las partículas BIO, al igual que LAX y NAX no son apropiables en forma exclusiva por un solo titular, debido a que son de uso frecuente en el mercado constituyéndose en marcas débiles.

* La Sala hace un análisis arbitrario, ya que en ninguno de sus escritos ha mencionado que las siglas MP signifiquen máxima potencia.

Argumentos de la contestación a la demanda.

El INDECOPI presenta contestación a la demanda manifestando que:

* Hay semejanzas fonéticas y gráficas entre los signos en litis, debido a que la denominación relevante BIONAX y la denominación BIOLAX y logotipo no sólo comparten el mismo número de letras sino que además coinciden prácticamente en todas ellas, ubicadas además en idéntica posición.

* Si bien el signo BIONAX se encuentra acompañado de la denominación MP, ésta resulta completamente irrelevante a efectos del examen comparativo por cuanto es usual y común en la conformación de marcas registradas, en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

* Ninguno de los signos contiene en sus conformaciones el elemento BIO independiente o aisladamente considerado, que forma parte de las denominaciones BIONAX y BIOLAX, habiendo perdido su individualidad dentro de ellas, por lo que las denominaciones no son BIO NAX y/o BIO LAX sino, BIONAX y BIOLAX. En ese sentido, los signos en litis no sólo coinciden en el elemento compositivo BIO ubicado al inicio de las palabras que los conforman, sino también en las letras AX al final de ellas. Adicionalmente, las letras que las diferencian, debido a la ubicación central de las mismas, provocan un sonido débil insuficiente para diferenciar los signos, por tanto, el público consumidor podría verse inducido a pensar que los productos identificados con el signo solicitado BIONAX MP (denominativo) y los productos identificados con la marca BIOLAX y logotipo provienen de un mismo origen empresarial.

Argumentos de la contestación de la demanda por parte del tercero interesado.

FARMINDUSTRIA S.A. presentó contestación a la demanda manifestando que:

* El signo solicitado BIONAX MP (denominativo) es prácticamente idéntico a la marca registrada BIOLAX y logotipo, resultando ser muy semejantes fonética y ortográficamente, de tal manera que la única diferencia existente entre los signos en pugna está constituida por el hecho de haberse sustituido la segunda consonante "L" por la consonante "N" y haberse agregado las letras finales MP, que en argot farmacéutico denotan una fórmula mejorada que significa fuerza distintiva para que pueda ser susceptible de registro como marca para distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

* Desde el punto de vista fonético, se aprecia que el elemento denominativo principal del signo solicitado BIONAX MP (denominativo) está constituido por el término BIONAX, el cual comparte la primera sílaba BIO con la marca registrada BIOLAX y logotipo, al igual que están conformadas por la misma secuencia de vocales, a saber: I, O y A. Adicionalmente, las consonantes L y N contenidas en las marcas en pugna, por el lugar que se encuentran ubicadas, tienen un sonido débil, poco sonoro, motivo por el cual la pronunciación y entonación de dichas marcas al realizarse el análisis comparativo en conjunto, trae como resultado que son muy semejantes entre sí.

* Dada la semejanza existente entre las marcas, en caso de coexistir en el mercado se produciría una evidente y clara confusión entre los consumidores, quienes adquirirían el producto protegido con el signo solicitado BIONAX MP (denominativo) en la creencia que están adquiriendo los productos protegidos con la marca BIOLAX y logotipo o que se trata de una variedad de los mismos.

* En el presente caso, el signo solicitado BIONAX MP (denominativo) constituye una imitación de la marca registrada BIOLAX y logotipo escrita con grafía especial, identificando ambas marcas los mismos productos farmacéuticos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, resultando suficiente para inducir a riesgo de confusión y/o riesgo de asociación al público consumidor, con relación a la procedencia empresarial de las referidas denominaciones.

Sentencia de Primera Instancia.

La Sentencia de Primera Instancia declaró infundada la demanda al considerar que:

* Si se procede a analizar dos signos que contuvieran elementos de uso común, el análisis se centrará en los elementos distintivos, pues será a través de ellos que finalmente se podrá determinar si ambos signos pueden coexistir o no. En consecuencia, al ser el término "MP" una palabra de uso común en la Clase 5 de la...