PROCESO 032-IP-2014

• Jurisdicción: Comunidad Andina
• Número de Gaceta: 2363
• Número de registro: 032-IP-2014
• Fecha de publicación: 11 Julio 2014
• Sección: Procesos
• Año: 2014

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 032-IP-2014

Interpretación prejudicial de los artículos 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 123 de su Estatuto y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú.

Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y 121 y 122 de su Estatuto; y, de los artículos 134 literales a), b) y g), 136 literal h), 150, 224 y 228 de la Decisión 486.

Marca: SF y logotipo.

Actor: sociedad FERRARI S.P.A.

Proceso interno Nº. 9241-2013.

Magistrada ponente: Dra. Cecilia L. Ayllón Q.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA en San Francisco de Quito, a los veintiún días del mes de mayo del año dos mil catorce.

VISTOS:

El 9 de abril de 2014, se recibió en este Tribunal la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, relativa al artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andinadentro del proceso interno Nº. 9241-2013;

El auto de 14 de mayo de 2013, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y,

Los hechos relevantes señalados por el consultante.

1. ANTECEDENTES.

El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

2. PARTES EN EL PROCESO INTERNO.

Demandante: Sociedad FERRARI S.P.A.

Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual de la República del Perú, INDECOPI.

Tercero interesado: Sociedad PRESCRIPTION DATA S.A.A., PRESDAT S.A.C.

3. DATOS RELEVANTES.

1. Hechos.

1. El 13 de agosto de 2007, la sociedad FERRARI S.P.A. Italia solicitó ante el INDECOPI, el registro del signo como marca SF y logotipo constituido por “un escudo conteniendo el diseño de un caballo rampante y las letras SF con su escritura y características y dos líneas angulares en la parte superior” para distinguir servicios comprendidos en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

2. A la mencionada solicitud no se presentaron oposiciones.

3. Por Resolución Nº. 22834-2007/OSD-INDECOPI, de 14 de diciembre de 2007, la Oficina de Signos Distintivos negó el registro del signo solicitado por considerar que es confundible con la marca SF NET (mixta) registrada a favor de la sociedad PRESCRIPTION DATA S.A.A. para distinguir servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

4. El 23 de enero de 2008, la sociedad FERRARI S.P.A interpuso recurso de apelación.

5. El recurso de apelación fue resuelto por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección a la Propiedad Intelectual del INDECOPI que, por Resolución Nº. 1721-2008/TPI-INDECOPI, de 15 de julio de 2008, declaró infundado el recurso de apelación.

6. El 22 de octubre de 2008, la sociedad FERRARI S.P.A. interpuso demanda contencioso administrativa, la cual fue resuelta por Sentencia de Primera Instancia, Resolución Nº. 22, de 1 de septiembre de 2011, donde la Primera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró fundada la demanda contenciosa administrativa y, en consecuencia, nula la resolución impugnada.

7. Contra dicha Providencia, el 17 de octubre de 2011, el INDECOPI interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, que por Resolución de 18 de septiembre de 2012, confirmó la sentencia apelada.

8. El 6 de mayo de 2013, el INDECOPI interpuso recurso de casación, el cual fue declarado procedente por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia del Perú, que por Providencia de 16 de enero de 2014, dispuso la solicitud de interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486.

2. Fundamentos jurídicos de la demanda.

La sociedad FERRARI S.P.A. interpone demanda en la que manifiesta:

9. Como pretensión principal solicita obtener la nulidad de la Resolución No. 22834-2007/OSD-INDECOPI, de 14 de diciembre de 2007, emitida por la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI por medio de la cual se denegó de oficio el registro de la marca SF y logotipo para distinguir servicios de la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

10. Se violó el artículo 134 de la Decisión 486. La Resolución impugnada se contradice en el sentido de que “no obstante de reconocer que los signos presentan diferencias en el plano fonético y gráfico, (…), fuerza una supuesta confundibilidad entre los mismos aduciendo un supuesto riesgo de confusión indirecta (sic)”.

11. La Autoridad Administrativa, va en contra del criterio de la visión en conjunto y se contradice a sí misma, al apreciar los signos ya no de manera conjunta sino en función a sus elementos considerados de manera aislada, y lo más grave desconoce al público usuario y cambia el valor relevante que ya le había dado a los signos.

12. No se analizó el elemento figurativo de su signo únicamente se analizaron las letras SF y sobre la base de ellas se negó el registro.

13. Considera las marcas“en función al elemento denominativo, y no considerando las marcas en forma integral y conjunta, lo que vicia de invalidez la Resolución materia de impugnación, pues el INDECOPI deniega el registro de la marca solicitada centrando su análisis sólo en el aspecto denominativo de las marcas sin dar valor al conjunto marcario”.

14. Entre los signos en conflicto no hay confusión por lo que pueden coexistir pacíficamente en el mercado.

15. La parte figurativa de su signo constituida por la figura de un caballo encabritado, ha adquirido notoriedad en el mercado pues es un distintivo que identifica a una de las más prestigiosas marcas de automóviles como es la marca FERRARI. Dicho signo goza de reconocido prestigio y reputación a nivel mundial.

16. La sociedad PRESCRIPTION DATA DEL PERU S.A.A. no ha presentado oposición al registro del signo solicitado.

3. Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda.

El INDECOPI, presenta contestación a la demanda manifestando que:

17. De acuerdo a la Resolución del INDECOPI si bien entre los signos en conflicto existen diferencias, éstas no son suficientes para determinar el riesgo de confusión.

18. De esta manera el INDECOPI consideró que entre los signos podría darse una confusión indirecta.

19. Respecto al hecho de que la sociedad PRESCRIPTION DATA DEL PERU S.A.A. “la inacción del titular de una marca registrada no determina la inexistencia del riesgo de confusión entre los signos (…)”. Por este motivo el INDECOPI denegó de oficio el registro del signo solicitado.

4. Fundamentos jurídicos de la contestación por parte del tercero interesado.

20. No se encuentra en el expediente copia de la contestación a la demanda por parte de la sociedad PRESDAT S.A.C. tercero interesado en el proceso.

5. Fundamentos jurídicos de la Sentencia de Primera Instancia.

La Sentencia de Primera Instancia emite su pronunciamiento basándose en que:

21. Al analizar los signos en conflicto se debe tener una visión en conjunto de los mismos sin descomponerlo, de donde se concluirá que entre los signos en pugna no existe riesgo de confusión indirecto, respecto al origen empresarial de ambas marcas “básicamente porque la combinación de las letras SF no es más relevante de la impresión en conjunto”.

22. Afirma que la inexistencia de oposición no determina que la autoridad administrativa realice un adecuado examen de registrabilidad.

23. Declara fundada la demanda y en consecuencia nula la Resolución impugnada.

6. Fundamentos...