PROCESO 030-IP-2014

• Jurisdicción: Comunidad Andina
• Número de Gaceta: 2420
• Número de registro: 030-IP-2014
• Fecha de publicación: 28 Noviembre 2014
• Sección: Procesos
• Año: 2014
• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 030-IP-2014

Interpretación prejudicial del artículo 136 literal h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 1, 134 literales a), b) y g), 136 literal a), 137, 147, 148, 150, 224 y 228 de la Decisión 486.

Marca: RESPIRADORES GERSON (mixta).

Actor: sociedad LOUIS M. GERSON CO. INC

Proceso interno Nº. 2010-00452.

Magistrada ponente: Dra. Cecilia L. Ayllón Q.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA en San Francisco de Quito, a los diez días del mes de septiembre del año dos mil catorce, reunido en Sesión Judicial, adopta la presente Interpretación Prejudicial por mayoría, de conformidad con lo previsto en los artículos 32 de su Estatuto y 21 de su Reglamento Interno. La señora Magistrada Leonor Perdomo Perdomo disiente de la posición mayoritaria y, en consecuencia, no participa de su adopción¹.

VISTOS:

El 8 de abril de 2014, se recibió en este Tribunal la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, relativa a los artículos 136 literal h) y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dentro del proceso interno Nº. 2010-00452;

El auto de 14 de mayo de 2014, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y,

Los hechos relevantes señalados por el consultante.

1. ANTECEDENTES.

El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

2. PARTES EN EL PROCESO INTERNO.

Demandante: Sociedad LOUIS M. GERSON CO. INC.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

Tercero interesado: Sociedad RESPIRADORES INDUSTRIALES LTDA.

3. DATOS RELEVANTES.

1. Hechos.

1. El 7 de diciembre de 2005, la sociedad RESPIRADORES INDUSTRIALES LTDA., solicitó, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro como marca del signo RESPIRADORES GERSON (mixto), para distinguir servicios comprendidos en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, especialmente “publicidad; gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina, compra, venta, importación, exportación, distribución, comercialización y servicios de producción de mascarillas respiratorias (excepto de respiración artificial), respiradores, productos para la seguridad industrial”.

2. El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº. 560 de 31 de enero de 2006.

3. El 13 de marzo de 2006, la sociedad LOUIS M. GERSON CO. LTDA. presentó oposición sobre la base de su marca GERSON registrada en Estados Unidos para las clases 9, 11, 21 y 39. Invoca como normas de protección el Convenio de Washington y el artículo 6 BIS del Convenio de París.

4. Por Resolución Nº. 14758 de 30 de marzo de 2009, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró infundada la oposición presentada y concedió el registro del signo RESPIRADORES GERSON (mixto).

5. La sociedad LOUIS M. GERSON CO. LTDA. interpuso recurso de reposición y en subsidio recurso de apelación.

6. El recurso de reposición fue resuelto por la misma División de Signos Distintivos, que por Resolución Nº. 43022 de 28 de agosto de 2009, confirmó la Resolución impugnada.

7. El recurso de apelación fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, quien mediante Resolución Nº. 27178 de 27 de mayo de 2010, confirmó también la Resolución Nº. 14758 de 30 de marzo de 2009.

8. El 24 de septiembre de 2010, la sociedad LOUIS M. GERSON CO. LTDA. interpuso acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra las mencionadas resoluciones.

9. La Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia mediante providencia de 26 de junio de 2013 suspende el proceso a fin de solicitar interpretación prejudicial.

2. Fundamentos jurídicos de la demanda.

La sociedad LOUIS M. GERSON CO. LTDA., presenta demanda bajo los siguientes argumentos:

10. Violación del artículo 7 de la Convención Panamericana de 1929 o Convención de Washington, ya que se cumplieron todos los requisitos para que se de esta causal de irregistrabilidad. Dichos requisitos son: i) Que la oposición sea presentada por el propietario de una marca legalmente protegida por uno de los Estados Contratantes; ii) Que la oposición se presente dentro del término legal establecido para ello; iii) que se demuestre que la persona que la use o pretende registrar tenía conocimiento de la existencia y uso en cualquiera de los Estados contratantes, de la marca en que se fundamente la oposición; iv) Que se demuestre que la marca fundamento de la oposición se use para distinguir productos o mercancías de la misma clase; v) Que la marca contra la cual se presenta la oposición sea sustancialmente igual a la suya o susceptible de producir confusión o error en el adquirente o consumidor de los productos o mercancías a que se distingan con ella.

11. Su marca GERSON registrada en Estados Unidos para las clases 9, 11, 21 y 39 es notoriamente conocida a nivel mundial, por lo que la solicitante tenía conocimiento de la existencia de dicha marca.

12. Entre los productos que comercializa la marca GERSON se encuentran un “amplio rango de productos respiratorios desechables y reutilizables”.

13. Las marcas GERSON se han comercializado en Colombia a través de la sociedad ARSEG S.A.

14. Que entre los signos en conflicto existen similitudes capaces de producir confusión en el público consumidor.

15. Violación del literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 en concordancia con el artículo 6 BIS del Convenio de París y en concordancia con los ADPIC ya que las marcas GERSON son notoriamente conocidas, lo cual fue debidamente probado por lo que debió negarse el registro del signo solicitado.

16. Violación del artículo 16 de la Convención Panamericana de 1929, relativa a la protección de los nombres comerciales, pues la palabra GERSON es la parte primordial de su nombre comercial.

17. Aplicación del artículo 172 de la Decisión 486, en sentido de que el signo solicitado se realizó de mala fe.

18. Ha cambiado su razón social a GERSON RESPIRADORES S.A.S.

3. Contestación a la demanda.

La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, en su escrito de contestación a la demanda, manifestó:

19. Cita los requisitos para el registro de un signo descritos en el artículo 134 de la Decisión 486.

20. Sobre la notoriedad y el Convenio de París dice: “El artículo 1 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 1883, reconoce el consagrado principio internacional de ‘trato nacional’, obligando a otorgar a los nacionales de los otros Estados parte, los mismos derechos y acciones que las leyes respectivas concedan a sus propios nacionales o personas domiciliadas en su territorio. Sin embargo, otro aspecto interesante del Convenio es que obliga a dar el trato nacional a cualquier otro extranjero (aunque no sea nacional de un Estado parte), si dicho extranjero tiene o posee un establecimiento fabril o comercial o una explotación agrícola efectiva en el territorio de un Estado parte. Pero además de la obligación fundamental de otorgar trato nacional en materia de protección marcaria y comercial, protección que por ello, depende de las normas de derecho interno de cada Estado, puede decirse que el Convenio también contiene normas ‘sustantivas’ y que por sí mismas tienden a asegurar dicha protección, con el afán...