PROCESO 024-IP-2007

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 024-IP-2007

Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literal a), 83 literal a) y 93 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador.

Actor: Sociedad TIGRE PARTICIPACOES S.A.

Marca: “TIGER”.

Expediente Interno N° 6603-MP.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En San Francisco de Quito, a los veintiocho (28) días del mes de marzo del año dos mil siete.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, por intermedio de su Presidente, doctor Wilson Peralvo Campaña.

VISTOS:

Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los elementos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de 8 de marzo de 2007.

1. Antecedentes

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar, como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

1. Las partes

   La parte demandante es: la sociedad TIGRE PARTICIPACOES S.A. (antes CIA. HANSEN INDUSTRIAL).

   La parte demandada la constituyen: el Director Nacional de Propiedad Industrial y el Procurador General del Estado, de la República del Ecuador.

   El tercero interesado del acto administrativo impugnado es: la sociedad DANA CORPORATION.

2. Acto demandado

   La sociedad TIGRE PARTICIPACOES S.A. (antes CIA. HANSEN INDUSTRIAL) impugnó la Resolución Administrativa Nº 973752, de 12 de octubre de 1999, dictada por el Director Nacional de Propiedad Industrial (E) de la República del Ecuador, que resolvió “Denegar el Recurso de Reposición solicitado por TIGRE PARTICIPACOES S.A., por tanto confirmar la Providencia Nº 971569 de 18 de julio de 1999, notificada el 30 de julio de 1999, por no contravenir lo dispuesto en los Arts. 82 literal a) y 83 literal a) de la Decisión 344 y los Arts. 195 literal a) y 196 literal a) de la Ley de Propiedad Intelectual, ordenándose la continuación del trámite respectivo”. Rechazando de esta forma las observaciones propuestas por CIA. HANSEN INDUSTRIAL (posteriormente TIGRE PARTICIPACOES S.A.) y concediendo el registro del signo TIGER; Clase 17, a favor de la firma DANA CORPORATION.

3. Hechos relevantes

   Del expediente remitido por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, han podido ser destacados los siguientes aspectos:

   1. Los hechos

   Entre los hechos principales se encuentran los siguientes:

1. El 11 de octubre de 1995, la sociedad DANA CORPORATION solicitó ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial el registro del signo “TIGER”, para amparar productos comprendidos en la clase 17 de la Clasificación Internacional de Niza.

2. Luego de publicada la solicitud del registro, la sociedad TIGRE PARTICIPACOES S.A. (antes CIA. HANSEN INDUSTRIAL), presentó observaciones, en base a la marca de su propiedad “TIGRE”, en la Clase 19, que protege, en especial, tubos de material plástico. Certificado Nº 2405/83.

   También la sociedad PINCEIS TIGRE S.A. presentó observación al registro de la marca en referencia aduciendo ser titular de la marca “TIGRE”, destinada a proteger productos de la Clase Internacional de Niza Nº 16, especialmente pinceles.

3. El 18 de julio de 1999, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial mediante Resolución Nº 971569, rechazó las observaciones presentadas por CIA. HANSEN INDUSTRIAL (hoy TIGRE PARTICIPACOES S.A.) al considerar que no existe riesgo de confusión entre las marcas en conflicto, y en consecuencia concedió el registro del signo “TIGER” a favor de DANA CORPORATION.

4. El 20 de agosto de 1999 la sociedad TIGRE PARTICIPACOES S.A. presentó recurso de reposición en contra de la providencia emitida.

5. El 12 de octubre de 1999, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial expidió la Resolución Nº 973752, la cual resolvió “Denegar el Recurso de Reposición solicitado por TIGRE PARTICIPACOES S.A., por tanto, confirmar la Providencia Nº 971569 de 18 de julio de 1999, notificada el 30 de julio de 1999, por no contravenir lo dispuesto en los Arts. 82 literal a) y 83 literal a) de la Decisión 344 y los Arts. 195 literal a) y 196 literal a) de la Ley de Propiedad Intelectual, ordenándose la continuación del trámite respectivo”.

   2. Fundamentos de derecho contenidos en la Demanda

      La sociedad TIGRE PARTICIPACOES S.A. (antes CIA. HANSEN INDUSTRIAL), a través de su mandatario, presentó la demanda en contra del acto administrativo mencionado anteriormente, manifestando, en lo principal, los siguientes argumentos:

      Indica ser propietaria de la marca TIGRE en la clase 19 por lo cual se opuso al registro de la marca TIGER en la clase 17, manifestando que entre las dos denominaciones “existe semejanza legal, siendo casi idénticas en lo gráfico, fonético y auditivo. Por tanto el registro de la marca TIGER que no tiene suficientes elementos diferenciadores causaría confusión en el público consumidor, más aún teniendo en cuenta que entre la clase 17 en que se solicita la marca TIGER y la clase 19 que protege la marca TIGRE de mi mandante existen elementos confundibles como son los tubos. Finalmente también se produciría error sobre la procedencia, modo de fabricación, naturaleza, etc. de los productos”.

   3. Contestaciones a la demanda

      El Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, IEPI, da contestación a la demanda deduciendo las siguientes excepciones:

      - Negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y derecho de la demanda.

      - Refiere las observaciones presentadas por parte de la sociedad TIGRE PARTICIPACOES S.A. (antes CIA. HANSEN INDUSTRIAL) y de la sociedad PINCEIS TIGRE S.A., en contra de su solicitud de registro para el signo TIGER.

      - Asevera que las marcas en controversia protegen clases disímiles como son las clases 17, 19 y 16 concluyendo que por ello “(…) no existiría riesgo de confusión y asociación por parte de los consumidores”.

      - Afirma que “existe denominaciones TIGRE conviviendo sin causar riesgo de confusión o asociación, registradas por dos titulares disimiles (sic) por lo que la denominación TIGER es completamente registrable”.

      La Procuraduría General del Estado contestó la demanda por intervención del Director de Patrocinio, Encargado, delegado del Procurador General del Estado manifestando que “(…) corresponde al representante legal del IEPI, comparecer directamente a juicio en defensa de los intereses de la institución demandada”.

      Indica que “con el fin de vigilar las actuaciones procesales en esta causa, (…) señalo la casilla judicial (…)”.

   4. Tercero interesado

      La sociedad DANA CORPORATION comparece como tercero interesado y contesta la demanda expresando las siguientes excepciones:

1. Manifiesta “Niego pura, simple, llama y absolutamente los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda propuesta”.

2. Improcedencia de la demanda.- Asevera que la marca de su propiedad TIGER se encuentra registrada en otros países del mundo y que además posee gran fama y prestigio. Por otro lado, resalta que las marcas en controversia protegen clases distintas de productos, por lo que pueden convivir en el mercado como en efecto sucede con la denominación TIGRE sin causar “(…) riesgo de confusión o asociación, registradas por dos titulares disímiles, por lo que la denominación TIGER es completamente registrable”.

3. Falta de legítimo contradictor.- Por no demandar a quien corresponde.

4. Señala que la marca observante TIGRE “(…) no es famosa ni notoria, ni se encuentra en uso ni en el Ecuador, ni en ningún país del Pacto Andino”. En cambio la marca solicitada por DANA CORPORATION sí está debidamente registrada en varios países del mundo y del Pacto Andino, gozando de fama y notoriedad.

5. Señala que “la coexistencia de las marcas NO ocasionaría confusión en el público consumidor, por cuanto las marcas en controversia protegen clases disímiles (…)”.

   Finalmente refiere jurisprudencia sentada por este Tribunal en el proceso 1-IP-87, para afianzar sus argumentos relacionados a los requisitos de una marca, afirmando que “La marca TIGER, solicitada por DANA CORPORATION constituye un signo suficientemente perceptible, distintivo y susceptible de representación gráfica”.

   CONSIDERANDO:

1. Competencia del Tribunal

   Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c), del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

   Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

   Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 8 de marzo de 2007.

2. Normas del ordenamiento jurIdico comunitario a ser interpretadas

   El Tribunal compareciente ha solicitado, como ha sido dicho, la interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literal a), 83 literal a) y 93 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

   El Tribunal considera que procede la interpretación de los artículos correspondientes a la Decisión 344, por haber constatado, en los documentos aparejados al expediente, que la solicitud relativa al registro de signo “TIGER” Clase 17, ha sido presentada en el año 1999, esto es, en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

   En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes:

   DECISIÓN 344

   (…)

   DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS

   Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos...