PROCESO 023-IP-2015

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 023-IP-2015

Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú.

Marca: BRAVO SUPLEMENTO DEPORTIVO DE LA REPÚBLICA (mixta).

Demandante: GRUPO LA REPÚBLICA PUBLICACIONES S.A.

Proceso interno: 01925-2011-0-1801-JR-CA-03.

Magistrada Ponente: Doctora Cecilia L. Ayllón Q.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinticuatro días del mes de junio del año dos mil quince.

VISTOS:

El 19 de enero de 2015, se recibió en este Tribunal, vía correo electrónico, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, relativa a los artículos 136 literal a) y 151 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno 01925-2011-0-1801-JR-CA-03.

El auto de 3 de junio de 2015, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto.

1. ANTECEDENTES.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

   Partes en el proceso interno.

   Demandante: GRUPO LA REPÚBLICA PUBLICACIONES S.A.

   Demandada: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), República del Perú.

   Tercero interesado: THE CARTOON NETWORK, INC.

   Hechos

   1. El 9 de septiembre de 2009, Grupo La República Publicaciones S.A. (en adelante, La República Publicaciones) solicitó el registro de la marca BRAVO SUPLEMENTO DEPORTIVO DE LA REPÚBLICA (mixta), para distinguir periódicos de la Clase 16 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).

   2. Publicado el extracto de la solicitud en el diario oficial “El Peruano”, no se presentaron oposiciones.

   3. El 12 de mayo de 2010, mediante Resolución 6990-2010/DSD-INDECOPI, la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI denegó, de oficio, la solicitud de registro, por considerar que es confundible con la marca JOHNNY BRAVO (mixta), registrada a favor de The Cartoon Network para distinguir productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.

   4. El 24 de mayo de 2010, La República Publicaciones formuló apelación contra la Resolución 6990-2010/DSD-INDECOPI.

   5. El 29 de diciembre de 2010, mediante Resolución 2995-2010/TPI-INDECOPI, la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI declaró infundado el recurso de apelación formulado.

   6. El 6 de abril de 2010, La República Publicaciones interpuso demanda contencioso administrativa contra la Resolución 2995-2010/TPI-INDECOPI de fecha 29 de diciembre de 2010.

   7. El 21 de marzo de 2014, el Vigésimo Quinto Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de INDECOPI de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró fundada la demanda y, en consecuencia, nula la Resolución 2995-2010/TPI-INDECOPI, que confirma la Resolución 6990-2010/DSD-INDECOPI.

   8. El 26 de mayo de 2014, el INDECOPI interpuso recurso de apelación.

   9. El 9 de septiembre de 2014, la Octava Sala (ahora Quinta Sala) Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima resolvió suspender el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la interpretación prejudicial de los artículos 136 literal a) y 151 de la Decisión 486.

      Argumentos de la demanda

      LA REPÚBLICA PUBLICACIONES interpuso demanda en la que manifiesta que:

   10. La Resolución 6990-2010/DSD-INDECOPI llega a la conclusión de que el término BRAVO es el elemento relevante en la marca JOHNNY BRAVO (mixta) y logotipo, cuando es obvio que el elemento relevante es el logotipo, donde figura un personaje fácilmente reconocible e indesligablemente unido al nombre JOHNNY BRAVO.

   11. La Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI, mediante su Resolución 2995-2010/TPI-INDECOPI, reconoce que desde el punto de vista fonético y gráfico los signos son distintos. Sin embargo, da un giro inesperado a su conclusión final, cambiando de razonamiento y determinando, que supuestamente se trata de un caso de confusión indirecta, sin explicar por qué.

   12. La única forma de reconocer la marca JOHNNY BRAVO (mixta) es cuando se menciona en forma completa y no cuando se considera BRAVO de manera aislada, cuyo término no evoca en absoluto al personaje de Cartoon Network. Sin embargo, según la Resolución 6990-2010/DSD-INDECOPI, la distintividad de la marca se encuentra en el término BRAVO.

   13. El producto “periódicos” difícilmente puede ser susceptible de confusión con otros productos elaborados con papel o que son productos de imprenta tales como papelería en caja y hojas individuales, posters, fotografías, etc, que son productos reservados para la marca JOHNNY BRAVO (mixta) y logotipo. El suplemento BRAVO que se publica todos los lunes juntamente con el diario “La República” desde el año 2007 nunca ha generado confusión con el público consumidor y tiene un lugar ganado en el medio especializado como suplemento deportivo.

   14. El signo solicitado no resulta confundible, por cuanto La República Publicaciones tiene en el mercado numerosas marcas que comparten la denominación LA REPÚBLICA.

   15. A pesar de la identidad fonética y semejanza gráfica existente entre los signos en cuestión, dada la falta de vinculación competitiva entre los productos que distinguen dichos signos, se concluye que no existe riesgo de inducir a confusión o asociación al público consumidor.

       Argumentos de la contestación a la demanda

       El INDECOPI presenta contestación a la demanda manifestando que:

   16. El signo solicitado a registro pretende distinguir productos que se encuentran comprendidos dentro de aquellos que distingue la marca registrada JOHNNY BRAVO (mixta) y logotipo. En efecto, el signo solicitado pretende distinguir periódicos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, productos que se encuentran incluidos dentro de las publicaciones impresas que distingue la marca registrada antes referida.

   17. El consumidor de este tipo de productos, a la hora de demandarlo en el mercado, se verá confundido respecto a su origen empresarial, teniendo en cuenta la similitud que existe entre los signos que los distinguen. Los signos en conflicto coinciden en el empleo de la denominación BRAVO, aplicada al mismo tipo de producto (publicación impresa), el público consumidor incurrirá en confusión respecto al origen empresarial del mismo, en tanto no se detendrá a analizar con detalle los signos en litis, y menos aún recordará cada particularidad de los mismos.

   18. No se puede tolerar la coexistencia de los signos confrontados por cuanto de lo contrario se estaría atentando contra el derecho que tiene el consumidor de elegir libremente los productos de su preferencia, en la medida que alentaría que el consumidor sea inducido a confusión, afectando los derechos de The Cartoon Network Inc.

   19. En el presente caso, la marca JOHNNY BRAVO (mixta) y logotipo se encuentra registrada para distinguir, entre otros productos, publicaciones impresas de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, no importando si el signo se usa sólo con respecto a un producto determinado, si se emplea con determino carácter o si en el futuro se empleará o no para tal o cual artículo.

       Sentencia de Primera Instancia

       La Sentencia de Primera Instancia declaró fundada la demanda al considerar que:

   25. Al realizar el análisis comparativo entre el signo solicitado BRAVO SUPLEMENTO DEPORTIVO DE LA REPÚBLICA (mixto) y logotipo y la marca registrada JOHNNY BRAVO (mixta) y logotipo, se aprecia que los productos ofrecidos pertenecen a la misma Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza y que los signos mixtos contienen la palabra BRAVO.

   26. Los productos que distinguen la marca registrada JOHNNY BRAVO (mixta) y logotipo, son productos de gama muy extensa y a la vez específicos, por lo que, si la empresa The Cartoon Network Inc. pretendía publicar periódicos lo hubiera podido indicar distintamente, así como señaló específicamente “folletos o libros para colorear”. El consumidor razonable difícilmente puede entrar en riesgo de confusión con una publicación que sale diariamente.

   27. Entre el signo solicitado BRAVO SUPLEMENTO DEPORTIVO DE LA REPÚBLICA (mixto) y la marca JOHNNY BRAVO (mixta) y logotipo, se advierte que, desde el punto de vista fonético, ambas marcas presentan la palabra BRAVO. Sin embargo, esta semejanza queda diluida en el hecho que en ambos casos las palabras vienen acompañadas con otras, debiéndose analizar todos los elementos de forma conjunta al momento de pronunciar cada denominación, más aún si ambas tienen logotipo.

   28. Se aprecia que la marca registrada JOHNNY BRAVO (mixta) y logotipo identifica un personaje de dibujo animado de Cartoon Network muy reconocido. Asimismo, se observa del logotipo que acompaña, la figura dentro de un círculo conteniendo el diseño característico de un hombre musculoso conocido como JOHNNY BRAVO, todo en blanco y negro. Entonces, siendo el personaje de la marca registrada muy reconocido, se puede determinar que el reconocimiento que genera en el consumidor es, al atender en forma conjunta las dos palabras que la conforman JOHNNY BRAVO, toda vez que al mencionar o escribir simplemente BRAVO no evoca en lo absoluto a la figura animada.

   29. Los signos materia de litis, transmiten diferentes conceptos, toda vez que en la...