PROCESO 022-IP-2015

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 022-IP-2015

Interpretación prejudicial de los artículos 154 y 155 literal d) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú.

Interpretación prejudicial de oficio del artículo 136 literales a) y b) de la misma Decisión.

Caso: Infracción al Derecho de Propiedad Industrial.

Actor: ENJOY TRAVEL S.A.C.

Proceso interno Nº. 01459-2010-0-1801-JR-CA-05.

Magistrada Ponente: Doctora Cecilia L. Ayllón Q.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinticinco días del mes de septiembre del año dos mil quince.

VISTOS:

El 19 de enero de 2015, se recibió en este Tribunal, vía correo electrónico, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, relativa a los artículos 154 y 155 literal d) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno 01459-2010-0-1801-JR-CA-05.

El auto de 10 de junio de 2015, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto.

1. ANTECEDENTES.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

   Partes en el proceso interno.

   Demandante: ENJOY TRAVEL S.A.C.

   Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), República del Perú

   Tercero interesado: José Ignacio Antonio Udaquiola Olaciregui

   Hechos.

   1. Mediante Resolución 006276-2000/OSD-INDECOPI de 23 de mayo de 2000 la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI registró, a favor de José Ignacio Antonio Udaquiola Olaciregui, la marca ENJOY PERÚ (denominativa) bajo certificado 21461 para distinguir servicios de información turística, agencias de viajes y demás, de la Clase 39 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza). Posteriormente, José Ignacio Antonio Udaquiola Olaciregui habría cedido el uso y disfrute de la marca ENJOY PERÚ a Enjoy Perú S.A. y a Enjoy Corporation S.A., empresas dedicadas a la asesoría en el sector turismo y actividades afines, y de las cuales es representante y socio mayoritario.

   2. El 7 de marzo de 2003, Enjoy Travel S.A.C. solicitó su inscripción como compañía en el Registro de Personas Jurídicas de los Registro Públicos de Lima, la cual se produjo el 20 de marzo de 2003. El objeto social de dicha empresa está constituido por la venta de pasajes nacionales e internacionales, servicios de transporte y hospedaje, servicios de tours y guías, albergues y campings, entre otros.

   3. El 18 de septiembre de 2007, José Ignacio Antonio Udaquiola Olaciregui, Enjoy Perú S.A. y Enjoy Corporation S.A. interpusieron denuncia en contra de Enjoy Travel S.A.C. por la presunta comisión de actos de competencia desleal en las modalidades de confusión y explotación de la reputación ajena.

   4. El 26 de septiembre de 2007, mediante Resolución 185-2007/CCD-INDECOPI, la Comisión de Represión de la Competencia Desleal del INDECOPI se inhibió de conocer la referida denuncia, remitiendo lo actuado a la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI.

   5. El 13 de febrero de 2009, mediante la Resolución 344-2009/CSD-INDECOPI dictada por la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI se declaró fundada la denuncia por infracción a los derechos de propiedad industrial interpuesta en contra de ENJOY TRAVEL S.A.C. por don José Ignacio Antonio Udaquila Olaciregui, prohibiéndole como consecuencia de ello el uso de la denominación ENJOY TRAVEL como marca, para distinguir servicios de agencia de viajes y turismo, y como nombre comercial, para distinguir actividades relacionadas con la prestación de dichos servicios, sancionándola adicionalmente con una multa de 1 UIT.

   6. El 26 de abril de 2009, Enjoy Travel S.A.C. presentó recurso de apelación contra la Resolución 344-2009/CSD-INDECOPI.

   7. El 2 de diciembre de 2009, mediante Resolución 3245-2009/TPI-INDECOPI dictada por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, se confirmó la Resolución 344-2009/CSD-INDECOPI.

   8. El 3 de marzo de 2010, Enjoy Travel S.A.C. interpuso acción contencioso-administrativa solicitando la nulidad de las Resoluciones 344-2009/CSD-INDECOPI y 3245-2009/TPI-INDECOPI.

   9. Mediante Sentencia dictada el 28 de noviembre de 2013, Resolución Doce, el Vigésimo Cuarto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en temas de Mercado declaró infundada la demanda.

   10. El 12 de diciembre de 2013, Enjoy Travel S.A.C. interpuso recurso de apelación.

   11. El 8 de septiembre de 2014, mediante la Resolución 02, la Octava Sala, ahora Quinta Sala, Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima resolvió suspender el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la interpretación prejudicial de los artículos 154 y 155 literal d) de la Decisión 486.

       Argumentos de la demanda.

       ENJOY TRAVEL S.A.C. interpuso demanda en la que manifiesta que:

   12. El 20 de marzo de 2003, se procedió a inscribir como compañía a Enjoy Travel S.A.C. en los Registros Públicos. Enjoy Travel S.A.C. estructuró su logotipo de manera diferente al de Enjoy Perú S.A., el cual fuera utilizado sin problemas hasta que el 18 de septiembre de 2007.

   13. Enjoy Perú S.A. tendría un objeto social diferente al de Enjoy Travel S.A.C., por lo cual no existe identidad entre la marca ENJOY PERÚ y el nombre comercial ENJOY TRAVEL. Por tanto, no se dan los elementos constitutivos de la competencia desleal.

   14. Existe una clara diferencia gramatical y fonética entre los nombres de ambas empresas, así como en el objeto social de las mismas, por lo que la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI habría errado al dilucidar el conflicto como un tema de marcas, debiendo por el contrario haberse dilucidado como un tema de competencia desleal por uso de nombre comercial. En ese sentido, indica que el conflicto no versa sobre infracción a la propiedad industrial por cuanto ambas empresas no son industriales, por lo que se está malinterpretando la ley de la materia.

   15. No se habría incurrido en actos de confusión, por cuanto no se ha obtenido un provecho a costa de esfuerzo ajeno, además cada una de las empresas cuenta con sus propios clientes.

   16. El criterio aplicado por la Sala de Propiedad Intelectual, por el cual señala que el término ENJOY puede inducir a error al consumidor, es errado, pues lo cierto es que su representada ha permanecido en el mercado por más de seis años sin que se hubiera dado una confusión a la fecha con sus clientes y/o con las autoridades estatales.

   17. No se ha tenido en cuenta que el representante de Enjoy Perú S.A. solamente había solicitado que se abstenga de utilizar el término ENJOY, sin embargo, el INDECOPI prohibió a su representada el uso de la denominación ENJOY TRAVEL, por lo que se ha emitido un pronunciamiento extra petita.

   18. Finalmente, no existe riesgo de confusión entre los nombres de ambas empresas, pues el público conoce el nombre comercial de las empresas en conflicto y más aún si no existe vinculación competitiva entre los servicios que distinguen ambos signos.

       Argumentos de la contestación a la demanda.

       El INDECOPI presenta contestación a la demanda manifestando que:

   19. No existe disposición normativa que discrimine la valoración de una sanción por infracción a los derechos de marca por el tipo de sector económico en que se desarrolle una actividad empresarial. Así, ni en la Decisión 486, ni en el D. Leg. 1075, se exonera a una empresa por el hecho de ser de carácter comercial y no industrial.

   20. Los signos en cotejo son semejantes, al grado de generar riesgo de confusión. Al respecto, los argumentos de Enjoy Travel S.A.C. para sustentar que los signos en conflicto no serían confundibles son erróneos, toda vez que para efectos del análisis comparativo de marcas, no se puede realizar una disección arbitraria de los signos, pues la ley establece que los signos deben ser apreciados de manera conjunta, tomando en cuenta la impresión general que dejan.

   21. Confrontados los signos en debate, tenemos que desde el punto de vista conceptual, se advierte que dado que ambos signos presentan la palabra ENJOY en su conformación, suscitarán una idea idéntica en la mente de los consumidores, a saber: la palabra ENJOY. Precisa que la posibilidad de confusión entre los signos confrontados no se ve disminuida por la presencia de la denominación PERÚ, ni por el vocablo TRAVEL, toda vez que al apreciarse la palabra ENJOY en ambos signos el consumidor los asociará como originarios de un mismo empresario o grupo empresarial.

   22. En ese sentido, aun cuando existen diferencias gráficas y fonéticas entre los signos en conflicto, el hecho que exista identidad conceptual entre éstos, semejanza e identidad entre los servicios que distinguen, así como la presencia de la palabra ENJOY en su conformación, determinan la imposibilidad de coexistencia pacífica en el mercado sin riesgo de inducir a confusión.

   23. Respecto del argumento de que se ha emitido un pronunciamiento extra petita, el Tribunal del INDECOPI se ha pronunciado única y congruentemente sobre los actos denunciados, emitiendo...