PROCESO 02-IP-2015

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 02-IP-2015

INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL ARTÍCULO 147 DE LA DECISIÓN 486 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA. CONSULTANTE: DIRECCIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI) DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ.

ASUNTO: OPOSICIÓN ANDINA CONTRA EL REGISTRO DEL NOMBRE COMERCIAL SUPERDRY (MIXTO).

Magistrada ponente: Dra. Cecilia L. Ayllón Q.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinte días del mes de julio del año dos mil quince.

VISTOS:

El Oficio 1870-2014-DSD-INDECOPI, de 12 de diciembre de 2014, con sus respectivos anexos, recibido en este Tribunal, el 8 de enero de 2015, por medio del cual la Dirección de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Protección de la Propiedad Intelectual, solicita la interpretación prejudicial del artículo 147 de la Decisión 486;

El auto de 3 de junio de 2015, por medio del cual el Tribunal admitió a trámite la solicitud de interpretación prejudicial.

La sentencia de interpretación prejudicial de 20 de noviembre de 2014 recaída dentro del Proceso 121-IP-2014, en la que este Tribunal estableció que "la Dirección de Signos Distintivos y la Comisión de Signos Distintivos del Indecopi actúan como "juez nacional" (...)"; y, por lo tanto, cuentan con legitimidad activa para solicitar interpretaciones prejudiciales facultativas.

* ANTECEDENTES.

El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

Partes en el proceso interno.

Solicitante: Full Import Export E.I.R.L.

Opositora: Dkh Retail Limited

Hechos.

* El 11 de junio de 2014, la sociedad Full Import Export E.I.R.L. solicitó el registro del nombre comercial SUPERDRY (mixto), para identificar actividades económicas relacionadas con la comercialización de prendas de vestir de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, consignando como la fecha de primer uso el 10 de junio de 2014. El expediente fue signado con el número 578456-2014.

* El 13 de agosto de 2014, la solicitud se publicó en el Diario Oficial "El Peruano".

* El 15 de septiembre de 2014, la sociedad Dkh Retail Limited, se opuso a la solicitud de registro del nombre comercial SUPERDRY (mixto), argumentando que tiene registrada en Colombia la marca SUPERDRY (denominativa y mixta) con Certificados 331816, 14041770 y 14041791 para la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. Así como en Perú la marca SUPERDRY (denominativa) con Certificados 132863 para la Clase 25, 132863 para la Clase 35 y la marca SUPERDRYSTORE (denominativa) para la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

* La Dirección de Signos Distintivos del Indecopi solicita al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretación prejudicial del artículo 147 de la Decisión 486.

Argumentos de la Opositora.

La sociedad Dkh Retail Limited, presentó escrito de oposición en el que manifiesta:

* Que es legítima propietaria de la marca SUPERDRY, en los países de Colombia y Perú, inscritas en las Clases 25 y 35 de la Nomenclatura Oficial.

* Que el interés real en el mercado peruano respecto de las marcas colombianas se encuentra acreditado con el registro de su marca denominativa en el Perú, SUPERDRY; y con las solicitudes de registro 584645-2014 y 584646-2014, para las marcas mixtas SUPERDRY, todas ellas para identificar los mismos productos de la Clase 25 de la Nomenclatura Oficial.

* Que el nombre comercial solicitado pretende distinguir los mismos productos de la Clase 25 de la Nomenclatura Oficial que distinguen sus marcas. Asimismo los productos que pretende distinguir el signo solicitado - prendas de vestir, calzado y sombrerería -, se encuentran vinculados con los servicios de agrupamiento por cuenta de terceros de ropa y calzado (Clase 35 de la Nomenclatura Oficial). Toda vez que es usual en el mercado que en los eventos o ferias realizadas por su empresa, se ofrezcan y comercialicen los productos de la Clase 25 que pretende distinguir el signo solicitado. Asimismo suele suceder que empresas que se dedican a la elaboración de los productos que pretende distinguir el signo solicitado también realicen servicios de reagrupamiento con la intención de impulsar su marca, o viceversa.

* Que el signo solicitado SUPERDRY (mixto) y las marcas registradas SUPERDRY (denominativa y mixta) y SUPERDRYSTORE (denominativa) desde el punto de vista gráfico y fonético son muy similares, habiendo el signo solicitado copiado totalmente la denominación SUPERDRY de su empresa, por lo que, estando a todo lo expuesto, existe un alto riesgo de confusión y su concurrencia en el mercado inducirá a error al público consumidor, con grave daño para los legítimos intereses de su representada. Cabe señalar que si bien los signos en cuestión presentan un tipo de letra característica y otros elementos figurativos, ello no determina que sean distintos, sino que el consumidor asumirá que el signo solicitado pertenece a la misma familia de las marcas de su empresa y que proviene de un mismo origen empresarial, lo que no corresponde a la realidad.

Argumentos de la contestación.

* La sociedad Full Import Export E.I.R.L. no ha contestado la oposición presentada.

Argumentos contenidos en el oficio por el que se solicita interpretación prejudicial.

* La Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI en su Oficio 1870-2014/DSD-INDECOPI, manifiesta que:

* El INDECOPI, debido a su condición de autoridad nacional competente tiene a su cargo "la solución de conflictos intersubjetivos de intereses en aspectos relacionados con la aplicación de la normativa andina en materia de Propiedad Intelectual, se encuentra facultado a solicitar Interpretaciones Prejudiciales al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina". Agrega que, la Ley de Organización y Funciones del INDECOPI le atribuye competencia para resolver litigios en materia de Propiedad Intelectual, "de donde se debe colegir que el mencionado organismo se encuentra dentro de los alcances del concepto `Juez Nacional'".

* El INDECOPI se encuentra legitimado para realizar la presente consulta "atendiendo a lo dicho por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, sobre el concepto Juez Nacional (...). Cita los procesos 14-IP-2007, 130-IP-2007 y 03-AI-2007.

* En el caso concreto, estamos ante una solicitud de registro de...