PROCESO 018-IP-2015

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 018-IP-2015

Interpretación prejudicial de los artículos 165 y 166 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Interpretación prejudicial de oficio del artículo 167 de la misma Decisión.

Caso: Cancelación por falta de uso de la marca ACUARELA FASHION (mixta).

Apelante: Gloria Elizabeth Quintanilla Sauñi.

Proceso interno Nº. 00012-2012-0-1801-JR-CA-04.

Magistrada Ponente: Doctora Cecilia L. Ayllón Q.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinticuatro días del mes de junio del año dos mil quince.

VISTOS:

El 19 de enero de 2015, se recibió en este Tribunal, vía correo electrónico, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, relativa a los artículos 165 y 166 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº. 00012-2012-0-1801-JR-CA-04;

El auto de 3 de junio de 2015, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y,

Los hechos relevantes señalados por el consultante.

1. ANTECEDENTES.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

   Partes en el proceso interno.

   Apelante: Gloria Elizabeth Quintanilla Sauñi

   Parte cotraria: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), República del Perú

   Tercero interesado: Mario Gonzales Poma

1. ANTECEDENTES.

   1. El 4 de marzo de 2010, Mario Gonzales Poma solicitó la cancelación del registro de la marca ACUARELA FASHION (mixta), con Certificado 34207 registrada favor de la señora Gloria Quintanilla Sauñi, para distinguir prendas de vestir en general comprendidas en la Clase 25 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).

   2. El 24 de noviembre de 2010, mediante Resolución 2479-2010/CSD-INDECOPI, expedida por la Comisión de Signos Distintivos, se resolvió declarar infundada la solicitud de cancelación interpuesta por Mario Gonzales Poma contra el registro de la marca ACUARELA FASHION (mixta).

   3. El 23 de diciembre de 2010, Mario Gonzales Poma interpuso recurso de apelación señalando que las pruebas presentadas no acreditan el uso de la marca ACUARELA FASHION (mixta), y que únicamente acreditan el uso de la denominación CONFECCIONES ACUARELA S.A. por parte de una tercera persona que no es titular de la marca objeto de la acción de cancelación.

   4. El 14 de diciembre de 2011, la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI dictó la Resolución 2835-2011/TPI-INDECOPI, que revocó la Resolución 2479-2010/CSD-INDECOPI y, en consecuencia, canceló el registro de la marca ACUARELA FASHION (mixta) inscrita bajo Certificado 34207 a favor de Gloria Elizabeth Quintanilla Sauñi.

   5. El 28 de diciembre de 2011, Gloria Elizabeth Quintanilla Sauñi interpuso demanda de nulidad contra la Resolución 2835-2011/TPI-INDECOPI de 14 de diciembre de 2011.

   6. Mediante Sentencia dictada el 15 de enero de 2014 por el Vigésimo Sexto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado, de la Corte Superior de Justicia de Lima, se declaró fundada la demanda de nulidad presentada por Gloria Elizabeth Quintanilla Sauñi contra la Resolución 2835-2011/TPI-INDECOPI.

   7. El 4 de febrero de 2014, el INDECOPI interpuso recurso de apelación contra la Sentencia que declaró fundada la demanda de nulidad contra la Resolución 2835-2011/TPI-INDECOPI.

   8. El 7 de agosto de 2014, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima (antes Octava Sala) resolvió suspender el proceso a efectos de solicitar la interpretación prejudicial ante este Tribunal.

      Argumentos de la demanda.

      Gloria Elizabeth Quintanilla Sauñi sustentó su demanda sobre la base de los siguientes argumentos:

   9. Se habría acreditado el uso de la marca registrada indicando que se había utilizado la denominación relevante “Acuarela”, no pudiendo otorgársele mayor relevancia a los demás elementos gráficos de la marca registrada. La denominación “Acuarela” otorga a la marca la indicación del origen empresarial puesto que Confecciones Acuarela S.A. se encuentra vinculada económicamente a la titular de la marca, es decir, Gloria Elizabeth Quintanilla Sauñi, al ser esta última socia de la referida empresa.

   10. La empresa ha venido operando ininterrumpidamente desde 1998, comercializando las prendas de vestir para niños bajo denominación “Acuarela”, muestra de ello son las facturas y boletas presentadas, que acreditan el uso continuo de la denominación relevante, que efectivamente se asocia a un origen empresarial determinado.

   11. No existe ninguna marca registrada en la misma clase que posea la denominación “Acuarela”, caso contrario ocurre en cuanto a la denominación “Fashion” que se encuentra presente en más de una marca registrada en la misma clase por ser una denominación usual y que posee carácter descriptivo. De igual manera, el diseño del sol, del arco iris y la nube también se encuentran registrados en la misma clase a nombre de terceras personas. Por tanto, no es posible considerarlos como relevantes dentro de la marca registrada. Por lo que, se ha probado el uso de la parte relevante el signo.

   12. El signo usado que aparece en las facturas y boletas de venta, no constituye una variación sustancial de la marca registrada que fue materia de cancelación puesto que no se le puede otorgar mayor relevancia a los elementos gráficos, que a la denominación que sí determina un único origen empresarial como es del caso “Acuarela”.

       Argumentos de la contestación a la demanda.

       El INDECOPI contestó la demanda señalando lo siguiente:

   13. La demandante usó un signo esencialmente distinto a la marca registrada, lo que equivale a decir que la marca registrada no ha sido usada, procediendo por ello a la cancelación de la misma.

   14. En la marca registrada eran relevantes tanto los aspectos denominativos como los figurativos. La demandante prescindió de aspectos figurativos relevantes, así como de la denominación “Fashion”. Por ello no puede considerarse como uso de la marca registrada el empleo parcial de estos elementos y la denominación “Acuarela” fuera del contexto figurativo que tiene la marca registrada dado que los elementos figurativos que conforman la marca registrada constituyen elementos importantes dentro de la misma que no pueden ser suprimidos sin alterar su impresión visual de conjunto.

   15. Si bien el signo utilizado por la emplazada y la marca registrada coinciden en el uso de la denominación “Acuarela”, el signo utilizado no contiene los demás elementos figurativos que conforman la marca registrada, los cuales ocupan un lugar relevante dentro de dicha marca, por lo que constituyen elementos importantes dentro de la misma que no pueden ser suprimidos sin alterar el carácter distintivo.

   16. Se aprecia que la marca registrada no había sido utilizada, toda vez que las facturas y boletas que presenta la demandante responden al uso de una marca distinta dado que...