PROCESO 013-IP-2015

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 013-IP-2015

Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú.

Marca: UNIVERSAL NUTRITION y logotipo.

Demandante: UNIVERSAL PROTEIN SUPPLEMENTS CORPORATION D/B/A UNIVERSAL NUTRITION

Proceso interno: 01250-2012-0-1801-JR-CA-04.

Magistrada Ponente: Doctora Cecilia L. Ayllón Q.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinticuatro días del mes de junio del año dos mil quince.

VISTOS:

El 16 de enero de 2015, se recibió en este Tribunal, vía correo electrónico, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, relativa al artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno 01250-2012-0-1801-JR-CA-04.

El auto de 3 de junio de 2015, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto.

1. ANTECEDENTES.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

   Partes en el proceso interno.

   Demandante: UNIVERSAL PROTEIN SUPPLEMENTS CORPORATION D/B/A UNIVERSAL NUTRITION

   Demandada: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), República del Perú

   Tercero interesado: GENARO ZEA OROS

   Hechos.

   1. El 11 de agosto de 2009, Universal Protein Supplements Corporation d/b/a Universal Nutrition solicitó el registro de la marca constituida por la denominación UNIVERSAL NUTRITION y logotipo, para distinguir suplementos alimenticios minerales, en particular, suplementos alimenticios minerales dietéticos, suplementos minerales dietéticos, suplementos alimenticios minerales, suplementos alimenticios minerales herbales, mezclas para sustitutos de alimentos y bebidas de suplementos alimenticios minerales dietéticos, suplementos alimenticios minerales nutricionales, mezclas para bebidas de suplementos alimenticios minerales nutricionales, suplementos alimenticios minerales vitamínicos, suplementos alimenticios vitamínicos minerales, barras sustitutas de alimento, de la Clase 5 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).

   2. Una vez publicado el registro en el diario oficial “El Peruano”, el 12 de diciembre de 2009, GENARO ZEA OROS formuló oposición al registro del signo solicitado con fundamento en la titularidad de la marca UNIVERSAL (mixta), inscrita bajo los Certificados 153491, 72964, 72541 y 158647, que distinguen productos de las clases 3, 29, 30 y 31 de la Clasificación Internacional de Niza.

   3. Mediante Resolución 1920-2010/CSD-INDECOPI de 6 de septiembre de 2010, la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI declaró fundada la oposición formulada y denegó el registro de la marca solicitada, por ser confundible con las marcas UNIVERSAL, con certificado 72964, registrada en la Clase 29; FARMACIA UNIVERSAL, con certificado 1172, registrada para distinguir productos de la Clase 5; y FARMACIA UNIVERSAL DONDE ENCONTRARÁS LO QUE TU MÉDICO TE RECETA y logotipo, con certificado 138771, registrada para distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

   4. El 1 de octubre de 2010, Universal Protein Supplements Corporation d/b/a Universal Nutrition interpuso recurso de apelación contra la Resolución 1920-2010/CSD-INDECOPI.

   5. El 16 de noviembre de 2011, el Tribunal de la Propiedad Intelectual del INDECOPI dictó la Resolución 2547-2011/TPI-INDECOPI, mediante la cual confirmó la Resolución 1920-2010/CSD-INDECOPI de 6 de septiembre de 2010.

   6. El 28 de febrero de 2012, Universal Protein Supplements Corporation d/b/a Universal Nutrition interpuso demanda contencioso-administrativa solicitando la nulidad de la Resolución 2547-2011/TPI-INDECOPI.

   7. Mediante Sentencia dictada el 9 de diciembre de 2013, Resolución Quince, el Vigésimo Sexto Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró infundada la demanda de nulidad de la Resolución 2547-2011/TPI-INDECOPI.

   8. El 26 de diciembre de 2013, Universal Protein Supplements Corporation d/b/a Universal Nutrition interpuso recurso de apelación.

   9. El 15 de agosto de 2014, la Octava Sala (ahora Quinta Sala) Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima resolvió suspender el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486.

      Argumentos de la demanda.

   10. UNIVERSAL PROTEIN SUPPLEMENTS CORPORATION D/B/A UNIVERSAL NUTRITION interpuso demanda en la que manifiesta que:

   11. La marca solicitada UNIVERSAL NUTRITION (mixta) y la marca registrada UNIVERSAL (mixta) distinguen productos que no guardan conexión competitiva. Contrariamente a lo determinado por el INDECOPI, no existe vinculación entre los “productos lácteos” de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, protegidos por la marca registrada, y los productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, que distingue la marca solicitada. Se trata de productos de distinta naturaleza y finalidad que son comercializados en establecimientos distintos. Los signos en conflicto no son confundibles debido a que no existe vinculación entre los “productos lácteos” que distingue la marca base de la oposición y los “suplementos alimenticios minerales” a distinguir con el signo solicitado.

   12. Basta una simple comparación entre la marca solicitada UNIVERSAL NUTRITION (mixta) y la marca registrada UNIVERSAL (mixta) para determinar que no son confundibles entre sí por cuanto los elementos que conforman ambas marcas son gráficamente diferentes.

   13. Aun cuando el signo solicitado distingue algunos de los productos incluidos o vinculados con los productos que distinguen las marcas registradas, ello no resulta obstáculo para que el signo UNIVERSAL NUTRITION (mixto) acceda al registro, toda vez que posee perceptibles diferencias a nivel gráfico y fonético con las marcas base de la denegatoria, que evitan la posibilidad de riesgo de confusión.

   14. UNIVERSAL PROTEIN SUPPLEMENTS CORPORATION D/B/A UNIVERSAL NUTRITION y GENARO ZEA OROS, titular de la marca UNIVERSAL, están arribando a un acuerdo de coexistencia con la participación de la empresa vinculada a GENARO ZEA OROS, la sociedad Productos Extragel y Universal S.A.C., que permitirá la coexistencia de sus marcas a nivel mundial y que en el presente proceso se traduce en la autorización de Genaro Zea Oros al registro de la marca.

   15. Una prueba de que los signos no son confundibles entre sí, lo constituye el hecho que Farmacia Universal S.A., titular de las marcas FARMACIA UNIVERSAL y logotipo, y FARMACIA UNIVERSAL DONDE ENCONTRARÁS LO QUE TU MÉDICO TE RECETA y logotipo, no ha formulado oposición a la solicitud de registro de la marca solicitada, declarando así tácitamente que no existe confusión entre sus marcas y la solicitada.

       Argumentos de la contestación a la demanda.

   16. El INDECOPI presenta contestación a la demanda manifestando que:

   17. Existe riesgo de confusión entre el signo solicitado y la marca UNIVERSAL registrada en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza debido a que los productos lácteos de esta clase guardan conexión competitiva con los suplementos alimenticios de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza que se pretende distinguir.

   18. Existe riesgo de confusión entre el signo solicitado y las marcas UNIVERSAL registradas en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza debido al uso de la palabra denominativa UNIVERSAL sin que se acompañe de otros elementos que le aporten distintividad suficiente. La similitud entre los signos no es desvirtuada con las ligeras diferencias gráficas señaladas por el demandante, siendo evidente que tales diferencias mínimas no son capaces de eliminar el riesgo de confusión generado entre ellos por la presencia de la denominación UNIVERSAL, única denominación presente en ambos signos.

   19. Los signos confrontados son confundibles desde el punto de vista gráfico y fonético. Dada la vinculación existente entre los productos que distinguen y la identidad fonética entre ellos, su coexistencia en el mercado es susceptible de causar riesgo de confusión en el público consumidor.

   20. La palabra FARMACIA hace referencia a los sitios donde se comercializan medicamentos.

   21. Tal como lo reconoce la demandante no existe a la fecha ningún acuerdo de coexistencia, por lo cual tal hecho no ha podido ser materia de evaluación por el Tribunal del INDECOPI. Incluso si se llegara a suscribir alguno, ello no eliminaría la existencia de un riesgo de confusión entre los signos confrontados, ni implicaría que lo acordado sea considerado por la autoridad administrativa, toda vez que la autoridad administrativa debe analizar si el acuerdo de coexistencia cumple con determinados requisitos, pudiendo en caso negativo no aceptar el acuerdo y, por tanto, declarar que dichas marcas no pueden coexistir, salvaguardando con esto el interés general.

   22. El hecho que la titular de las marcas FARMACIA UNIVERSAL y logotipo y FARMACIA UNIVERSAL DONDE ENCONTRARÁS LO QUE TU MÉDICO TE RECETA y logotipo, no haya planteado oposición, no determina que dichas marcas no sean confundibles con la marca solicitada.

       Argumentos de la...