INTERPRETACION PREJUDICIAL DE LOS ARTICULOS 56,58 LITERAL g), 72 Y 73 DE LA DECISION 85 Y ARTICULOS 73 Y 93 DE LA DECISION 313 DE LA COMISION DEL ACUERDO DE CARTAGENA, SOLICITADA POR EL CONSEJO DE ESTADO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION PRIMERA.

PROCESO 5-IP-94

SOLICITUD DE INTERPRETACION PREJUDICIAL DE LOS ARTICULOS 56,58 LITERAL g), 72 Y 73 DE LA DECISION 85 Y ARTICULOS 73 Y 93 DE LA DECISION 313 DE LA COMISION DEL ACUERDO DE CARTAGENA, SOLICITADA POR EL CONSEJO DE ESTADO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION PRIMERA.

Quito, 23 febrero de 1995

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA,

V I S T O S:

Que el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través del Consejero Ponente Doctor Miguel González Rodríguez en comunicación de 16 de Junio de 1994 solicita a este Tribunal Comunitario interpretación prejudicial de los artículos 56, 58 literal g), 72 y 73 de la Decisión 85 y artículos 73 y 93 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Que la consulta se tramita con observancia de lo dispuesto por el artículo 61 del Estatuto de Tribunal, indicándose el nombre del Tribunal que formula la solicitud; la relación de las normas del ordenamiento cuya interpretación se requiere contenidas en las decisiones 85 y 313 del Acuerdo de Cartagena; el lugar y dirección en donde el Despacho Judicial solicitante recibirá la notificación correspondiente; la identificación de la causa que ha originado la solicitud y el siguiente informe sucinto de los hechos que la autoridad consultante estima relevantes para la interpretación:

a): El 15 de Marzo de 1984 el señor ALBERTO KADOCH solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca consistente en la expresión de Fantasía “BENETTON”, sin distintivos especiales y para distinguir “vestidos con inclusión de botas, zapatos y zapatillas”, artículos estos comprendidos dentro de la clase 25 del Decreto 755 de 1972.

Dicha solicitud cumplió con los requisitos establecidos en los artículos 59 a 61 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

b): El 25 de Junio de 1988, aparece una oposición de la sociedad INVEP S.P.A., domiciliada en Italia, fundamentándose en el artículo 58 literal g) de la Decisión 85, aduciendo que la marca “BENETTON” es notoriamente conocida en el exterior, pues tal sociedad es la titular en varios países del mundo de productos distinguidos para la clase 25 internacional, propiedad que se remonta al año de 1966, cuando se hizo el primer uso en Italia.

c): La Resolución N° 5415 de 13 de Agosto de 1.991 declaró infundada la oposición, luego de hacer un estudio de los literales f) y g) de la Decisión 85, con fundamento en que la primera norma protege del riesgo de confusión a las marcas registradas o válidamente solicitadas, pero dentro de la regla de la especialidad, mientras que la segunda protege la marca notoriamente conocida y registrada en el país o en el exterior más allá de la especialidad, lo cual obliga al estudio de la notoriedad, tema éste en el que se respaldó en transcripciones jurisprudenciales.

d): Contra dicha Resolución se interpuso el recurso de apelación por la sociedad BENETTON GROUP S.P.A., antes INVEP S.P.A., decidido por la Resolución N° 5415 de 13 de Agosto de 1991 que había concedido el registro en favor del actor, basándose en los argumentos del opositor y el alcance de la protección contenida en el artículo 58 de la Decisión 85 y examinando el aspecto de la notoriedad y la prueba testimonial y documental

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Del contenido de la demanda debe destacarse por este Tribunal que el Superintendente de Industria y Comercio de la República de Colombia resolvió el recurso de apelación contra la citada Resolución 5415 de la División de Propiedad Industrial de la misma Superintendencia, mediante Resolución 1493 de 4 de septiembre de 1992, por la cual se revocó en todas sus partes la Resolución apelada, se declaró fundada la oposición presentada por la firma INVEP S.P.A., o Benneton Group S.P.A. y se negó el registro de la marca Benetton clase 25, solicitada por el señor Alberto Kadoch. Contra la Resolución 1493, el demandante sustenta los cargos de violación que el Consejo de Estado consultante sintetiza, como se transcribe a continuación.

e): Para sustentar los cargos de violación adujo el demandante, en síntesis, lo siguiente:

- La Resolución acusada violó, por falta de aplicación, los artículos 56 y 72 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena al desconocer el derecho del demandante quien es un ciudadano colombiano, siendo Colombia País Miembro de la Comunidad Andina.

- Así mismo se incurrió en la violación del artículo 58 literal g) ibidem, por aplicación indebida, al aceptar la oposición de la sociedad extranjera sin que aparezcan demostrados los requisitos y condiciones de la notoriedad, ni el ejercicio oportuno del derecho, y sin que la marca extranjera estuviera en Colombia ni en ninguno de los países que conforman la Comunidad Andina; tampoco se demostró ni probó el principio de la reciprocidad ni la exigencia del registro de la marca extranjera en Colombia, como lo dispone la Decisión 313 que tampoco se aplicó, lo cual condujo a la violación de los artículos 56 y 72 de la Decisión 85.

- Se violaron los artículos 73 de la Decisión 85 y 93 de la Decisión 313, por falta de aplicación, y por aplicación indebida del artículo 58 literal g) de aquélla, ya que la Superintendencia de Industria y Comercio no tuvo en cuenta que no obstante la sociedad extranjera enunciar que tenía solicitud de registro de la marca en Venezuela, efectuada el 25 de octubre de 1982, no demostró el “derecho de prioridad”, es decir, que ella hubiese solicitado dentro de los seis meses siguientes el registro de la marca en otro país miembro, ni en la República de Colombia.

- Tuvo en cuenta como fundamento la Superintendencia de Industria y Comercio para revocar el acto el hecho de que la marca goza del principio de notoriedad, para lo cual analizó documentos y testimonios que no la demuestran. Al haber dado una valoración diferente de las pruebas, violó por aplicación indebida el artículo 58 literal g) de la Decisión 85, ya que estaba vigente el artículo 93 de la Decisión 313 que derogó aquel.

- Se violaron por falta de aplicación los artículos 73 y 93 de la Decisión 313 porque no está demostrada la existencia, en oportunidad, de la solicitud de registro en Colombia de la marca extranjera, o en otro país que conceda un trato recíproco a las solicitudes provenientes de los países miembros del Acuerdo de Cartagena, como tampoco los derechos de terceros protegidos por el registro o solicitud anterior de registro, de acuerdo con la legislación de los países miembros, en el país en que se solicitó el registro o en el comercio subregional o internacional sujeto a reciprocidad

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Que el Consejero Ponente remite con la solicitud de interpretación prejudicial las siguientes piezas procesales en copias debidamente certificadas: 1) providencia por la cual se dispone formular la solicitud de interpretación; 2) auto de admisión de la demanda contra la Nación -Ministerio de Desarrollo Económico, Superintendencia de Industria y Comercio - para que se declare la nulidad de la Resolución No. 1493 de 4 de Septiembre de 1992 expedida por el Superintendente de Industria y Comercio y sobre el consiguiente restablecimiento del derecho; 3) Resolución 5415 de 13 de Agosto de 1991 del Jefe de la división de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio por la cual se declaran infundadas las oposiciones presentadas contra la solicitud del registro de la expresión nominativa Benetton requerida por el señor Alberto Kadoch para distinguir “vestidos, con inclusión de botas, zapatos y zapatillas”, artículos comprendidos en la clase 25 del Decreto 755 de 1972; 4). Resolución 1493 de 4 de Septiembre de 1992 del Superintendente de Industria y Comercio, por la cual se revoca la atrás citada Resolución 5415 del Jefe de la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Que la solicitud se ajusta a lo dispuesto en el inciso final del artículo 29 y demás normas de la Sección 3a. del Capítulo III del Tratado de Creación del Tribunal y el Consejo de Estado de la República de Colombia es competente para solicitar la interpretación prejudicial de normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, por estar conociendo de un proceso de nulidad de normas jurídicas de derecho interno por supuesta violación de Decisiones de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Que el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros, según lo dispuesto por el artículo 28 del Tratado de su creación.

Que de los hechos objeto del proceso interno sintetizados por el Consejo de Estado requirente y de los documentos acompañados a la solicitud de interpretación prejudicial, en la materia consultada, puede establecerse que se suscitan puntos de derecho comunitario regulados por el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, susceptibles de aplicarse al caso concreto de la consulta prejudicial, como son los relativos al tránsito de legislación comunitaria; a las causales de irregistrabilidad de las marcas; a la notoriedad y a la prueba de la misma; a la noción de confundibilidad y a las características de novedad y función distintiva de la marca y de exclusividad en el uso de ésta; a la prioridad en el derecho de registro de una marca en relación con un País Miembro del Acuerdo de Cartagena o con países que otorguen reciprocidad en el tratamiento al derecho de registro, y...