117-IP-2013

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 117-IP-2013

Interpretación prejudicial de los artículos 87, 88 y 89 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e interpretación prejudicial de oficio de los artículos 81, 83 literales a) y b) y 128 de la misma Decisión 344 y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Marca: MAC POLLO MOLI POLLO (mixto)

Proceso interno Nº. 2007-00300.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinticinco días del mes de septiembre del año dos mil trece.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, relativa a los artículos 87, 88 y 89 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y 134, 135 literal b), 136 literales a) y b), 143, 144, 154 y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº. 2007-00300;

El auto de 21 de agosto de 2013, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y,

Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos.

* Partes en el proceso interno.

Demandante: sociedad MANUFACTURAS ALIMENTICIAS COLOMBIANAS LTDA.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

Terceros interesados: sociedad AVIDESA MAC POLLO S.A.

* Hechos.

1. El 25 de marzo de 1994, la sociedad AVIDESA MAC POLLO S.A. solicitó, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro como marca del signo MAC POLLO MOLI POLLO (mixta), para distinguir productos comprendidos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.

   El signo solicitado es el siguiente:

2. El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº. 401 de 11 de mayo de 1994 al que presentaron observaciones la sociedad MCDONALD'S INTERNATIONAL PROPERTY COMPANY LTD. sobre la base de sus marcas MCDONALD'S BIG MAC y RONALD MCDONALD registradas para distinguir productos y servicios de las Clases 29, 30 y 42; y, los señores Ricardo Caicedo Pulgarín y Gustavo Hernando Ruiz Sierra sobre la base de su solicitud anterior de la marca MC para la Clase 29 y argumentando que dentro de la letra O de la palabra MOLI se encontraban las palabras MAC POLLO.

   La demandante manifiesta que la Superintendencia "publicó en forma irregular (...) la solicitud de la marca MOLI POLO, que consta de dos (2) palabras; y violando el derecho marcario publicó una solicitud que reivindicaba dos (2) palabras adicionales que no habían sido señaladas inicialmente en la misma por AVIDESA S.A. y que se encontraban dentro de la letra O de la Palabra MOLI, esas dos (2) palabras adicionales son MAC POLLO".

   Se aclara también, que el signo MC solicitado con anterioridad por los señores Ricardo Caicedo Pulgarín y Gustavo Hernando Ruiz Sierra ha sido negado.

3. Por Resolución Nº. 3527 de 31 de enero de 2002, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró infundadas las observaciones presentadas y concedió el registro de la marca solicitada. Contra dicha Resolución la sociedad MCDONALD'S INTERNATIONAL PROPERTY COMPANY LTD. interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación.

4. El recurso de reposición fue resuelto por la misma División de Signos Distintivos, que por Resolución Nº. 22775 de 24 de julio de 2002, confirmó la Resolución impugnada.

5. El recurso de apelación fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, quien mediante Resolución Nº. 30375 de 20 de septiembre de 2002, confirmó, también, la Resolución Nº. 3527. De esta manera quedó agotada la vía gubernativa.

6. La sociedad MANUFACTURAS ALIMENTICIAS COLOMBIANAS LTDA. PRODUCTOS MAC interpuso acción de nulidad y restablecimiento de derecho.

   * Fundamentos jurídicos de la demanda.

   La sociedad MANUFACTURAS ALIMENTICIAS COLOMBIANAS LTDA. PRODUCTOS MAC en su escrito de demanda presentó los siguientes argumentos:

1. En la parte de los hechos manifiesta que el signo MAC está registrado a su nombre como marca, además de contar con el signo MAC como nombre y enseña comerciales.

2. Con la emisión de las Resoluciones impugnadas se han violado los artículos 87, 88, 89 de la Decisión 344 y 172, 134, 135 literal b), 143 y 144 de la Decisión 486.

3. Se violaron los artículos 87, 88 y 89 de la Decisión 344 ya que "Cuando Avidesa S.A. presentó la solicitud de registro de la marca, ante la Superintendencia de Industria y Comercio, reivindicó para su registro la denominación MOLI POLLO, pero cuando anexó la documentación requerida para la publicación de la marca solicitada, presentó una etiqueta cuya descripción no era clara y completa, ya que aparecía la denominación MOLI POLLO, pero dentro de la letra `O' de la palabra MOLI, se encontraban las palabras MAC POLLO. Para el consumidor medio, la lectura que le daría a la etiqueta presentada para su publicación sería MOMACPOLLOLI POLLO o MMACPOLLOLI POLLO, que en cualquier caso difiere, sustancialmente de la marca pretendida por Avidesa S.A.: MOLI POLLO", por lo tanto el signo solicitado fue MOLI POLLO y la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio concedió otro diferente: MAC POLLO MOLI POLLO".

4. Se violó el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 ya que el signo solicitado es igual a su marca MAC, por lo que "la marca MAC y MAC POLLO MOLI POLLO son confundibles, y por lo mismo el signo MAC POLLO MOLI POLLO carece de la capacidad distintiva e individualidad frente a las marcas mi (sic) poderdante (...)".

5. Afirma que entre los signos en conflicto existe confundibilidad marcaria. Haciendo una comparación gráfica y fonética "si bien es cierto la parte gráfica de la marca MAC POLLO MOLI POLLO es diferente a la marca MAC de mi representada, fonéticamente se presenta confusión directa e indirecta". Agrega que entre los signos en conflicto "existe total confusión tanto visual, fonética y conceptual, hasta el punto que la confusión alcanza el nivel de imposibilitar al público usuario a distinguir cual es el origen empresarial de uno y de otro signo".

6. Cita varios pronunciamientos de la Superintendencia de Industria y Comercio.

   * Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda.

   La Superintendencia de Industria y Comercio contesta la demanda manifestando que:

1. Con la emisión de las Resoluciones Impugnadas "no se ha incurrido en violación de ninguna de las normas contenidas en la entonces Decisión 344 y la Decisión 486 (...)".

2. Analizado el signo solicitado "contrario a lo que afirma el accionante, tiene la suficiente fuerza distintiva, por cuanto al efectuar el examen de conjunto de los signos comparados se tiene que ambas expresiones se hacen suficientemente distintivas entre sí y en consecuencia no conllevan al público consumidor a confusión, ni sobre el producto mismo, ni sobre su procedencia empresarial (...)".

3. Desde el punto de vista de la estructura de la palabra, si bien lo signos confrontados "comparten algunas letras, la marca solicitada tiene una mayor extensión que el signo `MAC', lo cual hace que el signo solicitado `MAC POLLO MOLI POLLO' sea suficientemente distintivo, lo que hace que los signos enfrentados puedan coexistir sin inducir a confusión al público consumidor".

4. La Superintendencia "sí efectuó el correspondiente estudio y examen de registrabilidad (...) conforme lo previsto en la norma comunitaria (...)".

   * Tercero interesado.

   La sociedad AVIDESA MAC POLLO S.A., tercero interesado en el proceso, contestó la demanda argumentando:

1. Las Resoluciones impugnadas fueron emitidas con apego a las normas vigentes. No se violaron los artículos 87, 88 y 89 de la Decisión 344 ya que "los requisitos de petición así como la publicación del signo pretendido, se efectuaron con total apego a las normas vigentes para la época, sin que se concediera el registro de un signo diferente al inicialmente solicitado por mi poderdante, o se permitiera su variación en aspectos que le resultaran esenciales, durante el transcurso del trámite correspondiente". Agrega "la solicitud presentada por ser mixta, comprende todos los elementos que en ella se contengan, esto es tanto las expresiones nominativas como los elementos gráficos que como en el presente caso, se encuentran formados por una representación especial de la expresión MOLI POLLO, dentro de la cual se incluye la expresión MAC POLLO, que evidentemente entra a formar parte del conjunto marcario por incluirse dentro del elemento gráfico".

2. Recalca que "la denominación MAC POLLO incluida dentro del elemento gráfico de la marca solicitada para registro, forma parte integrante del signo globalmente comprendido, más aún cuando éste hace alusión al origen empresarial del producto que se identifique con la marca MOLI POLLO de propiedad de AVIDESA".

3. La publicación del signo se realizó en la forma que había sido solicitado y en la forma en la que fue concedido.

4. Afirma ser la primera de usar la expresión MAC en sus productos.

5. Desde el punto de vista visual y fonética de los signos en conflicto no existe riesgo de confusión.

   CONSIDERANDO:

   Que, las normas contenidas en los artículos 87, 88 y 89 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y 134, 135 literal b), 136 literales a) y b), 143, 144, 154 y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina cuya interpretación se requiere, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina...