INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL No. 41-IP-2001

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL No. 41-IP-2001

Solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 81, 82, 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito No. 1 con sede en Quito, República del Ecuador; e interpretación de oficio del artículo 84 ibidem. Caso: marca “MATERNA”. (Proceso interno No. 5307-842-98-WM)

Magistrado Ponente: Luis Henrique Farías Mata

Quito, 10 de octubre de 2001

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

V I S T O S:

Que la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, por intermedio de su Presidente Dr. Eloy Torres Guzmán ha requerido la interpretación prejudicial de las normas arriba identificadas;

Que este Tribunal comunitario es competente para interpretar en vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional actuando en función de juez comunitario, como lo es en el caso la jurisdicción requirente, y en la medida en que dichas normas resulten pertinentes —a juicio del Tribunal Andino— para la resolución del litigio interno;

Que dicha solicitud responde a las exigencias de los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal, y 61 del respectivo Estatuto; y,

Que la interpretación se plantea en razón de que la sociedad AMERICAN CYANAMID COMPANY, por intermedio de la abogada Carmen Robayo de Hidalgo quien a su vez actúa en representación de BUSTAMANTE & BUSTAMANTE CIA. LTDA, “ejerciendo recurso de plena jurisdicción”, impugna la resolución No. 0964426 del 11 de mayo del 1998, proferida por el Director Nacional de Propiedad Industrial de la República del Ecuador, dentro del trámite de registro de la marca “MATERNA”.

En razón de lo cual, procede este Tribunal a absolver la consulta formulada, previo resumen tanto de los hechos como de los argumentos esgrimidos por las partes en el proceso interno.

a) Hechos

Los señalados por el juez consultante y complementados con los que aparecen del expediente, revelan:

El 30 de noviembre de 1993 SYNDEL LABORATORIES LIMITED presentó la solicitud de registro de la marca de fábrica “MATERNA”, destinada a proteger todos los productos de la clase No. 5 de la Clasificación Internacional de Niza (“Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebes; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas”).

Publicado como fue el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 349, la compañía AMERICAN CYANAMID COMPANY presentó observaciones, fundamentándolas en el registro No. 424 del 30 de marzo de 1990 de la marca “LEDERLE MATERNA” de su propiedad. En dichas observaciones también se indica que ésta última es una marca notoria y ahora se pretende registrar otra semejante para beneficiarse del prestigio adquirido con base en la primera. Por último indica la compañía observante, que el signo “MATERNA” es irregistrable, en razón de que no cumple, y al contrario contraviene, lo dispuesto por los artículos 81, 82 párrafos a) y h), 83 párrafos a), d) y e) todos de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Mediante oficio No. 9440089 del 27 de setiembre de 1994, la Cía. SYNDEL LABORATORIES LIMITED da contestación a las observaciones presentadas, negando el fundamento de las mismas.

Finalmente, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, mediante oficio No. 0964426 del 11 de mayo de 1998, rechaza las observaciones presentadas y concede el registro de la marca “MATERNA”.

Determinación de los aspectos jurídicos

b) Fundamentos de la demanda

Conforme a los fundamentos de derecho expuestos por la sociedad actora:

La marca “LEDERLE MATERNA” se encuentra debidamente registrada y vigente. Asimismo, las marcas en controversia protegen productos comprendidos en la misma clase internacional No. 5, y en consecuencia, la coexistencia de las marcas suscitaría confusión en el público consumidor. Señala que entre las marcas en conflicto existe extremada semejanza tanto auditiva y fonética como visual.

Que analizadas las marcas en conflicto, siguiendo las reglas generalmente admitidas, se concluye en que existen semejanzas entre las denominaciones, que inducirían a confusión al público consumidor sobre la procedencia de los productos. Por tanto, la apreciación realizada por el Director Nacional de Propiedad Industrial respecto de que no hay riesgo de confusión entre las marcas en controversia, es —se afirma— por demás subjetiva, pues no existe fundamento legal suficiente para rechazar la observación formulada y conceder el registro solicitado por SYNDEL LABORATORIES LIMITED, tanto más cuanto que las marcas en controversia están destinadas a proteger productos comprendidos en la misma clase internacional No. 5.

Asimismo, la sociedad actora indica que “la solicitud de registro como marca de productos del signo ‘MATERNA’ contraviene expresamente lo dispuesto en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”.

Finalmente, la demandante solicita al Tribunal nacional consultante “aceptar la demanda y declarar ilegal la resolución dictada por el señor Director Nacional de Propiedad Industrial, y a la vez que se suspenda el trámite y la emisión del título de la denominación MATERNA solicitada para registro por SYNDEL LABORATOIRES LIMITED. Fundamento —concluye— la suspensión de la ejecución del acto recurrido en el hecho de que la concesión del registro de la denominación MATERNA ocasionaría que la marca LEDERLE MATERNA sea incapaz de evocar origen determinado y por tanto, habrá perdido su poder distintivo”.

El Tribunal consultante, mediante auto de fecha 27 de agosto de 1998 dispuso la suspensión de los efectos del acto administrativo impugnado.

c) Comparecencia de terceros

Del expediente que cursa ante este tribunal, tan solo consta la intervención de la beneficiaria de la resolución impugnada, esto es, la Cía. SYNDEL LABORATORIES LIMITED, en la cual se expresa lo siguiente:

Existe legalidad del acto administrativo impugnado, por provenir de autoridad competente y encontrarse ajustado a derecho, manifestando que la Dirección Nacional de Propiedad Industrial es la Oficina Nacional Competente a la que se refiere la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena en su artículo 102; y que el Director aplicó estrictamente el procedimiento pertinente para la tramitación de las observaciones prevista tanto en la citada Decisión, como en el artículo 43 de su Reglamento

Indica además que la actora fundamenta la observación en el supuesto de tener registrada a su favor la marca “LEDERLE MATERNA” para proteger preparaciones farmacéuticas, multivitamínicas y minerales. Estos productos no son los mismos que protege la marca “MATERNA”, exclusivamente veterinarios y destinados a ser aplicados en el campo de la acuacultura, de manera que los productos protegidos por esta marca son totalmente diferentes y no sujetos a confusión o engaño entre el público consumidor, razón por la cual insiste en que ninguna semejanza existe entre artículos farmacéuticos de uso humano y los utilizados para el desarrollo y cría de especies que se cultivan a través de la acuacultura, aunque ambos tipos se encuentren incluidos en la misma clase internacional.

A su vez, la propia resolución N° 0964426, expresa:

La marca cuyo registro se solicita se encuentra destinada a proteger específicamente productos veterinarios aplicados en el campo de la acuacultura, mientras que la marca registrada protege preparaciones farmacéuticas multi-vitamínicas y minerales; estos productos a pesar de encontrarse incluidas en la clase internacional No. 5 sin embargo son distintos y no existe ninguna relación que pueda producir confusión en el público consumidor. La identidad o semejanza no implica riesgo de confusión cuando ellas distinguen productos o servicios de naturaleza tan desvinculada que el consumidor no pueda llegar a suponer que exista algún nexo entre el origen empresarial de aquellos.

Además, el artículo 83 párrafo a) de la Decisión 344 prohíbe sólo el registro de marcas idénticas o que se asemejen, cuando se pretende que éste ampare los mismos productos o servicios, o productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error. En razón de lo cual la resolución emitida por el Director Nacional de la Propiedad Industrial rechaza la observación y concede el registro de la marca MATERNA.

Con vista de lo anteriormente reseñado el Tribunal de la Comunidad Andina.

C O N S I D E R A

Que el texto de las normas que van a ser objeto de interpretación, señaladas por el consultante a tal fin, son las siguientes:

Decisión 344

“Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de...