INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL No. 50-IP-2001

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL No. 50-IP-2001

Solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 81, 83 literal a) y 89 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia; e interpretación de oficio del literal b) del articulo 83 y del 107 ibidem. Caso: Marca “ALLEGRA”. (Proceso interno No. 6207)

Magistrado Ponente : Luis Henrique Farías Mata

Quito, 31 de octubre de 2001

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

V I S T O S:

Que el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través de su Consejero Ponente, Dr. Camilo Arciniegas Andrade, ha requerido la interpretación prejudicial de las normas arribas identificadas;

Que este Tribunal comunitario es competente para interpretar en vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional actuando en función de juez comunitario, como lo es en el caso la jurisdicción requirente, y en la medida en que dichas normas resulten pertinentes —a juicio del Tribunal Andino— para la resolución del litigio interno;

Que dicha solicitud responde a las exigencias de los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal, y 125 del respectivo Estatuto; y,

Que la interpretación se plantea en razón de que MERRELL PHARMACEUTICALS INC “en acción de nulidad y restablecimiento del derecho”, impugna la resolución No. 30164 del 27 de noviembre de 1997, proferida por la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, dentro del trámite de registro de la marca “ALLEGRA”.

En razón de lo cual, procede este Tribunal a absolver la consulta formulada, previo resumen tanto de los hechos como de los argumentos esgrimidos por las partes en el proceso interno.

a) Hechos

Los señalados por el consultante, a saber:

MERRELL PHARMACEUTICALS INC. solicitó el registro de la marca “ALLEGRA” en fecha 30 de julio de 1996 para distinguir “preparaciones farmacéuticas”, productos comprendidos en la clase 5ª de la clasificación internacional de Niza. Dentro del término respectivo, ALLERGAN INC. presentó observaciones contra el registro de la marca solicitada, con base en los registros Nos. 64725, 182221 y 154746, correspondientes a las marcas “ALLERGAN, ALLERGAN BOTOX y ALLERGAN GAS PERM”, así como en su nombre comercial “ALLERGAN”. Las observaciones se fundamentaron básicamente en que la marca solicitada puede engañar a los medios comerciales, a los facultativos que los prescriben y al público consumidor en cuanto a la procedencia y al uso de los productos farmacéuticos.

La sociedad solicitante del registro contestó las observaciones presentadas con fundamento en que la afirmación del opositor es errada, por cuanto la única similitud existente es el prefijo ALLE, el cual no es susceptible de apropiación por ser una partícula evocativa para amparar productos de la clase 5ª y por tanto no apropiable.

El 30 de septiembre de 1997, MERRELL PHARMACEUTICALS INC. limitó el registro de la marca “ALLEGRA” a distinguir exclusivamente “una preparación farmacéutica descongestionante y antihistamínica, que no sea para uso oftálmico”.

La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, mediante resolución 30164 del 27 de noviembre de 1997, declaró sinembargo fundada la oposición y negó el registro de la marca “ALLEGRA”. El 19 de enero de 1998, ALLERGAN INC. presentó un escrito en el que desiste de la observación planteada anteriormente, fundamentando su desistimiento en el hecho de que MERRELL PHARMACEUTICALS INC. restringió la solicitud de registro de la marca solicitada; y con base en el acuerdo privado de coexistencia firmado entre MERRELL PHARMACEUTICALS INC. y ALLERGAN INC., aportado al tribunal solicitante en fecha 26 de marzo de 1998, la sociedad actora interpuso recurso de reposición y en subsidio el de apelación contra la resolución antes citada.

Finalmente, mediante respectivas resoluciones19501 y 23135, de fechas 18 de noviembre de 1998 y 29 de octubre de 1999 respectivamente, fueron resueltos los recursos interpuestos, a través de los cuales la Administración confirmó la inicial resolución 30164.

b) Materia recurrida y fundamento de la demanda

La sociedad actora solicita al juez consultante la nulidad de las referidas resoluciones Nos. 30164, 19501 y 23135.

Conforme a los fundamentos de derecho por aquélla expuestos:

Los actos acusados son ilegales, toda vez que violan, en virtud de su indebida aplicación, los artículos, 81, el párrafo a) del 83, y el 89 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. En efecto, argumenta la actora que al declarar fundada la oposición y negar el registro de la marca “ALLEGRA” no se tuvo en cuenta que las marcas “ALLERGAN, ALLERGAN BOTOX Y ALLERGAN GAS PERM”, son completamente distintas desde los puntos de vista gráfico, fonético y conceptual.

Además, se desestiman las observaciones por cuanto —según la empresa solicitante— las marcas se comercializan en mercados diferentes. El hecho de que las marcas en conflicto compartan el prefijo ALLE no significa que sean semejantes entre sí o que puedan crear confusión para el público consumidor, ya que las del opositor presentan elementos adicionales que les otorgan distintividad y que no tienen relación con la marca solicitada. Sostiene también la solicitante, en cuanto a lo conceptual, que no existe similitud alguna desde el punto de vista ideológico porque ALLEGRA es evocativa de alegría mientras que “ALLERGAN” se refiere a alergia. Todo lo cual demuestra que las marcas son suficientemente distintivas y novedosas.

La Superintendencia no tuvo tampoco en cuenta —se afirma— que la marca solicitada “ALLEGRA” ha sido restringida para amparar únicamente un tipo específico de productos comprendidos en la clase 5ª, lo que significa que éstos no son de consumo masivo sino productos farmacéuticos que se comercializan en un mercado específico y están dirigidos a un consumidor con una calidad superior a la del consumidor medio. La marca “ALLERGAN BOTOX” está restringida a “productos farmacéuticos para el tratamiento terapéutico de desórdenes neurológicos y distónias musculares” y “ALLERAGAN GAS PERM” consiste en “preparaciones para el cuidado de lentes de contacto, a saber, soluciones para desinfectar, limpiar, humedecer, suavizar, remojar, guardar y enjuagar lentes de contacto”, lo que significa que se comercializan en un mercado muy diferente de los productos que pretende amparar “ALLEGRA”, y, por tanto, no están dirigidas al mismo consumidor.

El artículo 89 de la Decisión 344 fue vulnerado por cuanto la Superintendencia no tuvo en cuenta al momento de decidir el recurso de reposición que la sociedad ALLERGAN INC. desistió de las observaciones que había presentado contra el registro de la marca “ALLEGRA”. Sostiene aquélla que la Administración estaba obligada a tener en cuenta tal desistimiento por parte de ALLERGAN INC; que no podía hacer caso omiso de él, ni tampoco del acuerdo de coexistencia firmado entre las partes, por cuanto estos hechos eran precisamente los más relevantes a los fines de determinar la registrabilidad de la marca “ALLEGRA”, ya que sobrevenidos desapareció con ellos el fundamento fáctico de las resoluciones 19501 y 23135.

c) Contestación de la demanda

Presentada por la Superintendencia de Industria y Comercio, sostiene la demandada que, efectuado el examen sucesivo y comparativo de la denominación “ALLEGRA”, se concluye “en forma evidente que son semejantes entre sí, existiendo confundibilidad entre éstas y por lo tanto, de coexistir en el mercado conllevarían a error al público consumidor...”.

En consecuencia, las resoluciones impugnadas no son nulas, sino que por el contrario, se ajustan a derecho y a las disposiciones legales vigentes sobre marcas, al no violentar normas de carácter superior como lo aduce la parte demandante.

A su vez la propia resolución No. 19501, expresa que:

Que si bien es claro que el acuerdo obliga a cada empresario a utilizar signos de manera que al coexistir no haya probabilidad de un riesgo de confusión o de asociación empresarial para el público consumidor, no lo es menos que este despacho considera que a pesar de la limitación de productos planteada por la sociedad solicitante, la coexistencia de las marcas en conflicto no salvaguarda el interés general que envuelve el registro de la propiedad industrial...

Que en lo referente al desistimiento de la observación, este despacho concluye que dicha observación no es procedente en primer lugar porque ya hubo pronunciamiento de fondo sobre ella y en segundo lugar, aplicando el artículo 342 del Código de Procedimiento Civil, el momento procesal para desistir de la observación es antes de la resolución que concede o niega un registro

.

Así mismo, en la resolución 23135 se expresa:

En el presente caso, cabe anotar que en ningún momento se ha controvertido el hecho de la similitud de las marcas confrontadas

, “El recurso se limita, en cambio, a poner en consideración un acuerdo de coexistencia.

“Sea lo primero aclarar que, si bien es cierto, algunos de los productos base de la negación tienen cobertura restringida, no es menos que el certificado número 64725, que distingue los productos de la clase 5ª, tiene cobertura total, es decir, involucra a los productos solicitados.

Por otro lado, cabe anotar frente a la autorización otorgada por la sociedad MERREL PHARMACEUTICAL INC, que de ella no se deduce que se adopten las medidas necesarias para evitar el riesgo de confusión entre los consumidores, toda vez que no existe renuncia expresa por parte del titular del registro anterior a los productos protegidos mediante certificado número 64725, el cual tiene cobertura total para productos de la clase 5ª y está vigente hasta el 14 de junio del año 2002

.

Con vista, pues, de lo anteriormente reseñado, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

C O N S I D E...