INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL No. 22-IP-2001

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL No. 22-IP-2001

Interpretación prejudicial del artículo 83 párrafo a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Actor: ERA FRANCHISE SYSTEMS INC. Marca: “ERA”. (Proceso interno correspondiente al expediente No. 5912).

Magistrado Ponente: Luis Henrique Farías Mata

Quito, 13 de junio de 2001

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

V I S T O S:

El artículo 32 de su Tratado de Creación, en virtud del cual le corresponde interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico andino;

La solicitud de interpretación prejudicial de los artículos arriba identificados, formulada por intermedio de la Consejera Ponente Dra. Olga Inés Navarrete Barrero;

El auto de fecha 4 de abril del año en curso, que admitió a trámite la referida solicitud; y,

Que los hechos, argumentos y pretensiones de las partes, relevantes para proceder a la presente interpretación, son los siguientes:

a) Hechos

La Sociedad ERA FRANCHISE SYSTEMS INC., a través de apoderado, solicitó el registro de la denominación “ERA mixta” como marca, para distinguir determinados servicios comprendidos en la Clase Internacional No. 36 (seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios).

El 29 de diciembre de 1998 la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la resolución No. 21532, por medio de la cual niega de oficio la solicitud de registro de la referida marca, al considerar que ella se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad contenida en el párrafo a) del artículo 83 de la Decisión 344.

Contra la mencionada resolución, fue interpuesto recurso de reposición y en subsidio el de apelación, resueltos posteriormente mediante las resoluciones Nos. 03195 del 25 de febrero de 1999 y 12572 del 30 de junio de 1999, respectivamente, confirmatorias en todas sus partes, de la N° 21532.

b) Fundamento de la demanda

La sociedad actora solicita de la jurisdicción consultante, según resumen contenido en la consulta y de lo que se desprende del texto de la demanda, que declare la nulidad de las resoluciones Nos. 21532, 03195 y 12572, en razón de lo siguiente:

Los actos acusados son ilegales, toda vez que violan, en razón de la indebida aplicación, el párrafo a) del artículo 83 de la Decisión 344. En efecto, el error de la Administración consistió en concluir que la marca mixta solicitada, consiste en un signo confundiblemente semejante con la marca “ERA AZUL”, previamente registrada por la sociedad LA NUEVA ERA AZUL LIMITADA.

Tal error se origina en el hecho de no haber considerado la administración recurrida que la solicitada es una denominación “mixta”, en donde el elemento gráfico de la misma juega un papel importante, precisamente el que le otorga distintividad al conjunto marcario. En cambio, la marca previamente registrada, “ERA AZUL”, es “denominativa” y además “compuesta”, todo lo cual la diferencia aún más de la ahora solicitada.

Tampoco las resoluciones recurridas tomaron en cuenta que las marcas en conflicto distinguen servicios diferentes, a pesar de que se encuentran comprendidos en la misma clase. En efecto, la marca solicitada “ERA mixta”, únicamente pretende distinguir servicios de manejo de propiedades, de corretaje de bienes inmuebles, de hipotecas y asesoría a terceros para obtener títulos de seguros y financiación, en tanto que la marca “ERA AZUL” se registró para cubrir todos los servicios comprendidos también en la clase 36 internacional, los cuales van dirigidos a toda clase de consumidores.

Finalmente, considera que la denominación por ella solicitada, es una marca reconocida mundialmente en el ámbito del negocio inmobiliario, que posee un sistema de franquicias a nivel mundial y por lo tanto, goza de reconocida reputación en el mercado de servicios.

c) Fundamento de la contestación

La Superintendencia de Industria y Comercio defiende la legalidad de los actos administrativos impugnados, argumentando que de los documentos obrantes en el expediente N° 98-22.226, relativo a la solicitud de registro de la marca “ERA”, se concluye en forma clara y precisa que ella, como oficina nacional competente, se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria, garantizando así el debido proceso y el derecho de defensa del administrado.

Señala que al haberse efectuado el examen sucesivo y comparativo de la marca “ERA mixta” solicitada por ERA FRANCHISE SYSTEMS INC., frente a la marca “ERA AZUL” —cuyo titular es la sociedad LA NUEVA ERA AZUL LIMITADA— de la clase 36, se concluye en forma evidente que son semejantes entre sí, existiendo confundibilidad en los aspectos gráficos, ortográficos y fonéticos y por tanto, de coexistir en el mercado conllevarían al público consumidor a error, existiendo la posibilidad de confusión directa e...