INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL 84-IP-2000

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL 84-IP-2000

Solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 81, 83 párrafos a) y d), 87, 88, 93 y 103 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo. Actor: sociedad CERVECERÍA BACKUS Y JHONSTON S.A. Marca KRYSTAL. Proceso interno correspondiente al expediente N° 4875.

Magistrado Ponente: Luis Henrique Farías Mata

Quito, 21 de marzo del 2001

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

V I S T O S:

La solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 81, 83 párrafos a) y d), 87, 88, 93 y 103 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejera Ponente Dra. Olga Inés Navarrete Barrero; y,

Los documentos que se acompañan a la solicitud de interpretación prejudicial, en particular: la demanda propuesta por el Dr. Jorge E. Vera Vargas, apoderado de la sociedad CERVECERÍA BACKUS Y JOHNSTON S.A. y sus anexos, el auto de admisión, las contestaciones de la demanda por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio y por el Dr. Germán Marín Ruales, apoderado de la sociedad beneficiaria de los actos impugnados, GASEOSAS POSADA TOBÓN S.A., así como el expediente administrativo conformado con ocasión de la solicitud de registro de la marca KRYSTAL.

Con vista de lo anterior, procede este Tribunal a absolver la consulta requerida, previo resumen tanto de los hechos como de los argumentos y de las pretensiones de las partes, sometidos a la consideración del juez nacional.

a) Antecedentes

El 28 de octubre de 1992 la sociedad GASEOSAS POSADA TOBON S.A. solicitó de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia la concesión del registro de la marca KRYSTAL para distinguir los siguientes productos comprendidos en la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza: “cerveza; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas”.

Publicado el extracto de la solicitud de registro en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 385, la sociedad CERVECERÍA BACKUS Y JOHNSTON S.A. formuló observaciones con base en las solicitudes de registro de las marcas “CERVEZA CRISTAL (etiqueta)” y “CRISTAL (etiqueta)”, presentadas ante la referida División de Signos Distintivos el día 12 de febrero de 1992 y destinadas a distinguir productos de la misma clase internacional 32. El escrito de observaciones se fundamentó, además, en los registros de las marcas “CERVEZA CRISTAL (etiqueta)” y “CRISTAL (etiqueta)”, obtenidos en la República del Perú.

Mediante resolución No. 21277 del 27 de noviembre de 1995, la ya identificada oficina nacional competente declaró infundada la observación presentada por la sociedad CERVECERÍA BACKUS Y JOHNSTON S.A., y concedió el registro de la marca KRYSTAL “para distinguir TODOS los productos comprendidos en la clase 5ª” (a saber: Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebes; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas), con fundamento en las siguientes consideraciones:

“SEGUNDO.- Que la marca CERVEZA CRISTAL (etiqueta), para distinguir productos comprendidos en la clase 32 se encuentra registrada a nombre de CERVECERÍA BACKUS Y JOHNSTON S.A., en la República del Perú, de conformidad con la legislación interna de ese país.

“TERCERO.- Que la marca cuyo registro se solicita es confundible con la marca previamente solicitada por CERVECERÍA BACKUS Y JOHNSTON S.A., por existir entre ambas similitud fonética ya que existe sólo una mínima diferencia entre las palabras KRYSTAL y CRISTAL, pero al tener igual pronunciación y sonido, se oirán exactamente igual.

“CUARTO.- Que la disposición Quinta transitoria de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena establece que los derechos de Propiedad Industrial concedidos válidamente en cualquiera de los Países Miembros sobre marcas registradas con una antigüedad de diez años, gozarán del derecho preferente de registro en los demás Países Miembros siempre que no exista una marca idéntica previamente registrada en el país donde se solicita dicho registro.

“De otra parte, según el artículo 107 de la misma Decisión, ‘cuando en la Subregión existan registros de marcas idénticas o similares a nombre de titulares diferentes, para distinguir los mismos productos o servicios, se prohíbe la comercialización de las mercancías o servicios identificados con esa marca en el territorio del respectivo País Miembro...’

“Por último y para abundar en razones, la misma derogada Decisión 313 en la Disposición Quinta Transitoria, citada por el observante, consagraba el derecho preferente de registro a una marca ya registrada en un País Miembro que tuviera una antigüedad de 10 años ‘siempre que no exista una marca idéntica previamente registrada en el País Miembro, donde se solicite dicho registro, que ampare los mismos productos o servicios, o productos o servicios similares de modo tal que puedan inducir al público a error’ [...] Y, repetimos, la Sociedad solicitante es propietaria del certificado de Registro No. 11969, correspondiente al signo CRISTAL para amparar productos comprendidos en la clase 32 de la nomenclatura vigente.

En virtud de lo anteriormente expuesto, la marca solicitada NO está comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, por lo tanto, es procedente declarar infundada la observación formulada concediendo la marca objeto de la solicitud

.

Posteriormente, la División de Signos Distintivos expidió la resolución 25192, por la cual corrigió de oficio la No. 21277, indicando que la clase para la cual fue concedido el registro de la marca KRYSTAL era la No. 32, y no la 5, como equivocadamente aparecía en ese último acto administrativo.

Contra las resoluciones antes referidas, la sociedad CERVECERÍA BACKUS Y JOHNSTON S.A. interpuso recurso administrativo de apelación, alegando que el registro de la marca CRISTAL, certificado No. 11969 del año 1939, propiedad de GASEOSAS POSADA TOBON S.A. fue otorgado única y exclusivamente para distinguir “bebidas tales como soda, aguas minerales, naturales o artificiales, jugos de frutas y bebidas gaseosas”. Consecuentemente, la referida marca CRISTAL, con certificado No. 11969, no se encuentra registrada para distinguir cervezas, que son los productos para los cuales la sociedad actora dentro el proceso interno tiene solicitados prioritariamente los registros de las marcas CRISTAL y CERVEZA CRISTAL (etiqueta) en la República de Colombia. Señaló además en dicha ocasión, que las cervezas, si bien se encuentran comprendidas en la clase 32, son bebidas con contenido alcohólico, por lo cual son a la vez productos de naturaleza diferente a la de los demás productos comprendidos en dicha clase. Por último, alegó la actora, sociedad CERVECERÍA BACKUS Y JOHNSTON S.A., que las marcas CRISTAL y CERVEZA CRISTAL (etiqueta) además de encontrarse registradas a su favor en la República del Ecuador, Perú, Paraguay y otros países sudamericanos, son no sólo notorias sino también renombradas y famosas en países miembros del Grupo Andino, como los ya expresamente señalados.

Ante la falta de resolución del recurso de apelación, y diciendo actuar conforme a las previsiones del Derecho interno colombiano, la actora demandó ante el Consejo de Estado colombiano, en ejercicio de la acción de nulidad consagrada en el artículo 113 de la Decisión 344, la nulidad de las resoluciones 21277 y 25192, así como “del acto administrativo presunto por el cual se resuelve de manera negativa... el recurso de apelación interpuesto contra las resoluciones citadas”.

b) Fundamentos del escrito de demanda

Sostiene la actora que las resoluciones impugnadas contravienen los artículos 81, 83 literal a) y el artículo 93 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y el artículo 13 de la Constitución Política colombiana concordado con el inciso 6 del artículo 3 del Código Contencioso Administrativo.

Respecto de la violación del artículo 81 de la Decisión 344, señala que dicha norma no se aplicó, dado que la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, al declarar infundada la observación formulada, “ignoró que el signo KRYSTAL no es lo suficientemente distintivo para identificar cervezas, ale y porter, gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; jarabes y otros preparados para hacer bebidas, productos que son fabricados y comercializados por la sociedad actora, que es la titular de la marca CRISTAL en el Perú y Ecuador para distinguir productos comprendidos en la clase 32, lo mismo que solicitante prioritaria en la República de Colombia del registro de las marcas CRISTAL y CERVEZA CRISTAL (etiqueta) para distinguir cervezas”.

Afirma también que la Administración debió declarar fundada la oposición presentada por la sociedad CERVECERIA BACKUS Y JOHNSTON S.A., en razón de que la marca CRISTAL, certificado No. 11.969, de propiedad de GASEOSAS POSADA TOBON S.A., no ampara cervezas, otras bebidas no alcohólicas, otros preparados para hacer bebidas y jarabes, productos estos que en cambio sí están protegidos por los registros suyos y por la también prioritaria solicitud de la actora.

Al referirse a la violación del literal a) del artículo 83 de la Decisión 344, manifiesta que la marca KRYSTAL solicitada para distinguir productos comprendidos en la clase 32 carece de capacidad distintiva en relación con las cervezas, que son el producto para el cual la actora es...