INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL 44-IP-99

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL 44-IP-99

Interpretación Prejudicial de los artículos 81; 82 literales g), h), y j); 83 literales a), b), c), d) y e); y 84 literales a), b), c) y d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Tribunal Distrital Nº 3 de lo Contencioso Administrativo de Cuenca, República del Ecuador. Expediente Interno No. 117-98 Marca: “RON CASTILLO EL VERDADERO SABOR DEL RON”.

MAGISTRADO PONENTE: Dr. Rubén Herdoíza Mera

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA,

Quito, 2 de febrero del 2000

V I S T O S

La solicitud de interpretación prejudicial planteada por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Cuenca-Ecuador, por medio de su Ministro Juez, Doctor Hernán Monsalve Vintimilla, de los artículos 81, 82 literales g), h) y j); 83 literales a), b), c) d) y e); y 84 literales a), b), c) y d) de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena.

Que este Tribunal es competente para conocer dicha solicitud y el juez nacional de Ecuador para requerirla, de conformidad con los artículos 28 y 29 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Que la solicitud enviada al Tribunal cumple con los requisitos contemplados en el artículo 61 del Estatuto del Tribunal.

Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de las restantes piezas procesales determinadas por el Juez Nacional, este Tribunal considera como relevantes los siguientes hechos:

A) DEMANDA:

Se pretende en vía contencioso administrativa, obtener la revocatoria de la Providencia Nº 964997, dictada el 8 de mayo de 1998, por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, del Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca de la República del Ecuador, por la cual se rechaza la oposición a la solicitud de registro Nº 29494-94 correspondiente a la denominación RON CASTILLO EL VERDADERO SABOR DEL RON como marca de fábrica, presentada por PROVEEDORA ECUATORIANA S.A. PROESA, por existir una solicitud prioritaria No. 16376 de 5 de julio de 1989 y por falta de distintividad de la marca solicitada, en relación con la marca del actor.

Con relación a la distintividad, sostiene la parte actora que no se cumple con este requisito por confundirse RON CASTILLO EL VERDADERO SABOR DEL RON, con la Marca solicitada RON SAN MIGUEL EL VERDADERO SABOR DEL RON, llevando además un lema comercial que coincidentemente ya fue solicitado con anterioridad por DESARROLLO AGROPECUARIO S.A. Así mismo, indica que se trata de productos comprendidos en la misma clase internacional Nº 33, pudiendo causar confusión en el público consumidor.

En consecuencia, solicita la revocatoria de la providencia No. 964997 y que se rechace el registro de la marca RON CASTILLO EL VERDADERO SABOR DEL RON.

B) CONTESTACION DE LA DEMANDA:

Da contestación a la Demanda la Dra. Carmen Robayo de Hidalgo, en su condición de mandataria de la firma BACARDI & COMPANY LIMITED, que dentro del trámite se ha demostrado que a esa fecha es la titular por cesiones sucesivas y fusiones de los derechos sobre la marca registrada “RON CASTILLO EL VERDADERO SABOR DEL RON”.

Dicha persona jurídica, en lo principal, niega los fundamentos de la demanda, acusa su improcedencia, arguye prescripción, falta de registro en el Ecuador, y en algún país del Pacto Andino; así como que dicha denominación no es famosa ni notoria. Así mismo, niega que Desarrollo Agropecuario C.A., tenga derecho alguno sobre el slogan “EL VERDADERO SABOR DEL RON”, parte integrante de la marca RON CASTILLO EL VERDADERO SABOR DEL RON, por cuanto este slogan empezó a ser utilizado con el RON CASTILLO desde 1984, mucho antes de que Desarrollo Agropecuario C.A. presente la solicitud de registro No. 16376 en el año de 1989, y después de que PROVEEDORA ECUATORIANA S.A., PROESA había realizado gran campaña publicitaria por los medios de comunicación masivos, con la Marca RON CASTILLLO EL VERDADERO SABOR DEL RON, convirtiéndola en notoria dentro del país. Igualmente, expresa que la Resolución No. 0964997 de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, no ha violado disposición legal alguna, por lo que pide que el Tribunal Distrital consultante rechace la demanda propuesta.

Debe aclarase que esta contestación se hace en calidad de tercero interesado en los resultados del juicio, involucrado en este por pedido expreso del propio actor; que la Procuraduría General del Estado igualmente citada con la demanda comparece por intermedio del Director Nacional de Patrocinio, para dirigirse al Delegado de esa Procuraduría en la Provincia del Azuay, por oficio Nº 00722, del 08 de octubre de 1998, en el cual solamente aclara que el IEPI es el Órgano Nacional Competente en la materia controvertida y, su presidente el llamado a comparecer en el juicio en defensa de los intereses de la Institución demandada, por lo que le solicita al mencionado Delegado Provincial, que comparezca en dicho causa únicamente con el fin de vigilar el trámite procesal; instrucción que la concreta con escrito depositado el 14 de octubre de 1998 ante el Tribunal Distrital Nº 3.

El Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca, en calidad de principal demandado en esta causa, no ha comparecido a contestar la demanda, sin embargo, en los cuerpos II y III del proceso remitido a este Tribunal, se constata una acumulación de causas en las cuales comparecen ex titulares del anterior Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca, en principio contestando una acción que no es la que origina la interpretación prejudicial solicitada y luego, pidiendo se cuente con otro de ellos para fines del proceso.

Tomando en cuenta lo anteriormente expuesto, el Tribunal,

C O N S I D E R A N D O:

1. NORMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

El Tribunal ha dejado sentado en reiteradas ocasiones que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 29 del Tratado de Creación, es el Juez Nacional quien esta facultado autónomamente para solicitar la interpretación prejudicial de las normas que considere necesario interpretar.

No obstante, ha venido sosteniendo igualmente que para cumplir con la finalidad de la interpretación, puede el Tribunal determinar cuales son las normas necesarias para la interpretación requerida. (Interpretación prejudicial 01-IP-94 del 11 de octubre de 1994, caso “MAC POLLO” G.O.A.C. Nº 164 del 02 de noviembre de 1994. Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, Tomo III, 1992, pág. 115).

De acuerdo con ese criterio, este Tribunal estima innecesaria la interpretación del artículo 82 de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina, en sus literales g), h) y j), por considerar que sus respectivas disposiciones no son aplicables al caso motivo de la controversia.

Las normas objeto de esta interpretación son en consecuencia las siguientes:

Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena:

Artículo 81 “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

“Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.“

Artículo 83 “Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

“a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

“(...)

“c) Sean idénticos o se asemejen a un lema comercial registrado, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error;

“d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

“Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;

“e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independiente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;

Artículo 84 “Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:

“a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada;

“b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad promoción de la marca;

“c) La antigüedad de la marca y su uso constante;

d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.

2. CONCEPTO DE MARCA

   La marca pertenece a la categoría de los bienes inmateriales y a su vez está comprendida dentro de los signos distintivos susceptibles de ser...