INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL 40-IP-99

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL 40-IP-99

Solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 83, párrafo a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y 5º del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de los Contencioso Administrativo, Sección Primera, con motivo de la acción de nulidad interpuesta por la sociedad ESCADA A.G., contra los actos administrativos de denegación del registro de la marca “LAUREL” (Proceso interno N° 5325).

Quito, 26 de noviembre de 1999

El TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

V I S T O S:

Que el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio del Honorable Consejero Doctor Juan Alberto Polo Figueroa, ha requerido la interpretación prejudicial del artículo 83, párrafo a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y del artículo 5º del Tratado que crea el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena;

Que este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, siempre que la respectiva solicitud provenga de un juez nacional también con competencia para actuar como juez comunitario -que en el caso lo es la alta jurisdicción consultante-, pero en tanto esas normas resulten pertinentes para la resolución del proceso interno, e, igualmente, que se encuentre conforme la solicitud con las prescripciones de los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal, así como con los requisitos establecidos en el artículo 61 del respectivo Estatuto;

Que se plantea la interpretación en razón de que la sociedad ESCADA A.G., por intermedio de apoderado, la Abogada Ximena Castellanos Abondana, demanda ante la alta jurisdicción consultante la declaratoria de nulidad de las siguientes resoluciones: Nº 52402 del 30 de diciembre de 1994, mediante la cual el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro de la marca “LAUREL”, solicitada para la Clase Internacional 25; la Nº 30634 del 28 de noviembre de 1997, igualmente expedida por el Jefe de esa División, la que resuelve el recurso de reposición, formulado contra la primera; y la Nº 2046 del 1º de julio de 1998, emitida en vía jerárquica por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial y confirmatoria asimismo de las anteriores;

Que fue admitida a trámite la señalada solicitud de interpretación prejudicial, habiendo actuado como sustanciador, y más tarde como ponente, el Magistrado Luis Henrique Farías Mata.

Con vista de todo lo cual, procede este Tribunal a absolver la consulta formulada, previo resumen tanto de los hechos como de las pretensiones de las partes ante el juez nacional, tal como han sido planteados por éste al Tribunal:

a) Los hechos

1. La sociedad ESCADA A.G. presentó el día 09 de julio de 1991 solicitud de registro del signo “LAUREL” destinado a proteger los productos comprendidos en la Clase Internacional 25, habiéndole correspondido a aquella el expediente administrativo Nº 43.695. Publicado el extracto de la misma en la respectiva Gaceta de la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, no fue objeto de observaciones por parte de terceros;

2. Mediante la señalada resolución 52402 del 30 de diciembre de 1994, la División de Signos Distintivos negó el registro del signo “LAUREL”, con base en la existencia del certificado de registro número 96994 para la marca figurativa descrita como ‘representación de una corona de laurel formada por hojas de trazo grueso’, para distinguir todos los productos de la Clase 25 Internacional, a nombre de la sociedad FRED PERRY SPORTWEAR LIMITED”.

3. Interpuestos los recursos previstos en el Derecho interno y resueltos éstos mediante las referidas resoluciones 30634 y 2046, quedó agotada la vía gubernativa, habiéndose acudido ante la jurisdicción contencioso-administrativa consultante.

   b) El escrito de demanda

   Se denuncia la violación de normas del ordenamiento jurídico andino, concretamente las contenidas en la Decisión 344, fundamentándola en los supuestos que de seguidas se resumen:

   La administración -especifican- al momento de emitir las resoluciones ahora impugnadas, incurrió en error cuando consideró que entre las marcas confrontadas existen semejanzas, sin percatarse de que no basta con ello, “sino que además esta semejanza sea capaz de inducir al público a error, circunstancia que ha sido erróneamente apreciada por la Administración”, al no haber aplicado las reglas lógicas y científicas para la comparación marcaria, es decir, no observó: el que la confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas; que éstas deben ser examinadas sucesiva y no simultáneamente; que quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador y tener en cuenta la naturaleza del producto; y que lo que cuentan son las semejanzas y no las diferencias que entre ellas existan;

   Considera la demandante, en relación con la marca que sirvió de fundamento a la Administración para la denegación del signo solicitado, que “el concepto de corona de laurel que expresa el dibujo registrado por la sociedad FRED PERRY SPORTWEAR LIMITED, no se encuentra comprendido en la palabra “LAUREL”. La semejanza es tan sólo aparente y basada en la asimilación de una marca exclusivamente figurativa, con una expresión ortográfica. El concepto en sí mismo de una corona de laurel no es confundible con la expresión LAUREL, pues el primero se refiere a una corona formada por hojas, y la expresión LAUREL trae en la mente de los consumidores la idea de un apellido o nombre masculino”, por lo que “la similitud que se pretende encontrar entre las dos marcas es sólo aparente y no real frente al consumidor y dentro de un mercado existente de productos.”

   Concluyendo en que, “LAUREL creada por ESCADA AG., es una marca reconocida a nivel mundial “y nunca pretenderá ser relacionada o beneficiarse del good will adquirido por la sociedad FRED PERRY LIMITED. Se trata de marcas completamente diferentes y reconocidas en sus campos respectivos. La marca LAUREL es una marca con una distintividad adquirida por la sociedad ESCADA AG. a través de los años y cuya protección ha sido otorgada en varios países del mundo.”

   c) Contestación de la Demanda

   Es presentada por la Superintendencia de Industria y Comercio, y en ella defiende la legalidad de los actos administrativos impugnados, argumentando que en la emisión de los mismos, la facultad legal de la Oficina Nacional Competente “se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria ...”.

   Considera que apreciadas las marcas confrontadas en una visión de conjunto, tomando en cuenta la totalidad de los elementos que las integran y relevando la unidad gráfica y conceptual de las mismas, tal como lo hizo la administración recurrida -expresa- se concluye en que tienen mayor significación o peso comparativo las semejanzas existentes, antes que las diferencias. Por tanto, no cabe duda de que la similitud entre ellas originaría inevitablemente el riesgo de confusión, induciendo a error al consumidor en la identificación de una y otra, y por tanto se vería afectada la libre escogencia de los productos amparados por ambas marcas, las cuales pertenecen a la misma clase 25 del nomenclator correspondiente. (Resaltados de la presente sentencia.)

   Por su parte, estima el Tribunal Andino que, por cuanto las propias resoluciones impugnadas pueden arrojar luces al consultante para el análisis y decisión del caso concreto, resulta conveniente realizar un resumen del contenido de las mismas, incluído el de los fundamentos que las sustentan.

   d) Las resoluciones impugnadas

1. “No. 52402 de 30.DIC.1994.”

   Como se ha dicho, emana de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, y mediante ella considera la administración recurrida haber encontrado “que la marca CORONA DE LAUREL, para distinguir todos los productos comprendidos en la clase 25, está registrada, según consta en el Certificado No. 96994, vigente hasta el 17 de marzo de 1997, cuyo titular es la sociedad FRED PERRY SPORT WEAR LIMITED”, .... y que al ser comparada ésta con la solicitada en registro “es confundiblemente semejante”. (Resaltado de la presente sentencia.)

2. “No. 30634 de 28.NOV.1997.”

   Emitida por la misma División de Signos Distintivos para resolver el recurso de reposición interpuesto contra la...