INTERPRETACION PREJUDICIAL 15-IP-99

EmisorTribunal de Justicia de la Comunidad Andina

INTERPRETACION PREJUDICIAL 15-IP-99

Solicitud proveniente del Consejo de Estado de la República de Colombia, Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo, relativa a la interpretación prejudicial de los artículos: 18, 19 y 20 de la Decisión 24; 3, 4, 5, 18, 19 y 20 de la Decisión 220; y 108 de la Decisión 344; todas ellas emanadas de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y formulada con motivo de la acción de nulidad interpuesta por la sociedad C.A. CIGARRERA BIGOTT SUCS. en la acción de cancelación iniciada contra el registro de la marca “BELMONT” (proceso interno correspondiente al expediente N° 3448); e interpretación de oficio del artículo 110 y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344.

Quito, 27 de octubre de 1999

El TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

V I S T O S:

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio del Consejero Ponente Doctor Manuel S. Urueta Ayola, ha requerido de este Tribunal la interpretación prejudicial de los artículos: 18, 19 y 20 de la Decisión 24; 3, 4, 5, 18, 19 y 20 de la Decisión 220; y 108 de la Decisión 344; emanadas de la Comisión del Acuerdo de Cartagena;

La competencia de este Tribunal Comunitario Andino para interpretar en vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional también con competencia para actuar como juez comunitario -tal en el caso, la alta jurisdicción consultante-, en tanto aquellas resulten pertinentes para la resolución del proceso interno, y que igualmente dicha solicitud se encuentre conforme con las prescripciones contenidas en los artículos 28 y 29 del Tratado de Creación del Tribunal así como con los requisitos establecidos en el artículo 61 del respectivo Estatuto (Decisión 184 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena) complementario del Tratado;

Y que se plantea la interpretación en razón de que la sociedad C.A. CIGARRERA BIGOTT SUCS., por intermedio de apoderado, demanda ante la alta jurisdicción consultante la declaratoria de nulidad de las señaladas resoluciones números 5000, del 09 de marzo de 1995, expedida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio “POR LA CUAL SE NIEGA LA CANCELACIÓN DEL REGISTRO DE UNA MARCA” y 852, del 21 de junio de 1995, emitida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, confirmatoria de la anterior. La demandante solicita además que, luego de anuladas las resoluciones impugnadas, se proceda a la cancelación del registro marcario de la marca “BELMONT” propiedad de PHILLIP MORRIS PRODUCTS INC.

Con vista de todo lo cual este Tribunal pasa a absolver la consulta formulada, previo resumen tanto de los hechos como de las pretensiones de las partes ante el juez nacional, y al respecto OBSERVA:

A) Consulta formulada

Los hechos y el derecho supuestamente vulnerados son conforme al texto de aquella, los siguientes:

  1. “La sociedad Philip Morris Incorporated obtuvo en Colombia, el 22 de agosto de 1963, el registro de la marca ‘BELMONT’ núm. 54551 para amparar los productos comprendidos en la clase 21 del decreto 1707 de 1931, el que fue traspasado, el 19 de diciembre de 1989, a Philip Morris Products Inc. Ese registro se ha venido renovando en Colombia ininterrumpidamente en 1968, 1973, 1978, 1983, 1988 y 1993.

  2. “A partir del 26 de junio de 1978, fecha de entrada en vigencia de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena y hasta la renovación que se solicitó en 1988 inclusive, se le exigió a Philip Morris Products Inc. que demostrara el uso efectivo de la marca ‘BELMONT’ en orden a obtener su renovación, de conformidad con lo sostenido por el Tribunal Andino de Justicia en sentencia del 08 de febrero de 1991, cuando afirmó que: ‘...se requiere probar que la marca es usada de manera pública y no equívoca, circunstancia que -según la demandante y así lo transcribe el juez consultante- Philip Morris nunca demostró, al no usar la marca en forma efectiva en los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena.

  3. “El 12 de diciembre de 1991 entró en vigencia la Decisión 311 que derogó la Decisión 85 y que, a su vez, fue reemplazada por la Decisión 313 del Pacto Andino, vigente desde el 14 de febrero de 1992.

  4. “El 02 de julio de 1993, la sociedad Bigott solicita la cancelación del Registro 54551 [ante la Superintendencia de Industria y Comercio, División de Signos Distintivos] para la marca ‘BELMONT’ de Philip Morris, aduciendo que es fabricante de cigarrillos en Venezuela y que es ‘...licenciataria inscrita en ese país para el uso de la marca BELMONT registrada en Venezuela por Inversiones Plurimarcas C.A., para cigarrillos, entre otros productos. Que Philip Morris no había usado su marca BELMONT -siempre, según el parecer de la demandante, textualmente transcrito por el juez requirente- en ninguno de los países del Pacto Andino durante los cinco años consecutivos precedentes a la fecha en que se radicó la solicitud de cancelación.’

  5. “Mientras cursaba la solicitud mencionada ante la Superintendencia de Industria y Comercio, el 1º de enero de 1994 entró en vigencia la Decisión 344 del Pacto Andino que derogó la Decisión 313. No obstante que se mantuvieron las mismas reglas relativas al uso de las marcas, se redujo de cinco a tres años el tiempo requerido para que se configure el no uso efectivo de la marca en al menos uno de los países del Pacto Andino.

  6. “La Superintendencia le corrió traslado de la solicitud de cancelación al representante legal de Philip Morris,” respondiendo éste que “... la Decisión 313 no podía ser aplicable, pues cancelar una marca por no uso implicaría...retroactividad, argumento considerado -también en la vía administrativa interna- por la hoy demandante en vía judicial contencioso-administrativa, C.A. CIGARRERA BIGOTT SUCS., como “inaceptable pues la regla de tener que usar la marca durante la vigencia del registro o perderla, venía desde el artículo 595 del C. de Co, la Decisión 85 y la Decisión 311.” (Véase página 04, párrafo segundo de la consulta formulada por el juez nacional, al folio 05 del expediente que reposa en la Secretaría de este Tribunal Andino).

    Expone además la alta Institución consultante:

  7. “Por medio de la resolución 5000 del 09 de marzo de 1995 -según lo narrado por la alta jurisdicción consultante-, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio negó la cancelación” explicando previamente “que: ‘...antes de cualquier otra consideración es necesario entrar a estudiar la afirmación que hace el titular de la marca en el sentido de que existía una justa causa para el no uso dentro del período comprendido entre el 17 de abril de 1984 y el 24 de julio de 1990, pues de llegar a comprobarse tal afirmación no sería necesario analizar los otros aspectos de la solicitud, pues no se cumpliría con un elemento necesario de la causal establecida en el inciso primero del artículo 108 de la referida Decisión 344, en el sentido de que el no uso se ha debido presentar sin motivo justificado’ ”, fundamentada la denegatoria, tal como lo alega la demandada, en una:

  8. Resolución “... del Consejo Directivo de Comercio Exterior Núm. 29 de abril 17 de 1984 que trasladó a la lista de prohibida importación las posiciones arancelarias correspondientes a ‘cigarrillos o puros, cigarrillos que contengan tabaco negro y cigarrillos que contengan tabaco rubio’, prohibición que estuvo vigente, según la División de Signos Distintivos hasta el 24 de julio de 1990”. Por lo cual: “Dicha División concluyó que Philip Morris ‘estuvo relevada de la obligación de uso en el territorio colombiano durante el período comprendido entre el 24 de julio de 1990 y el 17 de abril de 1998 (sic) en razón de que el ordenamiento interno de nuestro país le impedía importar los bienes que distinguen su marca, vale decir, cigarrillos’, y por ende -conforme a la consulta formulada a este Tribunal- dio por probada la justa causa para el no uso en Colombia por parte de Philip Morris de su registro Núm. 54.551 para BELMONT ...

  9. “La decisión reseñada fue confirmada por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial mediante la resolución núm. 852 de 21 de junio de 1995, manteniendo la posición de que la razón para que la División de Signos Distintivos negara la solicitud de cancelación fue por que Philip Morris ‘acreditó la existencia de una justa causa que impidió el uso de la marca en Colombia durante el período comprendido entre el 17 de abril de 1984 y el 24 de julio de 1990’, para concluir que ‘en el asunto en estudio se configuró la restricción en las importaciones de productos comprendidos en la clase 34...situación que originó que la sociedad Philip Morris no pudiera, durante dicho lapso, usar en nuestro país la marca BELMONT’.” (Lo resaltado aparece en la solicitud de interpretación, formulada por el juez requirente).

    Considera el demandante que en la expedición de las resoluciones impugnadas se ha violado por tanto el artículo 108 de la Decisión 344, fundamentando su afirmación en un prolijo análisis de esa norma, de los fundamentos que la sustentan -a su juicio falsamente- las resoluciones impugnadas, de la defensa de la administración y de la coadyuvancia asumida por PHILIP MORRIS.

    Resalta entre los argumentos el de que la prohibida importación de cigarrillos a Colombia no puede entenderse de ninguna manera como “la única forma de uso” del distintivo “BELMONT”, dado que PHILIP MORRIS PRODUCTS INC. “...siempre pudo perfectamente haber importado varios de los productos que su marca BELMONT ampara, v.gr. rapé, fósforos, papel para cigarrillos, pipas, boquillas, ceniceros, tabaqueras...”.

    Finalmente, la actora sociedad C.A. CIGARRERA BIGOTT SUCS. solicita que se declare la nulidad de las ya identificadas resoluciones, y que se proceda por tanto a cancelar el...

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