INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL 25-IP-98

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL 25-IP-98

Interpretación prejudicial de los artículos 56 y 58 párrafos a), f) y g), de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e interpretación de oficio de los artículos 108 y 113 de la Decisión 344. (Marca “PINTUBLER”, Proceso Interno No. 3631, incoado por la COMPAÑÍA PINTUCO S.A.)

Quito, 03 de marzo de 1999

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

V I S T O S:

Que el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través del Consejero Ponente Doctor Manuel Urueta Ayola, solicita la interpretación prejudicial del artículo 56 y 58, párrafos a), f) y g), de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena;

Que la consulta se tramita con observancia de lo dispuesto por el artículo 61 del Estatuto del Tribunal y demás disposiciones comunitarias pertinentes.

Procede a absolverla, previo resumen de los hechos y de los planteamientos de las partes ante el juez nacional, resumen que se realiza en los siguientes términos:

A) La resolución impugnada:

Es la N° 12481 del 31 de diciembre de 1990, emanada de la antigua División de Propiedad Industrial (hoy División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio), y se fundamenta exclusivamente en el siguiente considerando, que se transcribe a continuación con la correspondiente parte resolutoria de la misma:

“CONSIDERANDO:

“Que la solicitud de Registro de MARCA contenida en las presentes diligencias, reúne los requisitos previstos en la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. (D. 1190/78).

“RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Concédese el Registro de la MARCA PINTUBLER (ETIQUETA) CONSISTENTE EN UN CHORRO DE PINTURA QUE CAE SOBRE LA EXPRESIÓN: ‘PINTUBLER’, TAL COMO SE APRECIA EN LA ETIQUETA. DICHO CHORRO SERÁ DE COLORES VARIADOS DE ACUERDO A LA PINTURA QUE CONTENGA EL TARRO RESPECTIVO. SEGÚN MODELO ADJUNTO.

Por otra parte, cursa en autos una resolución administrativa, la No. 11175 del 29 de junio de 1995 emanada de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, no mencionada por el demandante ni por el consultante pero que, como se verá más adelante, su análisis por el juez nacional podría tener importancia dentro del proceso interno. Su texto es el siguiente:

“CONSIDERANDO:

“Que la solicitud de renovación de la marca que se tramita bajo el expediente indicado en la referencia, cumple los requisitos previstos en las disposiciones legales vigentes.

“RESUELVE:

“ARTICULO PRIMERO: Conceder la renovación del registro de: LA MARCA MIXTA: PINTUBLER (ETIQUETA)...

VIGENCIA: Del 31 de DICIEMBRE de 1995 HASTA EL 31 de DICIEMBRE del 2005.

B) Los hechos:

La alta jurisdicción consultante concreta el contenido de la solicitud de nulidad, en los siguientes términos:

“1°) La sociedad PINTU-BLER DE COLOMBIA LTDA. solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro de la marca PINTU BLER (ETIQUETA) para distinguir productos de la clase 2a. de la Clasificación Internacional de Niza.

“2°) Mediante la resolución 12481 de 31 de Diciembre de 1990 la División de Signos Distintivos otorgó el registro de la marca PINTU BLER (ETIQUETA) para distinguir productos de la clase 2a de la Clasificación Internacional de Niza, a nombre de la sociedad PINTU-BLER DE COLOMBIA LTDA.

“3°) El apoderado de la sociedad demandante, SOCIEDAD COMPAÑÍA PINTUCO S.A., presenta la demanda de nulidad ante el Consejo de Estado, Sección Primera, esgrimiendo los argumentos jurídicos por los cuales debe declararse nula la resolución demandada, la cual concede el registro de la marca PINTU BLER (ETIQUETA) para distinguir productos de la clase 2a del Decreto 755 de 1972 o Clasificación Internacional de Niza, a nombre de la sociedad PINTU - BLER DE COLOMBIA LTDA.

4°) La marca otorgada a PINTU-BLER DE COLOMBIA LTDA., mediante la resolución aquí impugnada es ilegal, por cuanto la marca PINTUBLER + GRÁFICA no es distintiva, toda vez que ésta en su parte nominativa reproduce la marca PINTUFLEX y la marca notoria PINTUCO.

Estima el Tribunal que respecto de este punto hay que considerar también el hecho de que la marca PINTUBLER fue concedida en 1990 y la demanda de nulidad se interpone cinco (5) años después.

C) La demanda:

Conforme a lo ya anunciado, procede este Tribunal a resumir los argumentos expuestos por la parte demandante, COMPAÑÍA PINTUCO S.A.:

1. - Que la recurrente impugnó el registro de la marca PINTU-BLER (ETIQUETA) fundamentándose en el hecho de que con el transcurso de los años la actora ha venido explotando sus derechos de propiedad industrial con base en la marca PINTUCO y específicamente en el radical PINTU, y que el uso reiterado de la misma por más de 39 años ha hecho que la marca PINTUCO adquiera la categoría de “notoria”.

2. - Que la importancia del radical PINTU consiste en que ha adquirido relevancia comercial gracias a los esfuerzos realizados por la COMPAÑÍA PINTUCO S.A. para que el consumidor distinga los productos y marcas de esa Compañía a través de las expresiones que hagan uso de dicho radical, lo que le permite a aquél asociar todas esas marcas y concluir en que tienen la misma procedencia empresarial.

3. - Que la marca PINTUCO es ampliamente conocida en el mercado colombiano no sólo por los especialistas del ramo sino en general por el público consumidor. Afirma que es un hecho notorio que la marca PINTUCO es notoriamente conocida por todos los colombianos, gracias a la promoción que la demandante ha efectuado de la misma y a la calidad de sus productos. Continúa afirmando que ésta es la razón por la que, además de utilizar marcas que identifiquen específicamente sus productos, ella siempre hace uso de la marca PINTUCO a efecto de imprimirles a éstos un factor de calidad.

4. - Que desde el punto de vista ideológico también se presenta confusión, por cuanto un consumidor al apreciar en el mercado las dos marcas, podría considerar que los productos provienen de un mismo fabricante en razón de la utilización del radical PINTU. Este elemento sicológico, que los consumidores potenciales aprehenden o captan entre el signo y el producto, es el que esgrime a su favor la sociedad PINTU-BLER DE COLOMBIA LTDA. para lograr sus pretensiones procesales. En la mente de los consumidores la marca PINTUBLER les trae a la memoria como origen empresarial de ese producto, la COMPAÑÍA PINTUCO S.A.; y adicionalmente les representa también unas características, un grado de calidad y por supuesto el prestigio o buena fama del producto distinguido con la marca PINTUFLEX, ésta propiedad de la COMPAÑÍA PINTUCO S.A.

5. - Que la expresión PINTUBLER de la marca figurativa PINTUBLER es similar y por tanto confundible con la marca notoria PINTUCO, porque para nadie es un secreto que la COMPAÑÍA PINTUCO S.A. ha hecho notoria la marca PINTUCO, de tal manera que el público consumidor asocia dicha expresión a las marcas y productos de dicha compañía; es así como al existir en el mercado la marca figurativa PINTUBLER, el público consumidor inmediatamente la identificará, en criterio de la recurrente, con las marcas PINTUCO y PINTUFLEX de la COMPAÑÍA PINTUCO S.A.

6. - Que la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio en varias ocasiones ha reconocido a las marcas de la COMPAÑÍA PINTUCO S.A. su fuerza distintiva, habiendo rechazado solicitudes de registro de marca, por utilizar expresiones similares a las registradas por la COMPAÑÍA PINTUCO S.A.

7. - Que aun cuando la marca cuya nulidad se demanda posee un gráfico, no es plenamente distintiva de las marcas pertenecientes a la COMPAÑÍA PINTUCO S.A. La confusión puede darse teniendo en cuenta las semejanzas, antes que las diferencias -expresa- pues la similitud entre dos marcas depende de los elementos semejantes y no de los que son distintivos. Concluye en que la marca registrada es el resultado de una serie de imitaciones.

8. - Que -agrega- la COMPAÑÍA PINTUCO S.A. tiene registrada tanto en Colombia como en otros países de la Comunidad Andina y del resto del mundo, tanto la marca PINTUCO como otras que contienen el prefijo PINTU, lo que pretende demostrar acompañando un listado ad hoc.

D) La defensa de la administración:

Sostiene que la resolución impugnada se emitió conforme a derecho y ajustada a las disposiciones de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, insistiendo en los siguientes puntos:

“...es pertinente hacer un examen conjuntual de ‘PINTUFLEX’, ‘PINTUCO’ y ‘PINTUBLER (etiqueta)’, tomando como un todo el vocablo o expresión. ...Y es evidente que no existen entre las marcas en comento semejanzas que, de coexistir en el mercado, generen confusión y dificultad de identificación de los productos entre los consumidores.

“Así lo reiteró este Despacho en su momento al señalar en la Resolución No. 12481 -impugnada- que el estudio de confundibilidad implica comparar las marcas en debate en su conjunto, evitando el fraccionamiento de los signos que se comparan o el examinarlos en sus detalles, de donde se deduce que a pesar de que la marca solicitada reproduce parcialmente la registrada, en aquella sobresale la terminación ‘BLER’ que le imprime una nota de distintividad y novedad respecto de ésta.

Tanto la Doctrina como la Jurisprudencia han aceptado que si las expresiones coinciden [en] el radical, siendo éste un término de uso común, como en el caso que nos ocupa en el que los dos vocablos que se comparan comparten la expresión ‘PINTU’, la cual es muy frecuente para distinguir los productos de la clase segunda del artículo 2° del Decreto 755 de 1972

, el signo es registrable.

En otras palabras, se convierte en un radical de uso común, no siendo, por tanto, susceptible de apropiación individual. Teniendo las dos...