INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL No. 35-IP-98

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL No. 35-IP-98

Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literal h); 83 literal a) y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, con motivo de la acción de nulidad interpuesta por el Sr. Alfredo Cybulkiewicz Oviedo, contra el acto denegatorio del registro del signo “GLEN SIMON”, para distinguir productos comprendidos en la Clase Internacional No. 33; e interpretación de oficio de los artículos 82 literal i), 93 y 113, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. (Proceso Interno No. 4467).

Quito, 30 de octubre de 1998

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

V I S T O S:

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala Contencioso-Administrativa, Sección Primera, a través del Consejero Ponente Doctor Juan Alberto Polo Figueroa, solicita la interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literal h), 83 y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dentro del proceso instaurado por el Sr. Alfredo Cybulkiewicz, con el fin de obtener la nulidad de la resolución N° 25785 del 28 de noviembre de 1996, emanada de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, mediante la cual se declararon fundadas las observaciones presentadas por las sociedades “THE SCOTCH WHISKY ASSOCIATION” y “DESTILERÍA CARUPANO C.A.”, negándose el registro del signo “GLEN SIMON (nominativa)” como marca, para distinguir productos comprendidos en la clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza.

Que el Tribunal con el fin de tener una visión global sobre los puntos controvertidos, estima conveniente referirse con más detalle a las piezas remitidas por el Consejero de Estado junto con la solicitud de interpretación. En este sentido:

A) La resolución N° 25785, expedida por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, por la que se declaró fundada la observación al registro de la marca “GLEN SIMON” y se negó su inscripción, en cuyo considerando tercero señala:

Que para que una marca esté incursa en la causal del considerando primero se debe dar uno de varios hechos, uno de los cuales consiste en que se induzca a engañar a los medios comerciales y al público sobre la procedencia o naturaleza de los productos o servicios. En el caso que nos ocupa la marca que se pretende registrar GLEN SIMON, pretende amparar bebidas alcohólicas (con excepción de cervezas), lo que daría lugar a que el consumidor tuviera problemas reales en identificar el origen o procedencia de los productos. En consecuencia, esta oficina considera que, la marca objeto de la solicitud está comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 82 literal h) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

B) Que el Consejero Ponente en su solicitud, sintetiza los hechos considerados por él como relevantes y por tanto necesarios para proceder a la presente interpretación:

1. - “El señor ALFREDO CYBULKIEWICZ OVIEDO, el día 10 de octubre de 1995, presentó solicitud de registro de la marca GLEN SIMON para distinguir productos comprendidos en la clase 33 del artículo 2° del decreto 755 de 1972 o Clasificación Internacional de Niza, solicitud que fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial número 425.

2. - “La sociedad THE SCOTCH WHISKY ASSOCIATION presentó demanda de observaciones (oposición), al registro de la marca GLEN SIMON, argumentando que la palabra GLEN era una indicación de la procedencia del producto. La sociedad DESTILERÍA CARUPANO presentó igualmente demanda de observaciones, arguyendo que era titular, en Venezuela, de la marca DON SIMON, para distinguir licores alcohólicos.

3. - “Surtido el trámite de rigor, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la resolución 25785 de 28 de noviembre de 1996, declaró fundada la oposición y negó el registro de la marca GLEN SIMON solicitado, argumentándose que el registro encuadra dentro de una de las causales de irregistrabilidad contenidas en el literal h) del artículo 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

4. - “Contra la resolución 25785 de 28 de noviembre de 1996, el señor ALFREDO CYBULKIEWICZ OVIEDO, por intermedio de apoderado, interpuso recurso de apelación, el que a la fecha de presentación de la demanda, no había sido resuelto.

   “FUNDAMENTOS DE DERECHO

   “En los fundamentos de derecho manifiesta la actora que se violaron las siguientes normas de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena:

   “a) El artículo 81 de la Decisión 344, dado que la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio ignoró que la marca GLEN SIMON es un signo perceptible y suficientemente distintivo, susceptible de representación gráfica, por cuanto: a) Es un signo que se percibe por los sentidos de la audición y vista; b) Distintivo ya que es individual y singular que puede diferenciarse de cualquier otro; c) Susceptible de representación gráfica porque el signo GLEN SIMON permite hacerse una idea del signo objeto de la marca, mediante palabras o figura.

   “b) El literal h) del artículo 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por aplicación indebida, si se tiene en cuenta que el producto que se pretende distinguir con la marca GLEN SIMON no tiene la posibilidad de engañar al público consumidor sobre su procedencia.

   “Como el producto que se pretende distinguir con la marca GLEN SIMON es escocés, tampoco existe engaño o posibilidad de confusión, por cuanto comparte las cualidades que identifican y caracterizan a los licores escoceses. Otra razón por la cual el signo GLEN SIMON no puede causar engaño a los consumidores está dada en que el vocablo GLEN si bien puede significar valle en lengua inglesa, el público consumidor no relaciona esa palabra con sitio geográfico alguno.

   “Si algún producto puede inducir al consumidor a error sobre la procedencia de los productos, es precisamente el signo DON SIMON, registrado en Venezuela a nombre de DESTILERÍA CARUPANO C.A.

   “c) El artículo 83 de la citada Decisión, por cuanto ningún registro en los demás países del Grupo Andino, constituye causal de irregistrabilidad en nuestro país. No obstante, los signos DON SIMON y GLEN SIMON no son confundibles entre sí, porque el signo de la actora se pronuncia ‘sái man’, y el de DESTILERÍA CARUPANO C.A., simplemente como ‘si/món’. Por tanto, agrega, no existe ninguna similitud fonética entre las expresiones "SIMON" de los signos en conflicto.

   “Además, existe una doble diferencia ideológica, puesto que el vocablo SIMON en castellano hace referencia a un nombre, que es el caso del signo DON SIMON, en contraposición, en lengua inglesa, el vocablo SIMON hace referencia a un apellido, situación dada en el caso del signo GLEN SIMON.

   “Es evidente que se violó el artículo 83, por aplicación indebida, pues no existe identidad entre las marcas GLEN SIMON y DON SIMON, ni similitud que entrañe la posibilidad de confusión entre el público consumidor.

   d) El artículo 95 de la Decisión 344, en concordancia con los artículos 84 y 35 del C.C.A., por falta de aplicación, toda vez que en la resolución demandada no se hizo pronunciamiento alguno sobre los alegatos presentados, que debieron ser tenidos en cuenta en la decisión Administrativa demandada. En consecuencia, el acto administrativo acusado fue proferido violando los artículos citados, puesto que no existió una apropiada motivación del acto, ya que no se resolvieron todas las cuestiones planteadas durante el trámite.

   C) Acción de nulidad ejercida contra la resolución 25785

   Considera el actor que el signo cuyo registro ha solicitado “GLEN SIMON” no es engañoso, dado que:

   “...En el presente caso, si bien la palabra GLEN puede ser, para el público consumidor, evocativa de la cultura anglosajona, también es cierto que el consumidor final no podría relacionar dicho vocablo con un lugar geográfico determinado. Para que un significante pueda llevar a confusión al público consumidor, se requiere que haya una relación causal necesaria entre dicho signo y un lugar geográfico reconocido públicamente como de procedencia de tal o cual producto, con determinada calidad o característica, circunstancia esta que no se da en el caso del signo GLEN SIMON.

   (...)

   ...el argumento de que GLEN constituye una indicación de procedencia que da lugar a equívocos en cuanto al origen del producto, queda desvirtuado por el hecho de que, significando en lengua inglesa ‘valle’, es impensable pretender que la palabra ‘valle’ sea definitoria de un lugar geográfico determinado, en otros términos, un valle es un lugar tan indeterminado como un cabo o como un puerto. Evidentemente si tomamos a manera de ejemplo, la palabra ‘bosque’, dicho vocablo es connotativo de todos los bosques de la tierra, de cualquiera de ellos, pero no es indicativa, ni definitoria de un bosque en específico. Igual situación tenemos con la locución GLEN, que en lengua inglesa significa ‘valle’.

   Considera así mismo, la actora que: “...aunque no se invocó (y no había por que hacerlo) la causal de irregistrabilidad contenida en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344, es importante tener en cuenta que en la parte considerativa de la dicha decisión se hace alusión al hecho de estar registrada, en la República de Venezuela, la marca DON SIMON, a nombre de DESTILERÍA CARUPANO C.A.” En tal sentido, argumenta “que ningún registro en los demás países del Grupo Andino, constituye, per se, causal de irregistrabilidad en nuestro país. No obstante lo anterior, los signos DON SIMON y GLEN SIMON no son confundibles entre sí...”

   D) Contestación de la demanda por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio a la solicitud de nulidad formulada por ALFREDO CIBULKIEWICZ...