INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL No. 32-IP-97

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL No. 32-IP-97

Interpretación prejudicial de los artículos 81, 83 literal g) de la Decisión 344 y 1, 3 y 7 de la Decisión 351, de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo, con motivo de la acción de nulidad interpuesta por la sociedad VICAR DE COLOMBIA S.A., contra los actos contenido en las resoluciones números 49049 y 1677, denegatorias del registro de la marca “TERMINATOR”, solicitada para proteger productos comprendidos en la Clase Internacional No. 05, proceso interno correspondiente al expediente N° 4212.

Quito, 02 de octubre de 1998

El TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

V I S T O S:

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio del Consejero Ponente Doctor Ernesto Rafael Ariza Muñoz, ha requerido de este Tribunal la interpretación prejudicial de los artículos 81, 83 literal g), de la Decisión 344, y 1, 3 y 7 de la de Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Se plantea la interpretación en razón de que la Sociedad VICAR DE COLOMBIA S.A., por intermedio de apoderado, demanda ante la alta jurisdicción consultante la declaratoria de nulidad de las resoluciones números 49049, de 30 de noviembre de 1994, expedida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio “POR LA CUAL SE NIEGA EL REGISTRO DE UNA MARCA”, y 1677, del 8 de agosto de 1996, confirmatoria de la anterior, ésta emitida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio.

A continuación procede este Tribunal a absolver la consulta formulada, previo resumen tanto de los hechos como de las pretensiones de las partes ante el juez nacional, y al respecto observa:

A) LAS RESOLUCIONES IMPUGNADAS

Se fundamentan básicamente en los considerandos pertinentes, los cuales son transcritos seguidamente en la presente sentencia junto con la respectiva parte propiamente resolutoria de los actos impugnados.

1. - Resolución No. 49049 del 30 de noviembre de 1994

   Expresa en lo pertinente:

   TERCERO: Que el signo TERMINATOR cuyo registro se solicita corresponde al título de una obra cinematográfica de autor distinto del peticionario, y cuyo consentimiento no se acredita en el expediente, razón por la cual encuadra dentro de una de las causales de irregistrabilidad, específicamente la contenida en el literal g) del artículo 83 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, que prohibe el registro de las marcas que: ‘Consistan en títulos de obras literarias, artísticas o científicas y los personajes ficticios o simbólicos que sean objeto de un derecho de autor correspondiente a un tercero, salvo que medie su consentimiento’.

   “CUARTO: Que el examen de registrabilidad implica establecer si el signo cuyo registro se solicita cumple con todas las condiciones legales para servir como distintivo de un producto o servicio en el tráfico comercial, incluyendo la manera como pueda ser recibido por el público en general, de tal forma que no pueda confundir al consumidor sobre el origen de los bienes, o sobre los empresarios que los producen. Igualmente se busca proteger los derechos de terceros, que resultarían afectados en caso de que el título de la obra se utilizara sin su consentimiento en actividades comerciales como marca de un producto.

   “En consecuencia,

   “RESUELVE:

   ARTICULO PRIMERO: Negar el registro de la expresión TERMINATOR para distinguir todos los productos de la clase 5 del artículo 2 del Decreto 755 de 1972, solicitada por VICAR DE COLOMBIA S.A. con domicilio en SANTAFE DE BOGOTÁ, COLOMBIA.

2. - Resolución No. 1677 del 08 de agosto de 1996

   Conforme a ella:

   “La causal de irregistrabilidad contenida en el literal g) del artículo 83 de la Decisión 344 impide el registro de las marcas que en relación con derechos de terceros, afectan en (sic) los ‘títulos de obras literarias, artísticas o científicas y los personajes ficticios o simbólicos que sean objeto de un derecho de autor correspondiente a un tercero, salvo que medie su consentimiento.’

   “De acuerdo con la norma transcrita, establecida la existencia de un derecho de autor, se precisará de la autorización del titular para poder tener derecho a obtener el registro como marca de la expresión de que se trate.

   “En el presente caso, como acertadamente sostuvo la División de Signos Distintivos, el signo TERMINATOR corresponde al título de una muy conocida obra cinematográfica de autor distinto del peticionario, cuyo consentimiento no se acreditó, y... no es un término genérico, por lo que encuadra en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal g) mencionado.

   “Debe aclararse que lo que busca la norma supranacional andina es la protección del titular de los derechos de autor, independientemente de que el título de la obra corresponda a una palabra en otro idioma.

   “En virtud de lo expuesto, se

   “RESUELVE:

   ARTICULO PRIMERO: confirmar la resolución número 49049 del 30 de noviembre de 1994, emanada del Jefe de la División de Signos Distintivos.

   B) LOS HECHOS Y EL DERECHO SUPUESTAMENTE VULNERADOS

   Son, conforme al criterio de la alta jurisdicción consultante, los siguientes:

   “a) El 10 de agosto de 1.992 la actora solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca ‘TERMINATOR’ para amparar productos de la clase 5a. de la Clasificación Internacional de Niza.

   b) A través de los actos acusados se negó el registro de dicha marca por considerar que estaba incursa dentro de la causal de irregistrabilidad establecida en el literal g) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que prohibe el registro como marcas [de las] que consistan en títulos de obras literarias, artísticas o científicas y los personajes ficticios o simbólicos que sean objeto de un derecho de autor que corresponda a un tercero, salvo que medie su consentimiento.

   Conforme a la siguiente transcripción literal del escrito proveniente del Consejo de Estado, las imputaciones de violación aducidas por la actora son las siguientes:

   “- Se violó el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, porque la marca en cuestión reúne los requisitos de perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica.

   “Se cumple con el requisito de la distintividad porque la marca de marras se puede diferenciar de cualquier otra, porque mal podría pensarse que un veterinario al momento de recetar este producto pudiera siquiera lejanamente imaginar que, en el evento de que exista una película con dicho nombre, la industria hollywoodense se ha dedicado a producir vermífugos y que es por tanto la productora de dicho antiparásito.

   “- Se violó el artículo 83 literal g) ibídem, porque la Superintendencia de Industria y Comercio consideró que la referida marca estaba incursa en la causal de irregistrabilidad a que se contrae dicha norma, al darle a las causales de irregistrabilidad mayores alcances que los que de acuerdo con una sana interpretación puedan tener, toda vez que le dio equivocadamente una interpretación extensiva, desconociendo el hecho de que como norma limitativa del principio general de derecho a registro, debe ser aplicada restrictivamente, es decir, sólo en los casos en que la similitud lleve a la confundibilidad de una marca.

   “El vocablo ‘TERMINATOR’ significa el que termina, el que acaba; no tiene como significado exclusivo la película. No es alusivo al nombre de obra cinematográfica alguna. Además, no está probado el registro del derecho de autor, y la existencia de la obra no constituye hecho notorio.

   “- Se violó el artículo 1º de la Decisión 351, en concordancia con el artículo 83 de la Decisión 344, porque un vocablo de uso común en una lengua no constituye obra del ingenio. El derecho de autor está instituido para proteger la creación artística, la obra original, no el título de la obra, el cual, si se quiere proteger, se debe registrar como marca.

   “- Se violó el artículo 3º ibídem, porque el vocablo ‘TERMINATOR’ no constituye una creación intelectual original, no es ni siquiera una creación no original.

   - Se violó el artículo 7º ibídem, porque no son objeto de protección las formas que no constituyan medio de descripción, explicación o ilustración de las ideas del autor. En este caso la utilización de un vocablo de uso común en los países angloparlantes no constituye una forma de descripción de las ideas del autor, pues tal vocablo poco o nada es lo que puede decir acerca de una obra en general, y menos aún de una obra cinematográfica.

   C) ESCRITO DE DEMANDA:

   Pero igualmente se permite transcribir el Tribunal otros argumentos expuestos por la parte demandante VICAR DE COLOMBIA S.A. reforzatorios de los precedentes en los cuales también insiste:

   “Olvida el Despacho que las circunstancias que determinan cuándo una marca no puede ser registrada constituyen la excepción, pues la regla general es la registrabilidad. Por lo tanto, no se puede, ...limitando los derechos que tienen los solicitantes al registro, ...darle a las causales de irregistrabilidad mayores alcances de los que de acuerdo a una sana interpretación puedan tener. Por estas razones se violó el mencionado artículo 83 de la Decisión 344 por ser aplicado indebidamente, ya que se le dio equivocadamente una interpretación extensiva, desconociendo el hecho de que como norma limitativa del principio general de derecho a registro, debe ser aplicada restrictivamente, es decir, sólo en los casos en que la similitud lleva a la confundibilidad de una manera indefectible.

   “El vocablo TERMINATOR usado por VICAR DE COLOMBIA S.A., es un significante que no tiene como significado exclusivo la película, pues es un vocablo latino que significa ‘terminador’, es decir, el que termina, el que acaba; y puede ser usado para distinguir muchos...