INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL No. 07-IP-97

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL No. 07-IP-97

Interpretación prejudicial de los artículos 71 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, hoy 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y 84 de esta última, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo, con motivo de la acción de nulidad interpuesta por la sociedad EBEL INTERNATIONAL LIMITED contra los actos administrativos contenidos en las resoluciones números 35971 y 507, denegatorios del registro de la marca de productos “EBEL SPA”, comprendida ésta dentro de las Clase Internacional Nº 03, en el proceso interno correspondiente al expediente Nº 3449; e interpretación de oficio del artículo 73, letra e), de la Decisión 313.

Quito, 07 de julio de 1998

El TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA,

V I S T O S:

La solicitud de interpretación prejudicial proveniente del Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, requerida de este Tribunal por intermedio del Consejero Ponente Doctor Ernesto Rafael Ariza Muñoz, y relativa a los artículos 71 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, hoy artículo 81 de la Decisión 344, y 84 de esta última Decisión.

Que se plantea la interpretación en razón de que la Sociedad EBEL INTERNATIONAL LIMITED por intermedio de apoderado, demanda ante la alta jurisdicción consultante, la declaratoria de nulidad de las resoluciones Nos. 35971 del 31 de diciembre de 1993, expedida por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se declaró fundada la observación formulada por la Sociedad FABRIQUE EBEL S.A. y se niega el registro de la marca “EBEL SPA”; y 507 de 31 de marzo de 1995, expedida por el Superintendente de Industria y Comercio, mediante la cual fue confirmada la anterior.

A continuación procede este Tribunal a absolver la consulta formulada, previo resumen de los hechos y de las pretensiones de las partes ante el juez nacional. Al respecto observa:

A) LAS RESOLUCIONES IMPUGNADAS:

Se fundamentan básicamente en los considerandos transcritos seguidamente en lo pertinente junto con la respectiva parte propiamente resolutoria del último de los actos impugnados.

1. - Resolución No. 35971 del 31 de diciembre de 1993

   “PRIMERO.- Que el literal e) del artículo 73 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, establece como causal de irregistrabilidad, ‘el que la marca solicitada sea similar hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro’.

   (...)

   TERCERO.- Que el estudio de confundibilidad en el caso que nos ocupa, implica comparar la marca que se pretende registrar y la anteriormente registrada. En opinión de este despacho, existen las semejanzas que esgrime el opositor, de tal manera que de coexistir en el mercado, induciría al público a error, particularmente si se considera que (se) entendería que los productos EBEL SPA, son de los mismos productores EBEL. En consecuencia, la marca objeto de la solicitud está comprendida en las causales de irregistrabilidad establecidas en el artículo 73 literales a) y e) de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

2. - Resolución No. 507 del 31 de marzo de 1995

   Textualmente expresa:

   ‘Tercer Argumento’

   La notoriedad de las marcas no es un concepto subjetivo, ni del solicitante ni del opositor, ni del sustanciador, ni mucho menos de la administración del Estado, que pueda ser manejado arbitrariamente; para establecer la notoriedad de una marca es necesario utilizar entre otros los criterios enunciados en el artículo 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, criterios que no se cumplieron para calificar a la marca EBEL como notoria.

   Expresando luego en uno de sus considerandos que:

   “Así las cosas, si alguien alega la notoriedad de una marca debe entrar a probarla en los términos establecidos por la ley; es decir, que quien alega la notoriedad está obligado a probarla, por lo que el Despacho estima que las pruebas aportadas y estudiadas conllevan a concluir que se halla debidamente demostrado el grado de difusión, publicidad y promoción, así como su uso, antigüedad y volumen de ventas, criterios mínimos y necesarios para considerarla notoria, y con tal calidad la marca rompe el principio de especialidad y territorialidad de la misma y mal podría hoy este despacho conceder el registro de la marca EBEL SPA, para cualquiera de las 42 clases existentes en la clasificación internacional. Para finalizar encontramos que hoy en día, para que una marca sea considerada como notoria no es necesario que sea ampliamente conocida en Colombia; este criterio adoptado por la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, responde a las necesidades del comercio internacional, en el sentido de evitar el indebido aprovechamiento de las prestaciones de un empresario por parte de otro, ya que si bien la marca no es conocida en Colombia -no siendo éste el presente caso-, el usurpador se puede beneficiar de un signo novedoso y bien elaborado de propiedad del legítimo titular. En consecuencia, la marca objeto de la solicitud está comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 73 literal e) de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

   “RESUELVE:

   ARTICULO PRIMERO: Confirmar la Resolución No. 35971 del 31 de diciembre de 1.993, expedida por el Jefe de la División de Signos Distintivos.

   B) LOS HECHOS:

   Expuestos por la alta jurisdicción nacional consultante, considerados por ella como los relevantes para esta interpretación, los siguientes:

1. - “La Sociedad JAFER INTERNATIONAL COSMETICS LIMITED, solicitó el 13 de abril de 1987 ante la División de Propiedad Industrial (hoy División de Signos Distintivos) de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro de la marca EBEL SPA para distinguir productos de la Clase 3a. de la Clasificación Internacional de Niza.

2. - “El 19 de Octubre de 1992 se solicitó ante la misma División, el traspaso de la solicitud de la marca EBEL SPA a la Sociedad EBEL INTERNATIONAL LIMITED.

3. - “Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, la Sociedad FABRIQUE EBEL S.A. con domicilio en 113, rue de la Paix, 2300 La Chaux-De Fonds, Suiza, por intermedio de apoderado, presentó demanda de oposición, contra la solicitud de la marca EBEL SPA [formulada por EBEL INTERNATIONAL LIMITED, puntualiza el Tribunal Andino] para distinguir productos de la Clase 3a. de la Clasificación Internacional de Niza, oposición que se basó en que la Sociedad FABRIQUE EBEL S.A. es titular de la marca EBEL para distinguir productos de la Clase 14a. de la Clasificación Internacional, y que las Clases 3a. y 14a. de la Clasificación Internacional eran similares y por lo tanto las marcas resultaban confundibles.”

4. - “La Sociedad EBEL INTERNATIONAL LIMITED, contestó oportunamente la oposición formulada con base en que la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio ha concedido a favor de la [misma] Sociedad EBEL INTERNATIONAL LIMITED los registros de las marcas ADRE DE EBEL clase 3ª, COSMOPOLITAN DE EBEL clase 3ª y ULTRA GIRL DE EBEL clase 3ª; además es propietaria de la marca EBEL en la clase 3ª, en MÉXICO, BOLIVIA, ECUADOR y CHILE.

5. - “La División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio mediante la Resolución núm. 35971 de 31 de diciembre de 1993 declaró fundada la oposición y negó el registro de la marca [a EBEL INTERNACIONAL LIMITED]. Contra dicha Resolución se interpuso el recurso de apelación, la cual fue confirmada mediante Resolución núm. 507 de 31 de marzo de 1995.”

   C) ESCRITO DE DEMANDA:

   Se permite resumir directamente el Tribunal los principales argumentos expuestos por la demandante EBEL INTERNATIONAL LIMITED en la acción de nulidad interpuesta.

   En cuanto a la violación de normas legales, expone como norma supranacional violada, el artículo 71 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (hoy artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena), por cuanto:

   ...ya que como se demostró en las diferentes acciones, y como se desvirtuó en la respuesta a la demanda de oposición, la expresión EBEL SPA para distinguir productos de la clase 3a. de la Clasificación Internacional de Niza, sí debió ser registrada como marca, por cumplir con todos los requisitos establecidos por la ley marcaria, teniendo en cuenta además que mi representada, la Sociedad EBEL INTERNATIONAL LIMITED, es titular de múltiples marcas que llevan en su composición la expresión EBEL. y estas marcas son todas para distinguir productos de la clase 3a. de la Clasificación Internacional de Niza. Fuera de ello no se tuvo en cuenta que la marca EBEL de FABRIQUE EBEL S.A. y la marca EBEL SPA de mi representada están destinadas a distinguir productos completamente diferentes...

   .

   Al referirse a la relación de la Clase Internacional que están destinados a proteger las marcas confrontadas, expresa:

   “...mi representada tiene derecho a que se le conceda el registro, puesto que la marca EBEL SPA que ella solicita, no es idéntica y mucho menos va a producir confusión entre el público consumidor con respecto a la marca EBEL de la opositora, y teniendo en cuenta que han coexistido en el mercado durante aproximadamente diez años no sólo en Colombia sino en otros países como Chile, Perú, entre otros, en donde las marcas ‘EBEL’ están registradas para distinguir tanto productos de la clase 14a. a favor de la opositora como productos de la clase 3a. a favor de mi representada, sin que hasta el momento se conozca o se tenga conocimiento de que se haya presentado ninguna clase de confusión entre las mismas; mucho menos podemos pensar en que se presente tal confusión en...